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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1745-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647827-2016/DSD

SOLICITANTE: WILMER GENNY SACHA BASTIDAS

OPOSITORA: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de enero de 2016, Wilmer Genny Sacha Bastidas (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HELADOS YÁMBOLY y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; salsas (condimentos); hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 4 de abril de 2016, Société Des Produits Nestlé S.A. (Suiza) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es una empresa multinacional de reconocido prestigio que se dedica principalmente a la producción y venta de helados, así como también de panetones, chocolates y una gran variedad de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

- Como es de conocimiento público, su marca notoriamente conocida D'ONOFRIO tiene una amplia trayectoria e implantación de más de cien años en el mercado peruano; habiendo ganado desde sus inicios, el aprecio y reconocimiento del público consumidor.

- Dicho reconocimiento y prestigio ha quedado confirmado al haber sido considerada en el año 2014, como una de las veinte marcas más valoradas en el Perú, según el estudio realizado por la Consultora Internacional BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks.

- Durante varias décadas ha desarrollado y mantenido una activa y cuidadosa estrategia comercial y de marketing a fin de posicionarla cada vez más en el mercado nacional, utilizando para ello diversos medios de difusión.

- En el Perú, además de una constelación de marcas denominativas conformadas por la denominación D'ONOFRIO, es titular también de una gran variedad de marcas figurativas y tridimensionales registradas y asociadas a su marca D'ONOFRIO.

- La mayoría de sus marcas presentan elementos resaltantes en común, tal es el caso de la combinación de colores amarillo, azul y celeste, dicha combinación es emblemática y asociada a su marca de helados D'ONOFRIO, y como consecuencia, a su origen empresarial.

- De lo expuesto, se advierte la extraordinaria implantación y prestigio de su marca D'ONOFRIO en sus distintas presentaciones, para los mercados de helados, chocolates y panetones es indiscutible; lo cual se acreditará con los medios probatorios que obran en autos los cuales son suficientes para acreditar el grado de conocimiento, duración, amplitud y extensión geográfica de utilización y promoción de su marca D'ONOFRIO.

- Así, se debe declarar la notoriedad de la marca denominativa D'ONOFRIO y para sus versiones de sus marcas mixtas en sus distintas presentaciones, tales como: , , , y .

- Es una de las marcas peruanas, que por tradición, antigüedad, amplitud de difusión y volúmenes de venta, más importantes de todos los tiempos.

- El signo solicitado constituye una imitación de su marca notoriamente conocida, siendo susceptible de generar problemas de confusión y/o asociación en el público consumidor; lo cual se verificará del documento "Estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yamboly".

- En efecto, el signo solicitado reproduce la misma impresión comercial distintiva y característica generada por la combinación de colores amarillo, azul y celeste, así también por el elemento ovoide que rodea a las denominaciones de los signos.

- Es evidente pues, que el signo solicitado ha sido estructurado a imagen y semejanza de su marca notoriamente conocida, inspirándose ilegalmente en ésta, lo cual viene atribuido no solo por las sospechosas e ilegales coincidencias formales y cromáticas antes señaladas, sino también por un hecho ulterior de carácter fáctico e incontrastable.

- Del mismo modo, se advertirá que el signo solicitado y su marca notoria distinguen helados. Por lo expuesto, corresponde la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

- Cabe precisar que no tiene ningún tipo de vinculación con el solicitante, ni con la empresa Helatony's S.A.C., empresa que usa la marca YAMBOLY y logotipo en el mercado.

- La vinculación entre el solicitante y la empresa Helatony's S.A.C. es evidente, siendo el caso incluso que el solicitante actuó como representante de dicha empresa en diversos contratos de licencia de uso, tal como se acredita del Expediente N° 260868- 2005.

- Se advertirá que la presente solicitud ha sido solicitada para perpetrar, facilitar y consolidar actos de confusión desleal, además de haber sido solicitada de mala fe.

- Debe aplicarse artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, debiéndose considerar la implantación de su marca notoria, el uso de la misma en el mercado en sus distintas presentaciones, y la existencia de confusión; siendo relevante como son usados los signos en conflicto (empaques de helados) en el mercado. En efecto, el solicitante viene imitando sistemáticamente los distintos elementos marcarios, empaques y de presentación comercial (trade dress) que componen a su oferta comercial.

- Se debe tener en consideración que en el presente caso se está frente a productos de consumo masivo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual es de esperar un grado de atención menor al normal de parte del público consumidor, lo cual incrementa las posibilidades de que se genere una confusión desleal en el mercado.

- Solicita la confidencialidad de los medios probatorios que obran en el anexo 2.

- Adjuntó pruebas a fin de acreditar sus afirmaciones.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso h), 137 y 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044.

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia que la Comisión determinó declaró reservada y confidencial la información adjuntada por la opositora, los cuales consisten en: i) documento denominado Valor de las Ventas de Productos D'ONOFRIO, ii) documento denominado Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D'ONOFRIO, iii) Cuatro contratos de auspicio y publicidad suscritos con empresas de publicidad y/o terceros interesados en beneficiarse del uso de la marca D'ONOFRIO y iv) Estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yamboly, por un plazo indefinido; ello de conformidad con las facultades conferidas par el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

Con fecha 4 de agosto de 2016, Wilmer Genny Sacha Bastidas contestó la oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las marcas YAMBOLY (Certificado N° 106827) y YAMBOLY y logotipo (Certificado N° 111700), que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

- Asimismo, es titular de las marcas HELADOS YAMBOLY - Helado de Fresa con Cobertura de Yogurt (Certificado N° 233911), YAMBOLY GOLD (Certificado N° 233912) y FROZENT FRUIT (Certificado N° 234683).

- Por convenir a sus intereses comerciales, celebró con la empresa Helatony's S.A.C. contratos de licencia respecto de sus marcas registradas.

- En mérito de los contratos de licencia de uso, la empresa Helatony's S.A.C. viene usando la marca YAMBOLY y su logotipo desde hace más de 10 años, en forma clara y transparente, con lo cual no existe posibilidad alguna de denunciar una supuesta mala fe.

- Si bien la opositora alegó la notoriedad de la marca D'ONOFRIO, a la fecha no existe una declaración expresa de notoriedad de dicha marca por parte de ninguna autoridad, por lo que no resulta aplicable la causal invocada por la opositora.

- Corresponde precisar que con la presente solicitud se busca registrar YÁMBOLY y no HELADOS YÁMBOLY como afirma la opositora de forma dolosa (sic).

- No existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes.

- En el supuesto negado que la Comisión considere que su marca YÁMBOLY es similar a la marca D'ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 (sic).

- La Comisión deberá tener en cuenta que la opositora no formula oposición alguna contra el registro de sus marcas, ni tampoco la forma como han sido publicitadas. De otro lado, la opositora Ie acusa de estar cometiendo actos de competencia desleal y mala fe, haciéndolo responsable de los actos de comercio (panel publicitario) realizados por Helatony's S.A.C. Sin embargo, lo que queda en evidencia es que su persona no desarrolla dicha campaña publicitaria, por lo que mal hace la opositora de sindicarlo como responsable de competencia desleal, cuando ella misma señala que es la empresa Helatony's S.A.C.

- En el presente caso, fluye con total claridad la buena fe de su persona, al haber registrado su marca YAMBOLY desde el año 2005, y haber suscrito el correspondiente contrato de licencia de uso con la empresa Helatony's S.A.C., para que los productos se encuentren plenamente identificados. Sin perjuicio de ello, y aun cuando no existe similitud entre el signo solicitado YÁMBOLY con la marca D'ONOFRIO, es importante destacar los actos de imitación de iniciativa empresarial; siendo que el derecho de imitar deviene en desleal cuando se genera riesgo de confusión con la conducta adoptada. Es decir, el límite lo constituye el no uso de elementos protegidos por derechos de exclusividad vinculados a la propiedad industrial y el no afectar la competencia de manera desleal en el mercado.

- En el presente procedimiento, se ha cumplido con respetar el derecho de Propiedad Intelectual existente desde el año 2005, al haber registrado su marca YAMBOLY; y además se ha cumplido con diferenciar su marca YAMBOLY de D'ONOFRIO.

Con fechas 25 de agosto de 2016 y 15 de noviembre de 2016, tanto Société Des Produits Nestlé S.A. como Wilmer Genny Sacha Bastidas señalaron que se encontraban en conversaciones a fin de llegar a un acuerdo y concluir el procedimiento, por lo que, solicitaron la suspensión del procedimiento.

Mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el procedimiento por el plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de notificación de la referida resolución.

Mediante Resolución N° 237-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos: i) levantó la suspensión ordenada y ii) declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.

Consideró lo siguiente:

Respecto de los registros marcarios del solicitante

- En relación a las marcas registradas mencionadas por el solicitante, las cuales se encuentran registradas a su favor, la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de las condiciones del signo solicitado y los antecedentes registrales del caso.

- Siendo así, los antecedentes registrales invocados por el solicitante no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

Aplicación del artículo 157 de la Decisión 486

- El solicitante dentro de sus argumentos señalo que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes. Asimismo, que en el supuesto negado que la Comisión considere que su signo solicitado YÁMBOLY es similar a la marca D'ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486.

- Al respecto, resulta conveniente precisar que dicha norma se encuentra referida a las limitaciones conferidas a un registro marcario, esto es, específicamente a aquellos usos que no requieren la autorización del titular de una marca; supuestos que no corresponden ser analizados en el presente procedimiento, siendo que la materia en discusión en el presente procedimiento se circunscribe al análisis de la solicitud del registro de una marca y la oposición formulada contra dicho registro.

Levantamiento de suspensión

- Habiéndose vencido el plazo por el cual se suspendió el procedimiento, corresponde levantar la suspensión.

Notoriedad alegada por la opositora

- Del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que la marca D'ONOFRIO y sus variaciones , y han sido amplia y constantemente promocionadas en nuestro país en relación a helados a través de distintos medios, tales como televisión (spots publicitarios y auspiciador de programas), radio, paneles, letreros, encartes, diversos eventos, campañas publicitarias, lo cual evidencia que la opositora ha invertido importantes sumas de dinero a fin de difundir sus productos con tales marcas o para el desarrollo de diversas estrategias publicitarias, a fin de difundir dichas marcas entre los consumidores de helados de nuestro país, y, así conseguir posicionarlas en el mercado. En tal sentido, constituyen signos ampliamente conocidos por el público consumidor del sector pertinente, debido a su amplia difusión, conocimiento, publicidad y uso constante con relación a helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde considerarlas como marcas notoriamente conocidas.

- Sin perjuicio de ello, es de precisar que los medios probatorios aportados no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento de las marcas (para helados) y (para panetones) entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto a las demás empresas competidoras; por lo que en conjunto los documentos presentados no acreditan la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria.

- si bien se han acompañado medios probatorios respecto de la marca la opositora no ha invocado la notoriedad de dicho signo, por lo que no corresponde pronunciarse en dicho extremo.

Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

- Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

Teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos bajo análisis, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, se determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

- Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La imagen y el prestigio que proyectan dichas marcas notorias son susceptibles de ser transferidos a los productos que pretende distinguir el signo solicitado. En ese sentido, se consideró que, de otorgarse el registro del signo solicitado, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notoria.

- Riesgo de dilución

En el presente caso, se advierte que las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformadas por elementos distintivos, por lo que han adquirido un carácter especial; sin embargo, dado que los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

- Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Habiéndose determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con las marcas notorias, así como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; por lo que, corresponde declarar fundada la oposición en este extremo.

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

- Si bien la opositora solicitó la aplicación del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, el análisis sobre actos de competencia desleal se realizará a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

- Se determinó razonablemente que el solicitante estuvo en la posibilidad de conocer, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, de las marcas de la opositora, es decir, era consciente de la amplitud del conocimiento de las marcas de dicha parte, por lo que al reproducir un signo sustancialmente semejante a aquellas marcas, ha pretendido aprovecharse del prestigio ganado par las marcas de la opositora en el mercado.

Consideraciones finales

- Se tuvieron a la vista las marcas DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 99241), DONOFRIO STOP! y logotipo (Certificado N° 196922), DONOFRIO MULKI y logotipo (Certificado N° 197893), FIGURATIVAS (Certificados N° 10621 y N° 10920), DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 248715), DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 171504) y DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 248239), con los cuales considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas y/o fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

- Si bien la opositora detalló una lista de diversas marcas figurativas y tridimensionales registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, las mismas no constituyen fundamento de la oposición, debido a que las mismas fueron citadas de manera informativa; siendo el caso incluso que la opositora no invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

- Si bien se ha detallado en el Informe de antecedentes que el solicitante es titular de marcas registradas que contienen en su conformación el término YAMBOLY, las mismas presentan adicionalmente elementos que en su momento permitieron su registro, lo cual no ocurre en el caso del signo materia del presente procedimiento. Ante ello, se deja a salvo el derecho de la opositora de iniciar las acciones que considere pertinente respecto de dichos registros.

Con fecha 14 de febrero de 2018, Wilmer Genny Sacha Bastidas interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- Solicita que se tenga en cuenta el antecedente registral a su favor, la marca YAMBOLY y logotipo (Certificado N°111700) registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la cual ha coexistido con las marcas base de oposición.

- Durante más de 10 años la marca YAMBOLY y logotipo y la marca D’ONOFRIO han coexistido sin que hubiera conflicto alguno entre las partes, toda vez que no existe riesgo de confusión, toda vez que la marca YAMBOLY tiene un gran carácter distintivo que le permite diferenciarse de sus competidores.

- Luego de la revisión de los medios probatorios presentados por la opositora, se puede ver claramente que no se ha cumplido con probar de manera indubitable la notoriedad de la marca D’ONOFRIO.

- No se ha acreditado el supuesto posicionamiento en el mercado de la marca de la opositora.

- El único medio probatorio que ha presentado la opositora sirve únicamente para probar que la denominación D’ONOFRIO, sin ningún logotipo, ha obtenido cierto reconocimiento por su trayectoria, no obstante, no se ha presentado medio probatorio alguno que involucre al logotipo de la marca D’ONOFRIO con el que habría una supuesta contingencia que ocasionaría la oposición al registro de su signo. (sic)

- Debe resaltar que no ha tenido acceso a todos los medios probatorios que se indican en la resolución impugnada como sustento para la declaración de notoriedad de las marcas de la opositora, por lo que no han podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa. (sic)

- En el expediente no figura un informe elaborado por el departamento de Asuntos Económicos del Indecopi, lo que determina que la Comisión no ha podido comprobar, en base a un informe técnico, la notoriedad de la marca D’ONOFRIO y sus variaciones. Así, la declaratoria de notoriedad se basa únicamente en un criterio subjetivo de la Comisión, que no ha utilizado criterios objetivos y medios probatorios contundentes para determinarla.

- No existe similitud gráfico-fonética ni semántica entre los signos analizados, en efecto, el elemento principal de los signos bajo análisis es el denominativo, en consecuencia, las similitudes gráficas existentes quedan en un segundo plano.

- El tipo de letra utilizado en los signos es diferente, la figura ovalada utilizada es disímil por los colores que las conforman, la proporción entre las letras también es diferente por el tamaño que presentan, lo cual determina que no exista riesgo de confusión entre los signos.

- En el aspecto conceptual, mientras que le signo solicitado no refiere alguno, la marca base de oposición hace clara referencia a un apellido italiano, evocando un concepto de familia, tradición y cultura europea.

- Comparte el argumento de la Comisión en el extremo que considera que los productos que identifican los signos bajo análisis se encuentran vinculados.

- Las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos determinan que no exista riesgo de confusión y puedan coexistir.

- En relación a la supuesta mala fe de su parte, a diferencia de lo indicado por la Comisión, se puede observar su buena fe ya que la marca YAMBOLY fue registrada desde el año 2005 y siguiendo esa línea de acción, se solicitó el nuevo registro en la presente solicitud, con elementos que los diferencian de los signos base de oposición, lo que no permite suponer un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

Con fecha 25 de abril de 2018, Société Des Produits Nestlé S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones , y gozan de la calidad de notoriamente conocida y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

b) Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Wilmer Genny Sacha Bastidas (Perú) es titular del registro de la marca de producto YAMBOLY y logotipo (se reivindica colores^{^[2]}), conforme al modelo, que distingue helados comestibles, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 111700, vigente desde el 18 de enero de 2006 hasta el 18 de enero de 2026.

b) Asimismo, el solicitante es titular de las siguientes marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado
	233911
	262919
YAMBOLY	264510
	233912

c) La opositora Société Des Produits Nestlé S.A. (Suiza) es titular, entre otras, de las siguientes marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado
	248715
	248239
	99241
	171504
	196922

2. Cuestiones previas:

a) Extremos apelados

i) Se acreditó la notoriedad de las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones , y .

ii) No se acreditó la notoriedad de las marcas (para helados) y (para panetones).

iii) Resulta de aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

iv) El signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta que la resolución en mención fue impugnada por el solicitante en los extremos i, iii y iv, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto, dejando firme los demás extremos que contiene.

b) En relación a los argumentos del solicitante

El solicitante señaló en su recurso de apelación que no ha tenido acceso a todos los medios probatorios que se indican en la resolución impugnada como sustento para la declaración de notoriedad de las marcas de la opositora, por lo que no ha podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Previamente, corresponde precisar que el solicitante no ha señalado cuáles documentos son aquellos que han sido analizados en la resolución impugnada y que fueron a los que no tuvo acceso. Sin perjuicio de ello, se debe señalar que, de la revisión de los medios probatorios analizados en la resolución impugnada, se advierte que son los que la opositora presentó mediante escritos de fechas 4 de abril de 2016 y 7 de junio de 2016, los mismos que fueron trasladados al solicitante mediante proveídos de fechas 31 de mayo de 2016 y 9 de junio de 2016, respectivamente.

Cabe señalar que, mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2016, a solicitud de la opositora, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró la confidencialidad de los siguientes documentos:

- Valor de las ventas de los productos D’ONOFRIO.

- Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D’ONOFRIO.

- Cuatro contratos de auspicio y publicidad.

- Estudio de Recordación y Asociación de Helados y material Pop de Yamboly.

Si bien dichos documentos no fueron trasladados al solicitante por ser de carácter confidencial, sí se le trasladó el resumen confidencial correspondiente a dichos documentos que presentó la propia opositora.

De lo expuesto, no corresponde amparar el argumento del solicitante.

Por otro lado, el solicitante también señaló que en el expediente no figura un informe elaborado por el departamento de Asuntos Económicos del Indecopi, lo que determina que la Comisión no haya podido comprobar, en base a un informe técnico, la notoriedad de la marca D’ONOFRIO y sus variaciones. Así, la declaratoria de notoriedad se basa únicamente en un criterio subjetivo de la Comisión, que no habría utilizado criterios objetivos y medios probatorios contundentes para determinarla.

Al respecto, corresponde señalar que en la norma aplicable, a fin de evaluar la notoriedad de una marca (artículo 228 de la Decisión 486), no se precisa como requisito para dicho reconocimiento de un informe técnico que sustente la notoriedad alegada. En efecto, la norma establece que se deben tener en cuenta ciertos criterios, los cuales se verifican de la evaluación y análisis de los medios probatorios presentados por la parte que solicita el reconocimiento de notoriedad.

En ese sentido, y conforme se advierte en el punto 3.4.2 de la Resolución N° 237-2018/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos tuvo a la vista todos los medios probatorios presentados por Société Des Produits Nestlé S.A., y, de una evaluación y análisis de los mismos, concluyó en ejercicio de su facultad discrecional y de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, que la notoriedad de las marcas base de oposición había quedado acreditada.

Razón por la que, la Sala considera que la Comisión de Signos Distintivos emitió dicha resolución de acuerdo a Ley.

3. Notoriedad de la marca de la opositora

3.1 Marco conceptual

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente .

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005 lo siguiente:

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009, ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano International como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio International; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

d) la protección obtenida en distintos países; y,

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003):

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el Expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”) .

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

3.3 Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005, en el extremo que señala lo siguiente:

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.” En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio International y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión International de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.

3.4 Determinación del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido en cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

3.5 Aplicación al caso concreto

3.5.1 Pruebas aportadas

Con el fin de acreditar la notoriedad de las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones , y , respecto de helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la opositora presentó las siguientes pruebas:

i) CD denominado ANEXO 1 que contiene los siguientes archivos:

ii) 23 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de chocolates identificados con la marca TRIANGULO D’ONOFRIO y logotipo.

iii) 25 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitaros de chocolates identificados con la marca TRIANGULO D’ONOFRIO y logotipo.

iv) 71 archives correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de helados, difundidos entre el año 1990 al 2016, identificados con las marcas , y , conforme se aprecia a continuación:

v) 596 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de helados identificados, entre otras marcas, con las marcas, y , difundidos entre el año 2003 al 2016, conforme se aprecia a continuación:

vi) 7 archivos correspondientes a spots radiales de helados D’ONOFRIO.

vii) 9 archivos PDF que contienen imágenes de la forma de comercialización de helados , y .

viii) 69 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de panetones y material publicitario de panetones , difundidos entre el año 2008 al 2015, conforme se aprecia a continuación:

ix) 247 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de panetones

x) CD denominado Anexo 2 (declarado confidencial) que contiene lo siguiente:

- Copia de "Contrato de locación de servicios y licencia de composiciones musicales" suscrito entre Nestlé S.A. y la empresa Audiopost S.A.C. con fecha 6 de octubre de 2014.

- Copia de "Convenio comercial publicitario" suscrito entre Nestlé Perú S.A. y La Asociación Country Club El Bosque, de fecha 18 de mayo de 2015, mediante el cual se permite la presencia comercial y publicitaria de la marca D’ONOFRIO.

- Copia de "Contrato de publicidad" suscrito entre Nestlé Perú S.A. y la empresa Cubos Publicitarios S.A.C., de fecha 4 de diciembre de 2015, con el objeto de exhibir paneles y paneletas en los que se publicite la marca D’ONOFRIO.

- Copia de "Contrato de exhibición publicitaria N° 601-15" suscrito entre Nestlé Perú S.A. y la empresa Punto Visual, de fecha 7 de diciembre de 2015.

xi) Copia de documento denominado "Valor de las Ventas brutas de productos D'ONOFRIO", en los que se detalla el total de ventas en helados, chocolates, panetones, entre otros, correspondientes a los años 2006 al 2015.

xii) Copia de documento denominado "Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D'ONOFRIO", correspondientes a los años 2005 al 2015, en los que se detalla la inversión en medios publicitarios (tv, radio, diarios y revistas).

xiii) Links y/o capturas de apantalla de páginas web, tales como:

- http://mercadonearo.pe/,

- http://elcomercio.pe/economia/

- http://www. nestle.corn. pe/

- http://www.ilmessa.qgeroip.com/

- http://katiadocument.wordpress.com/taci/lucuma/

- http://viaiesdeescritorio.blogspot.pe/

- http://laesqyinadepulpin.blogspot.pe/

- https://www.youtube.com/

- http://www.arkivperu.com

- http://topopruebas.bloflspot.pe/

- http://bellezavenezolana.net/

- http://www.iavi270270.com/

- https://www.facebook.com

- http://rpp.pe/

- http://www.nitro.pe/dakar/

- Entre otros.

De las cuales se puede apreciar lo siguiente:

xiv) Muestras físicas de afiches publicitarios, sombrilla, tacho de basura, lata de panetón, encartes publicitarios, calendario año 2016, bolsas plásticas, canguro, paquete de bolsas, libreta, stickers, polo, lapicero, llaveros, envase de cartón de bombones, conos y tapas de envases de helado, conforme se aprecia a continuación:

xv) Capturas de pantalla de Youtube en las que se aprecia publicidad realizada en los programas de televisión Amor, Amor, Amor (2009), Combate (ATV) año 2013, Reality Esto es Guerra (año 2013), la Batería (2015), conforme se aprecia a continuación:

xvi) Capturas de pantalla de las páginas web en las que se aprecia la participación en los años 2005, 2009, 2012 y 2013 en diversos eventos tales como Miss Hawaian Tropic Perú 2015, El Corso de Wong, Rock in Bembos, Dakar 2011, entre otros, tal como se aprecia a continuación:

► Captura de pantalla del año 2014, en la cual se aprecia que D’ONOFRIO fue considerada como una de las veinte marcas más valoradas en el Perú, según el estudio realizado por la Consultora Internacional BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks.

Previamente a efectuar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe tener presente que la calidad de notoria de una marca tiene que haber sido demostrada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro objeto de oposición. De ello se desprende que la notoriedad de una marca no sólo tiene que existir al momento en que la Autoridad resuelve, sino que tiene que preexistir a la fecha de solicitud de registro a la cual se opone.

En ese sentido, la solicitud de registro fue iniciada con fecha 20 de enero de 2016, por lo que la notoriedad de las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones , y deberá ser acreditada con anterioridad a dicha fecha.

Así, de la revisión de documentos presentados, se advierte lo siguiente:

► Los archivos de spots publicitarios o comerciales de televisión y spots radiales demuestran la extensa publicidad en relación a helados identificados con las marcas D’ONOFRIO, , y desde el año 1990 hasta el año 2016.

► Los archivos correspondientes a las impresiones de diseños (arte) de empaques, los PDF que contienen las imágenes de los empaques mediante los cuales se comercializan helados, las muestras físicas de los empaques de helados y el documento denominado "Valor de las Ventas brutas de productos D'ONOFRIO" acreditan la puesta a disposición en el mercado al menos durante los años 2003 al 2016 de grandes cantidades de diversos helados identificados con las marcas D’ONOFRIO, , y .

► Los contratos de licencias de composiciones musicales y de publicidad suscritos por Nestlé Perú S.A. con diversas empresas publicitarias en el Perú, reflejan en cifras la gran inversión en promocionar sus productos a fin de captar clientes y posicionar sus marcas D’ONOFRIO, , y en el país durante los años 2014 a 2015, a través la producción de comerciales, alquiler de espacios publicitarios, publicidad en paraderos, publicidad en paneles en la Panamericana Sur y en diversos distritos de la ciudad, lo cual demuestra que dichas marcas tienen presencia en el mercado nacional.

► El contrato denominado "Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D'ONOFRIO" demuestra la inversión realizada en los medios publicitarios de televisión, radio, diarios y revistas, durante los años 2005 a 2015, de la marca D’ONOFRIO, lo cual evaluado en conjunto con los spots publicitarios también presentados, permiten acreditar la gran magnitud de publicidad de las marcas D’ONOFRIO, , y .

► En el año 2014, D’ONOFRIO fue considerada como una de las veinte marcas más valoradas en el Perú, según el estudio realizado por la Consultora Internacional BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks.

► Las direcciones web precisadas por la opositora permiten demostrar que a lo largo de los años, aproximadamente desde 1897, la marca D’ONOFRIO fue una marca de familia que desde su llegada al Perú ha sido reconocida por identificar helados, chocolates y panetones, entre otros productos, y que luego en el año 1997 la opositora adquirió la marca por un valor de $80 millones de dólares. Así, fue ascendiendo el de la marca en el mercado debido a las grandes cantidades de ventas de sus productos, en su mayoría helados y panetones.

Asimismo, de los videos publicitados en Youtube se aprecia la publicidad realizada en los programas de televisión Amor, Amor, Amor (2009), Combate (ATV) año 2013, Reality Esto es Guerra (año 2013), la Batería (2015), programas televisivos difundidos a nivel nacional, lo que demuestra que la marca D’ONOFRIO y variaciones han sido ampliamente difundidas en el país.

► Las capturas de pantalla de las páginas web detalladas por la opositora demuestran la activa participación en los años 2005, 2009, 2012 y 2013 en diversos eventos tales como Miss Hawaiian Tropic Perú 2015, El Corso de Wong, Rock in Bembos, Dakar 2011, entre otros. Asimismo, con dichas participaciones se acredita que la opositora invirtió en promocionar sus productos a fin de captar clientes y posicionar su marca.

De la evaluación de los medios probatorios antes mencionados, se advierte que las pruebas presentadas acreditan de manera suficiente que las marcas D’ONOFRIO, , y han sido y continúa siendo, constantemente difundida en nuestro país a través de medios de publicidad que tienen llegada a nivel nacional lo cual queda demostrado, no sólo de publicidad en medios televisivos, sino también de la inversión realizada durante los años 2000 a 2016, lo cual ha generado que las marcas mencionadas cuenten con una amplia demanda en el mercado haciendo suponer que la misma sea ampliamente conocida en relación a helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, dada la cantidad y forma de difusión de las marcas D’ONOFRIO, , y , además del uso constante y extendido por parte de la opositora, se concluye que dicha marca es conocida por la mayoría de consumidores interesados en helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; por lo que corresponde considerarla como marcas notoriamente conocidas a favor de la referida opositora.

4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.^{^[3]} En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.[4]

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto^{^[5]}. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.^{^[6]} Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra^{^[7]}. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, de la evaluación del signo solicitado y de las marcas notorias, la Sala advierte lo siguiente:

Signo solicitado

Marcas notorias

D’ONOFRIO

a) Respecto a la marca notoria D’ONOFRIO

El signo solicitado se encuentra conformado por la denominación YÁMBOLY en grafía especial acompañada en su parte posterior por una figura ovoide, todo ello en colores azul y amarillo, mientras que la marca únicamente está conformada por la denominación D’ONOFRIO.

En ese sentido, las diferencias mencionadas determinan que el signo solicitado no constituya la reproducción, imitación o transcripción parcial o total de la marca notoria, menos aún la traducción o transliteración de ellos.

b) Respecto a las marcas notorias , y .

Al respecto, se advierte que si bien los signos difieren por la denominación que los conforman, ambos comparten la figura ovoide inclinada a la izquierda ubicada en la parte posterior de la marca, es decir atrás de la denominación, todo ello en la combinación de los colores amarillo y azul, lo cual determina que el signo solicitado constituya una imitación de las marcas notoria, al causar la misma impresión gráfica.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con las marcas notorias; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

4.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486[8]. A decir de Fernández - Novoa[9], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

4.1.1 Respecto a los productos

Teniendo en consideración los productos que se encuentran destinados a distinguir los signos bajo análisis detallados anteriormente, se advierte que coinciden en distinguir helados.

4.1.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005^{^[10]} y 156-IP-2005^{^[11]}.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa^{^[12]} señala,“…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”.

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas notorias constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el signo solicitado HELADOS YÁMBOLY y logotipo y las marcas notorias D’ONOFRIO y logotipo y D’ONOFRIO CERCA DE TI y logotipo serán relevantes tanto el aspecto denominativo por ser la forma como se solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

Signo solicitado

Marcas notorias

En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

En el signo solicitado HELADOS YÁMBOLY y logotipo resulta relevante la denominación YÁMBOLY, toda vez que el término HELADOS resulta genérico de los productos que pretende distinguir el signo

En la marca notoria D’ONOFRIO CERCA DE TI y logotipo resulta relevante la denominación D’ONOFRIO y logotipo, toda vez que la frase CERCA DE TI es publicitaria.

Realizado el examen comparativo, se advierte que entre el elemento relevante del signo solicitado HELADOS YÁMBOLY y logotipo y las marcas notorias , y :

- Fonéticamente, los signos presentan elementos denominativos diferentes lo cual determina la diferencia entre los mismos.

- Gráficamente, los signos comparten la figura ovoide en la parte posterior de la denominación que los acompaña, la misma que se encuentra inclinada hacia el lado izquierdo, todo ello en colores amarillo y azul, lo cual determina una impresión visual semejante.

4.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

Los signos bajo análisis distinguen productos idénticos y son semejantes gráficamente, lo cual determina que su coexistencia en el mercado afectará el interés general de los consumidores y podrá inducir a confusión o asociación al público consumidor.

4.2 Dilución de la marca

4.2.1 Marco conceptual y doctrinal

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina^{^[13]} ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”.

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca notoria enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia^{^[14]}.

Carlos Fernández Novoa^{^[15]} señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.^{^[16]} Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.^{^[17]}

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado^{^[18]}, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

► Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

► Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

► Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo así como su valor comercial o publicitario.

4.2.2. Aplicación al caso concreto

Teniendo en cuenta que en el presente caso el signo solicitado y las marcas notorias identifican algunos de sus productos idénticos, carece de objeto analizar el supuesto riesgo de dilución.

4.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

4.3.1. Marco conceptual y doctrinal

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo^{^[19]}.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca^{^[20]} implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor^{^[21]}.

La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene el beneficio de que su marca sea asociada con la marca notoria y con las características particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación[22] (el subrayado es nuestro).

En el presente caso, se advierte que la imagen que irradian las marcas notorias , y es la de helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial de gran calidad; así, dicha imagen y el mensaje positivo que irradian podrían ser transferidas a los productos que distingue el signo solicitado, con lo cual, se configura un aprovechamiento del prestigio obtenido por las marcas notorias.

5. Conclusión

Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado es susceptible de provocar riesgo de asociación y un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias sustento de oposición por parte de Société Des Produits Nestlé S.A. se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder al registro solicitado.

Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta que la opositora ha sustentado su oposición además en la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, corresponde a continuación determinar si resulta de aplicación al presente caso la mencionada prohibición.

6. Derecho de prelación y buena fe

6.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe^{^[23]} como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez^{^[24]} señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle^{^[25]} señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca^{^[26]} señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico^{^[27]}.

Con relación a la Propiedad Intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004^{^[28]} lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)".

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros^{^[29]}.

6.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad^{^[30]}. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se consideran que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia^{^[31]}. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil^{^[32]}.

7. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

7.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486^{^[33]}; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la Propiedad Industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

7.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero^{^[34]}. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344^{^[35]} – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado^{^[36]}, que incurre en mala fe quien -en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97^{^[37]} que:

“para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

8. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

9. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la opositora señaló que la presente solicitud ha sido presentada para perpetrar, facilitar y consolidar actos de confusión desleal, además de haber sido solicitada de mala fe.

A fin de sustentar sus argumentos, la opositora presentó, además de las pruebas detalladas en el ítem de la notoriedad, lo siguiente:

En el CD (Anexo 1):

► Carpetas denominadas "Uso Yamboly" y "Uso Donofrio y Yamboly" que contienen un video, diversas fotografías y cuadros comparativos, conforme se aprecia a continuación:

► Informe denominado "Recordación y Asociación de helados y material POP de Yamboly", en el cual se determinó que los elementos de mercadeo de los productos Yamboly son asociados a D’onofrio, tanto en Lima como en Chiclayo.

Previamente, corresponde señalar que conforme lo ha demostrado la opositora, las marcas , y han sido ampliamente difundidas en el mercado peruano en relación a helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, lo cual corrobora la declaración de notoriedad de las mismas.

De las pruebas antes detalladas, si bien se advierte el uso del signo solicitado, lo cual no es materia de análisis en el presente caso, dichas pruebas permiten corroborar que la conformación del signo solicitado (aspectos figurativos y gráficos) es asociado a las marcas de la opositora, ello debido a las similitudes que presentan ambos signos, a saber: figura ovoide inclinada a la izquierda de bordes azul y celeste, acompañada de la denominación escrita en letras de color azul y también inclinada a la izquierda. Dichas semejanzas determinan que la coincidencia en compartir los elementos figurativos y gráficos no se atribuye a la casualidad, más aún cuando la opositora ha demostrado que sus marcas notorias han sido difundidas en el mismo sector al que corresponden los productos que pretende distinguir el signo.

En efecto, por las consideraciones expuestas, la Sala determina que existen suficientes indicios que hacen razonable presumir que el solicitante tenía conocimiento con anterioridad a la presente solicitud de las marcas notorias a favor de la opositora, ya que el hecho de que los elementos relevantes figurativos y cromáticos del signo solicitado sea una reproducción en forma exacta de las marcas a favor de la opositora no puede atribuirse a la casualidad; por lo que, se determina que Wilmer Genny Sacha Bastidas tuvo un comportamiento contrario a la buena fe comercial y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal al solicitar el registro de la marca HELADOS YÁMBOLY y logotipo, para distinguir productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; salsas (condimentos); hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

10. Cuestión final

El solicitante señaló que se debe tener en cuenta el antecedente registral YAMBOLY y logotipo (Certificado N°111700) registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial a su favor, la cual ha coexistido con las marcas base de oposición.

Sobre el particular, e independientemente de los antecedentes registrales señalados por el solicitante, la Autoridad Administrativa tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de cada nueva solicitud, debiendo para ello tener en cuenta la información que obra en el expediente, la realidad del mercado al momento de la solicitud y cualquier otro aspecto que la Autoridad considere que resulte relevante al caso en concreto para efectos de realizar el referido examen.

En ese sentido, el Tribunal Andino ha señalado “...que el examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares”^{^[38]}.

Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen correspondiente que se realice al expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Reconocer la notoriedad de las marcas D’ONOFRIO, , y , para distinguir helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, a favor de Société Des Produits Nestlé S.A.

Segundo. – Declarar infundado el recurso de apelación presentado por Wilmer Genny Sacha Bastidas.

Tercero. - CONFIRMAR la Resolución Nº 237-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2018, que DENEGÓ el registro de la marca de producto HELADOS YÁMBOLY y logotipo (se reivindica colores[39]), conforme al modelo, solicitado por Wilmer Genny Sacha Bastidas.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO

Vice-Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/mr.

Voto en discordia de los señores Vocales Néstor Manuel Escobedo Ferradas y María Soledad Ferreyros Castañeda

Nuestro voto en discordia tiene por objeto sustentar que, en el presente caso, si bien se ha demostrado la notoriedad de las marcas base de oposición, no resulta de aplicación la prohibición de registro establecida en el artículo 136 h) de la Decisión 486, toda vez que:

- No existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos bajo análisis, teniendo en cuenta las diferencias fonéticas (denominaciones diferentes) y gráficas (la disposición de los elementos figurativos y cromáticos de los signos) que presentan, sumado al hecho que el solicitante ostenta la titularidad de la marca YAMBOLY y logotipo (Certificado N° 111700).

- Considerando que el signo solicitado y las marcas notorias identifican algunos de sus productos idénticos (helados) no corresponde analizar el supuesto riesgo de dilución.

- Teniendo en cuenta que el solicitante es titular de la marca YAMBOLY y logotipo (Certificado N° 111700), no existe un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias.

Asimismo, considerando las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos bajo análisis, no es posible desvirtuar la presunción de buena fe del solicitante, lo cual permite suponer que no solicitó el registro del signo con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; por lo que, no resulta de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486.

En virtud de lo expuesto, consideramos que correspondería otorgar el signo solicitado YÁMBOLY y logotipo, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Vocal

MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Vocal

[1] Se aprecian los colores azul y amarillo.

[2] Se aprecian los colores azul, amarillo, celeste y rojo.

[3]Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

[4] Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.

[5] García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

[6] Diccionario de la Lengua Española (nota 3), p. 2004.

[7] Diccionario de la Lengua Española (nota 3), p. 1330.

[8] Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

[9]Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

[10] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

[11] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de noviembre de 2005.

[12] Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

[13] En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009).

[14] Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

[15] Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.

[16] La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

[17] Monteagudo (nota 40), p. 281.

[18] En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1734 publicada el 22 de julio de 2009).

[19] De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

[20] Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

[21] Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

[22] Sentencia 26-IP-2009.

[23]La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

[24]Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

[25]Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

[26]Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.

Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

[27] Ibidem, pp. 83-84.

[28] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

[29]Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

[30] Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

[31]La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b.A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

[32]Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

[33]Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…)”.

[34]Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

[35]El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

[36]Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

[37]Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.

[38] Proceso N° 113-IP-2008, en el cual se interpretó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, adicionalmente se interpretará de oficio el artículo 134 de la mencionada Decisión.

[39] Se aprecian los colores celeste, amarillo y azul.

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PE017-j

Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 28 de agosto de 2018. Resolución Número: 1745-2018 TPI-INDECOPI