Santiago, nueve de marzo de dos mil quince.
Vistos:
En estos autos rol C-26.897-2008, seguidos ante el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de primera instancia de nueve de diciembre de dos mil once se acogió, con costas, la demanda deducida por Germán Claro Lyon en contra de Viña Casa Silva S.A., sólo en cuanto se condenó a la demandada a retirar del comercio los productos de la clase 33 cuya etiqueta tenga la expresión "Los Lingues". Se omitió pronunciamiento respecto de la demanda de indemnización de perjuicios a causa de una reserva de acciones.
Conociendo de la apelación deducida en contra de esa sentencia por el apoderado de Viña Casa Silva S.A., una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de veintisiete de mayo de dos mil catorce, la revoca en parte y decide, en cambio, eximir a la demandada del pago de las costas y rechazar la demanda de indemnización de perjuicios, confirmándola en lo demás.
En contra de esta última sentencia los abogados don Manuel Antonio Montero Matta, en representación de la demandada a fojas 751, y don Felipe Pavez Sepúlveda, por la parte demandante a fojas 772, deducen recursos de casación en el fondo, los que se ordenó traer en relación, tal como se lee a fs. 786.
Considerando:
Primero: Que el recurso de casación deducido por la parte demandante alega la infracción del artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política de la República, del artículo 584 del Código Civil en relación con la Ley N° 19.039 y la Ley N° 17.336, del artículo 173 inciso segundo en relación con el artículo 235 N° 6, ambos del Código de Procedimiento Civil, y de los artículos 19 bis D, 106 y 108 de la Ley de Propiedad Industrial.
Sostiene que el fallo de segunda instancia, cuando afirma que la existencia de los perjuicios debe probarse en este juicio y que la prueba rendida es insuficiente al efecto, prescinde de la circunstancia de que en la sentencia de primer grado se estableció como hechos acreditados: 1) que la demandante es titular de las marcas "Los Lingues" y "Hacienda Los Lingues", 2) que la seña que se intentó registrar por la demandada no fue admitida por su indudable semejanza con la del titular, siendo carente de novedad, 3) que por ello se puede inducir a error respecto de su procedencia, beneficiándose del registro y prestigio del demandante, lo que era de conocimiento de la demandada, 4) que igualmente Viña Casa Silva S.A. utilizó la marca Los Lingues sin que hubiera acreditado contar con autorización, y 5) que con ello la demandada lesionó los derechos de propiedad industrial de la actora.
Explica que la utilización de la palabra "lesión" significa que hubo un daño o perjuicio y da cuenta de su existencia, puesto que no es razonable pretender que una privación de derechos fundamentales sea inocua. Por ello puede discutirse su naturaleza y monto en la etapa de cumplimiento incidental o en un juicio diverso, ya que su existencia es indudable.
Citando los artículos 106 y 108 de la Ley de Propiedad Industrial indica que existe una relación directa de causa a efecto entre la lesión de derechos por el uso no autorizado de la marca y los perjuicios que de ello derivan, lo que acarrea la obligación de indemnizar. Alude a la doctrina "ex re ipsa" en cuanto existen ciertos perjuicios en los que la sola comisión del ilícito determina su existencia.
Manifiesta que estos errores de derecho tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que de no haberse incurrido en ellos se habría acogido la demanda en aquella parte en que se solicitaba indemnización de perjuicios, facultando la determinación del monto y naturaleza en la etapa de cumplimiento. Pide en consecuencia que se invalide la sentencia y se dicte otra de reemplazo que acoja la demanda en esa parte, con costas del recurso.
Segundo: Que el recurso de casación en el fondo impetrado por la parte demandada afirma que el artículo 19 de la Ley N° 19.039 exige que las marcas comerciales tengan capacidad de distinguir en el mercado con el fin de proteger a los consumidores, y que en relación al titular de una marca, el artículo 19 bis D inciso segundo de la citada ley establece las herramientas para impedir que un tercero haga uso de ellas, con excepción del caso en que este uso no induzca a error o confusión al consumidor. Por ello, no basta que las marcas sean idénticas o similares, se requiere la confusión. En este sentido, indica, el inciso tercero del mismo precepto contiene una presunción simplemente legal de confusión en caso que las marcas sean idénticas, que no es el de estos antecedentes, ya que el cuño utilizado por la demandada es mixto y la mención de "Los Lingues" en él es secundaria.
De lo dicho concluye que se produjo la infracción del artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial y del artículo 1698 inciso primero del Código Civil, por cuanto la presunción de la primera disposición exige que las marcas sean idénticas, que no es el caso, por lo que la aplicó siendo improcedente. Con ello, se modificó el peso de la prueba deslizándolo a la demandada, en circunstancias que la actora debía demostrar la confusión en los consumidores, la que no se acreditó. Estima transgredido también el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil porque no se ha dictado sentencia conforme con el mérito del proceso.
Agrega que se vulneró el inciso segundo del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, ya que la condición para evitar que un tercero use una marca es que ese uso pueda inducir a error o confusión. Para establecerlo se efectuó sólo un análisis gráfico, sin medir que se trata de una etiqueta que debe considerarse como un todo y que la demandada es quien tiene prestigio en el mercado de los vinos.
Afirma que estos errores de derecho tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo puesto que los sentenciadores no podían presumir la confusión, y al hacerlo alteraron el peso de la prueba, circunstancia que motivó que se acogiera la acción. Pide, finalmente, que se invalide la sentencia y se dicte otra de reemplazo en que se rechace completamente la demanda.
Tercero: Que la sentencia de segunda instancia, en cuanto confirma aquella parte que dispone el retiro del comercio de los productos de la demandada que contengan la mención "Los Lingues", señala en su basamento tercero que es un hecho no controvertido el uso de esa frase en algunas etiquetas de sus vinos, conforme explica el fallo de primer grado, compartiendo sus razones y su decisión.
En cuanto a la pretensión indemnizatoria de la parte demandante, indica en su considerando quinto que lo que permite reservar el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil es la determinación de la especie y monto de los perjuicios, lo que no significa que su establecimiento pueda hacerse en la etapa de cumplimiento y añade que la existencia debe probarse en el juicio en que se demanda, y en este caso la prueba rendida resulta insuficiente, por lo que rechazará la demanda.
A su turno, y en lo que interesa al recurso, el fallo de primer grado establece en su motivo décimo octavo los siguientes hechos: 1) que la actora es titular de la marca "Hacienda Los Lingues" y "Los Lingues", 2) que la marca intentada registrar por la demandada no fue admitida por su indudable semejanza con la de la oponente, ya que carece de novedad, 3) que por ello inevitablemente podrá inducir a error respecto de su procedencia, beneficiándose del registro y prestigio de la demandante, 4) que todo esto era de conocimiento de la demandada dados los fundamentos del rechazo de la solicitud de registro. Añade en su razonamiento décimo noveno que la marca solicitada incluía la expresión "Casa Silva", por lo que al haber sido rechazada no es posible alegar que el segmento "Los Lingues" sólo puede tener la finalidad de identificar una localidad, máxime si las señas sólo difieren en el tipo de letra, presentando uno de mayor similitud.
Finalmente deja asentado que la demandada utilizó la marca "Los Lingues" sin que esté acreditado que fue autorizada por ello por el actor, infringiendo con el artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo inciso final establece una presunción legal que no ha logrado ser desvirtuada (basamento vigésimo primero), y declara que Viña Casa Silva S.A. lesionó los derechos de propiedad industrial del actor (considerando vigésimo segundo).
Cuarto: Que de lo relacionado es posible apreciar que el recurso impetrado por la parte demandante alega que los hechos establecidos en la sentencia son suficientes para acceder a la pretensión de indemnización de perjuicios, cuya naturaleza y monto podrán discutirse en una oportunidad posterior, y que el arbitrio deducido por la demandada denuncia que no se ha acreditado uno de los presupuestos de la acción, cual es la confusión a que pueda ser inducido el público con el uso de la marca, demostración que no se exigió a la actora dada una errónea distribución de la carga de la prueba.
De lo anterior se sigue que es útil resolver en primer término el recurso impetrado por la parte demandada, desde que éste aborda los aspectos de hecho de la decisión, por lo que de ser acogido podría motivar una modificación de sus presupuestos fácticos. Una vez asentados los hechos, es posible analizar la aplicación del derecho efectuada por los sentenciadores y cuestionada por ambos recurrentes.
I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo impetrado por la parte demandada.
Quinto: Que la cuestión medular a analizar tiene relación con la distribución de la carga de la prueba a rendir en este proceso, para lo cual resulta útil acudir a la norma que se refiere a este tema, el artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, que prescribe lo siguiente: "La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimiento comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.
Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.".
Como es posible advertir, la norma presume la confusión en el caso de identidad de las marcas y de los productos, servicios o establecimientos utilizados por terceros, respecto de aquellos protegidos por el registro marcario. Ahora bien, en este caso, se tuvo por acreditado que la demandante es titular de la marca "Hacienda Los Lingues" y "Los Lingues" y la demandada reconoció el uso de la expresión "Los Lingues" en sus etiquetas de vino. En relación con las coberturas, es un hecho de la causa que la demandante tiene registrada la marca en la clase 33, que comprende precisamente las bebidas alcohólicas, dentro de las cuales se encuentran los vinos que la demandada produce.
Tales circunstancias de hecho permiten concluir que no resulta aplicable, en el caso de la especie, la presunción de confusión, desde que no existe identidad entre las marcas de autos, ya que si bien la demandada utiliza dicha expresión, lo hace dentro de una etiqueta, de manera que no se presenta la identidad requerida por la norma para hacer aplicable la presunción.
Sexto: Que, de esta manera, es posible advertir que el fallo incurre en un error de derecho al referir que la demandada no logró desvirtuar la presunción de confusión contemplada en el inciso final del artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que no le era aplicable. Sin embargo, la detección de este yerro no es bastante para acoger el recurso de casación en el fondo, puesto que carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. En efecto, el fallo de primer grado estableció en su basamento décimo cuarto, luego de apreciar la prueba documental consistente en copias de solicitudes y certificados, que la demandada pidió el registro de las marcas "Los Lingues" y "Los Lingues State" para la clase 33, solicitud que fue denegada por incurrir en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley ya citada en razón de existir el registro del actor. Luego de asentar esos hechos concluyó, en el motivo décimo octavo, que la marca intentada registrar por la demandada no fue admitida a registro, que carece de novedad, lo que "inevitablemente podrá inducir en error respecto de su procedencia." De esta forma aparece claro que, aún prescindiendo de la presunción legal de confusión a que se alude en el motivo vigésimo primero de la sentencia de primera instancia, igualmente queda asentada la premisa fáctica prevista en el inciso segundo del artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial para reconocer al demandante su derecho de impedir el uso, por parte de la demandada, de etiquetas que contengan las expresiones "Los Lingues" o "Hacienda Los Lingues", ya que se estableció la posibilidad de que esta utilización ocasione error en los consumidores.
Séptimo: Que lo anterior deja en evidencia, por otro lado, que no es efectiva la denuncia de vulneración del artículo 1698 del Código Civil. En efecto, se ha puesto de cargo de la demandante demostrar los presupuestos de su acción, y es por ello que al haber tenido por probada la posibilidad de error latamente mencionada es que la sentencia declaró la lesión de su derecho de propiedad industrial. Dicho de otro modo, si no se hubiese tenido por acreditada esa circunstancia, la demanda habría sido rechazada, soportando la parte actora la consecuencia del incumplimiento de la carga de probar.
Por otro lado, las restantes denuncias del recurso en examen carecen de relevancia. Primero, porque la alegación en torno al quebrantamiento del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, además de versar sobre una norma que no tiene el carácter de decisoria litis, parte de la base de un falso establecimiento de la confusión entre las marcas a raíz de la presunción ya mencionada, en circunstancias que ya ha quedado demostrado que igualmente persiste la determinación de una posibilidad de error en los consumidores asentada en la prueba documental, la que permite que el demandante cuente con el reconocimiento de su derecho de utilización exclusiva y excluyente de la marca a la luz de lo previsto en el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039.
Otro tanto ocurre con la invocación del artículo 19 de la misma ley en el sentido que se requiere distintividad en las marcas comerciales con el fin de proteger al consumidor, porque al haberse establecido una similitud y falta de novedad en la etiqueta utilizada por la demandada que podrá producir error, ciertamente se atiende a la misma finalidad que el recurrente pretende resguardar. En esas condiciones, se impone el rechazo del recurso de casación en el fondo en examen.
II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante.
Octavo: Que el asunto central a dilucidar en este recurso tiene relación con el establecimiento del daño alegado por la parte demandante. En este sentido, cabe recordar que la sentencia de primera instancia omitió pronunciamiento sobre los perjuicios al haberse hecho reserva de su discusión al tenor del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, mientras que el fallo de segundo grado rechaza la pretensión, por estimar que no se demostraron esos perjuicios, afirmación cuestionada por el recurrente desde que se estableció la lesión de los derechos de propiedad industrial de la actora.
Noveno: Que se hace necesario precisar, previamente, que en un procedimiento en que se reclama responsabilidad extracontractual corresponde a la parte demandante la prueba de lo siguiente: a) del hecho con sus circunstancias especiales que constituyan y caractericen el acto ilícito; b) quien es el causante directo del acto que infirió el daño; c) cuál es la persona que ya sea por su propia acción o por la de sus subordinados o por la de aquellos que estuvieren bajo su cuidado es obligada por la ley a la indemnización; d) que el acto o infracción legal punible haya causado perjuicio al actor en su propia persona o sus intereses; y e) el verdadero monto del daño. Por otro lado, es necesario que ese daño se haya causado y sea cierto.
Ha sostenido previamente esta Corte, además, que siendo el daño o perjuicio uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual invocada -y supuesto necesario y esencial de la misma- debe ser acreditado oportunamente en todos sus aspectos, esto es, naturaleza, especie y monto para que el hecho antijurídico, doloso o culpable, de origen a aquélla, o al menos la determinación de las bases que permitan su liquidación. Sin su concurrencia no puede surgir la obligación de indemnizar. La mera existencia de la conducta antijurídica y del dolo o la culpa, sin que se pruebe el daño o perjuicio causado o las bases de su determinación, carece de toda relevancia y aptitud para generar efectos civiles. Además, si en el juicio no se comprueba la existencia del daño o perjuicio o las bases para cuantificarlo, no cabe verificar la concurrencia de la relación de causalidad entre la conducta dolosa o culposa y el daño, ya que si se desconoce al menos las bases para su determinación mal puede saberse si ello está unido causalmente con el hecho doloso o culposo, lo que impide por cierto dar por establecida esta clase de responsabilidad (SCS 4325-13, de 02 de octubre de 2013).
Décimo: Que, en el caso de estos antecedentes, se hace necesario dejar asentada la premisa de que la lesión del derecho de propiedad industrial fue demandada a propósito de las prerrogativas que el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039 le reconoce al titular de un registro marcario. Esto es, se estableció el quebrantamiento del derecho de utilización exclusiva y excluyente del titular de una marca registrada a raíz del uso dado por un tercero a una etiqueta con una expresión similar a la empadronada y que puede producir error o confusión. En concordancia con ello, el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial prescribe que el titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado puede demandar, entre otros, la cesación de los actos que violen ese derecho, la adopción de medidas necesarias para evitar que la lesión prosiga, y la indemnización de los daños y perjuicios. De la disposición surge, entonces, una cuestión que resulta esencial para la decisión del asunto, cual es la imposibilidad de asimilar o identificar los conceptos de lesión del derecho de propiedad industrial con los de daños o perjuicios.
En efecto, el precepto en comento no establece que debe indemnizarse la lesión del derecho, sino que los daños y perjuicios sufridos. De esta manera, no es admisible que la parte actora pretenda la asimilación de la prueba de la lesión de su derecho de propiedad industrial con la de los perjuicios, desde que esa lesión se demuestra con el uso de una marca por parte de un tercero vulnerando la exclusividad de utilización que otorga la protección registral de la seña o denominación, uso que debe tener la aptitud de poder inducir a error o confusión; en cambio, los perjuicios se demuestran a través de la producción efectiva de tal error o confusión en los consumidores, sumada al detrimento patrimonial, de imagen o posicionamiento en el mercado que traiga consigo tal falta de certeza. Sólo así es posible adquirir certidumbre acerca del daño.
Undécimo: Que conforme con lo señalado, para poder acceder a la solicitud de indemnización de perjuicios la demandante tenía la carga de probar no sólo la lesión del derecho de propiedad industrial –que por lo demás se encuentra cumplida-, sino también la producción de un daño cierto, puesto que es éste el que debe ser reparado por el infractor de su derecho.
En esas condiciones, no se advierte error de derecho en la exigencia de los jueces de segunda instancia de prueba sobre los perjuicios, y en consecuencia tampoco lo hay en la decisión de rechazo de esta parte de la demanda por falta de prueba. En ese sentido, la ausencia de este elemento basal de la pretensión indemnizatoria por deficiencia probatoria impide considerar la eventual transgresión de los derechos sustantivos invocados por el recurrente, a saber, aquellos reconocidos en el artículo 19 numerales vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la Constitución Política de la República, en el artículo 584 del Código Civil, ni aquél consagrado en el artículo 19 bis D de la ley del ramo, no sólo porque su vulneración no fue explicada en el recurso, sino también porque la demanda fue acogida en parte, otorgando, precisamente, la protección cuya ausencia se reclama, y finalmente, ya que aquella fracción no concedida de la demanda se debió al incumplimiento de una carga procesal imputable a la actora.
De esta manera tampoco se produjo el quebrantamiento de los artículos 173 y 235 del Código de Procedimiento Civil, preceptos de orden procesal relativos a la oportunidad de producir prueba sobre la naturaleza y monto de los daños, puesto que para determinar si es procedente su aplicación en el caso sublite se hacía necesario, previamente, que se demostrara la efectividad del daño, circunstancia no verificada, según asentaron los jueces del grado.
Se impone, por ello, el rechazo del recurso de casación en estudio.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 774 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en el fondo presentados en lo principal de fs. 751 por el abogado don Manuel Antonio Montero Matta, en representación de la parte demandada, y a fojas 772 por el abogado don Felipe Pavez Sepúlveda, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de segunda instancia de veintisiete de mayo de dos mil catorce, que se lee de fs. 725 a 727.
Acordada, en cuanto al rechazo del recurso de casación en el fondo deducido por el demandante Germán Claro Lyon, con el voto en contra del Ministro Cerda, quien estuvo por acogerlo, anular el fallo y dictar uno de reemplazo que acoja la demanda en la parte que solicita indemnización de perjuicios pues, en su concepto, no resulta sostenible dar por acreditada la lesión de los derechos de propiedad industrial y, a su vez, tener por no demostrados los daños toda vez que, a su juicio, probada la apropiación de una marca que no es disponible para el mercado por contar su titular con la protección otorgada por la Ley de Propiedad Industrial, queda establecido el hecho ilícito que conlleva certeza de lesión y menoscabo.
En ese entendido, ha de tenerse por establecida la existencia de los perjuicios, del mismo modo que se tuvo por acreditada la reclamada lesión de derechos, de suerte que cobra operatividad la reserva, para una etapa posterior, de la prueba de la naturaleza y monto de aquéllos conforme con el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, aplicable tanto en caso de responsabilidad contractual como extracontractual, desde que la norma no efectúa distinción. No haber permitido, entonces, provocar tal discusión en etapa ulterior, transgrede el derecho de propiedad industrial del demandante en referencia, reconocido de manera general en el artículo 584 del Código Civil y en particular en el 19 bis D de la Ley N° 19.039, contravención que influyó sustancialmente en lo dispositivo, como quiera que negó una pretensión resarcitoria en circunstancias que debió acogerse, sin perjuicio de reservar la determinación de su naturaleza y monto para una etapa posterior, lo que amerita su invalidación.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch; y del voto, su autor.
Rol Nº 21.620-2014.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y Carlos Cerda F. No firma el Ministro Sr. Juica, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a nueve de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.