TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE: 1230/10-EPI-01-8
ACTOR: ******* ****
México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de dos mil once.- “75 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal”. - Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por las CC. Magistradas que la componen, Licenciadas MARIA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO como Instructora del juicio, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y MARÍA TERESA OLMOS JASSO, en su carácter de Presidenta de la Sala , ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio número 1230/10 -EPI-01-8, promovido por ******* ***** en los términos siguientes:
R E S U L T A N D O
1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el 24 de junio de 2010, compareció el C. ****** **** ******** ******* en representación de ******* ***., demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio MA/M/1985/*******, de fecha 16 de abril de 2010, emitida por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “A”, en la que negó el registro del signo ******* ****, tramitado en el expediente *******, por los motivos y fundamentos ahí precisados.
2°.- Por acuerdo de 28 de junio de 2010, se admitió a trámite la demanda, ordenándose que con las copias simples de la misma y de los anexos exhibidos se corriera traslado a la autoridad demandada para que compareciera a juicio a deducir sus derechos; asimismo, se requirió a la autoridad demandada para que exhibiera el expediente administrativo del cual derivó el acto impugnado.
3º.- Mediante oficio presentado el día 1° de octubre de 2010, la autoridad demandada formuló su contestación a la demanda, exhibió el expediente administrativo ******* y ofreció pruebas.
4°.- Por proveído del 13 de octubre de 2010, se tuvo por contestada la demanda y por cumplimentado el requerimiento formulado, al no existir cuestión pendiente por acordar, se otorgó a las partes derecho para formular alegatos.
5°.- Una vez transcurrido el término señalado en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción del presente juicio, por lo que se procede a emitir la resolución correspondiente, en los siguientes términos:
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- La competencia de esta Sala se acredita con la resolución impugnada, ya que se encuentra dentro del supuesto previsto en los artículos 2, fracción II, 2 bis, 14, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo, esta Sala es competente según lo previsto por el artículo 31 de la misma Ley y 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del año en curso.
SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que la actora exhibió dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por la autoridad al formular su contestación de demanda.
TERCERO. En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este órgano jurisdiccional a fin de encontrarse en posibilidad de analizar en primer término aquellos conceptos de impugnación que pudieran llevar a la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, se señala lo que medularmente argumenta la parte actora en su único concepto de impugnación.
Que la autoridad demandada aplicó de manera indebida el contenido de la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su perjuicio, al negar el registro de la marca ******* ******* *****
Que la resolución impugnada agravia los intereses de la parte que representa, pues es ilegal, ya que carece de la debida motivación que todo acto de autoridad debe contener, además de que la aplicación del precepto jurídico en que pretende fundamentarse es inexacta e incorrecta.
Que su representada solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el registro de la marca denominada ******* **** para proteger servicios de la clase ** del nomenclátor internacional, a saber, ********** ************* **************** *********** ********** * ********** .
Que la demandada emitió el 16 de julio de 2009, el oficio con número de folio 20090326738, mediante el cual comunicó a su representada que al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento que supuestamente la denominación propuesta a registro, incurría en la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que reproducía sin autorización el nombre de una obra *************** producida en 1989, por **** ***** y dirigida por **** *** llamada ******* ****, sin demostrar de ninguna forma la existencia de dicha obra ***************, o de qué modo y forma se obtuvo la información con la que sustentó el oficio en comento.
Que en la resolución contenida en el oficio con número de código de barras 20100179132 MA/M/1985/******* de fecha 16 de abril de 2010, mediante el cual se niega el registro de la marca ******* ****, la autoridad demandada consideró que dicha marca no es susceptible de concederse porque supuestamente es el nombre de una obra *************** aunado a la supuesta fama y prestigio que representa el nombre ******* ****, nuevamente sin demostrar o sustentar de forma alguna la existencia y supuesto prestigio de tal obra.
Que no es entendible de qué manera ese Instituto llegó a la conclusión de que la marca propuesta constituía el nombre de una obra ***************, y más aún, dicho Instituto no probó dicha afirmación caprichosa, siendo este razonamiento erróneo y arbitrario ya que ese mismo Instituto ha otorgado al mismo titular de la solicitud, cuatro registros para la misma marca ******* ****, para proteger productos pertenecientes a las clases *** *** ** * **.
Que los sitios web en los que se apoyó la demandada para emitir su resolución, no están contemplados como medios idóneos de prueba por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que carece de total legalidad, basar una resolución en la información obtenida de un sitio web.
Que la demandada hace una afirmación de manera caprichosa y sin fundamento alguno, al dar por un hecho que el interés de su representada es el de obtener una ventaja comercial a través de la imagen y popularidad ganada por la referida obra, en ese sentido, suponiendo sin conceder que la citada obra *************** existiera, es inadmisible que la autoridad demandada afirme que tal obra posee popularidad sin demostrar primero la existencia de la misma, y segundo, la popularidad ganada.
Que por otro lado, en virtud de que la autoridad demandada únicamente se limitó a señalar la existencia de una obra *************** cuyo título correspondía a la marca propuesta ******* **** sin demostrar la existencia de la misma, con fecha 4 de diciembre de 2009, fue solicitada una búsqueda de antecedentes registrales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor con la finalidad de comprobar la existencia o no de algún registro de obra *************** ******* ****.
Que dicha búsqueda fue solicitada para obras **************** y además para obras literarias (libro, guión, argumento) y/o obras audiovisuales, con el fin de obtener la mayor información posible y determinar la existencia de cualquier obra cinematográfica, literaria o audiovisual con ese título.
Que con fecha 11 de diciembre de 2009, el Instituto en comento, expidió el resultado de la búsqueda solicitada, determinando que se “realizó la búsqueda exhaustiva en la base de datos del Registro, con los datos que usted señaló en su solicitud (RPDA-11), no encontrándose antecedentes de obra cuyo título fuese ******* HIGH.
Que dentro del trámite de registro se probó que la obra en comento, no existía, por lo cual, la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, no se actualizaba y procedía el registro de la marca de interés.
Que las responsables, por un lado niegan el registro de marca con base en la existencia de una obra y, no obstante que la autoridad facultada por ley para llevar a cabo el Registro de dichas obras, señala que tal derecho no existe, razona ilegalmente desacreditando de un plumazo las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, usándolas como propias y finalizando con el argumento de “… son figuras jurídicas distintas”.
Que con fecha 19 de junio de 2009, se solicitó a las responsables el registro de la misma marca ******* ****, en las clases *** ** * **; una vez que el referido Instituto realizó el examen de forma de las tres solicitudes de marca, de donde se giraron tres oficios, uno por cada solicitud, manifestando que al realizarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento que la denominación propuesta a registro incurría en la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que reproducía sin autorización el nombre de una obra *************** producida en el año de 1989 por **** ***** y dirigida por **** ***, llamada ******* ****, mismo oficio que fue emitido en la solicitud demarca hoy negada.
Que los tres oficios fueron contestados de la misma manera que el oficio contestado en la solicitud *******, manifestando que su representada en un afán de discernir cuales habían sido los motivos por los que ese Instituto señaló la existencia de una obra ***************, procedió a realizar una búsqueda ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para determinar la existencia de algún registro de obra literaria, cinematográfica o audiovisual bajo el título ******* **** y que del resultado obtenido se pudo comprobar que no fueron encontrados antecedentes de obra cuyo título fuese ******* ****, siendo que con fecha 23 de febrero de 2010, fueron concedidos los registros *******, ******* y *******.
En virtud de lo anterior, es inconcebible que la demandada aplique criterios completamente diferentes a casos idénticos, como el presente caso, en donde se solicitó el registro de la misma marca ******* **** en diversas clases y la autoridad demandada decidió aplicar un criterio distinto concediendo unos registros y negando otro.
Que previo al registro de las tres marcas para ******* ****, en clases *** ** * **, con fecha 22 de junio de 2009, la demandada concedió el registro de la marca ******* **** en clase ** internacional, sin señalar impedimento legal alguno por lo que, nuevamente, se demuestra la ilegalidad de la resolución impugnada.
Que en razón de lo anterior, el Instituto ha otorgado diversos registros para la marcha ******* ****, razón por la cual solicita se otorgue el mismo trato con base a los principios de equidad e igualdad que le asisten a su mandante, pues de lo contrario, se estarían contradiciendo los propios criterios adoptados por la autoridad y dejaría a su representada en total estado de indefensión al resolver casos para la misma marca en distintas clases en forma diversa.
Al respecto, la autoridad enjuiciada al momento de emitir la contestación correspondiente, señaló que la Ley de la Propiedad Industrial, es puntual al prohibir el registro como marca de aquellos signos que constituyan el título de una obra, de modo que ante la existencia de la misma, la autoridad tendrá que negar el depósito solicitado.
Que la autoridad enjuiciada, sí acreditó la existencia de la obra *************** ******* ****, pues como el mismo lo indica en su escrito de demanda, se acudió a una fuente electrónica a fin de evidenciar el hecho de que la denominación en comento, constituye el título de una obra *************** del género de ******, cuyo director es **** ***.
Que las normas permiten que la autoridad se allegue de las pruebas que estime pertinentes, a menos que exista una prohibición expresa en la misma ley, en términos de los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Que la autoridad nunca ha omitido la fundamentación o motivación legales al momento de emitir el oficio de cita de impedimento, pues en realidad, dicho acto sólo constituye una comunicación que se hace al interesado, con la finalidad de favorecer su propio trámite, ya que dicho acto se emite en términos del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el objeto de hacer de su conocimiento el impedimento legal potencial a su petición de registro y a fin de que éste implemente las acciones procedentes o haga las manifestaciones que considere pertinentes y oportunas, es decir, en ese acto no se niega el registro al solicitante, sino que solo se le advierte sobre la posible falta de viabilidad del mismo.
Que la autoridad en ningún momento pretende desconocer o transgredir las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, aunado a que si bien, el actor indica que de la búsqueda respectiva que solicitó ante el citado Instituto se advierte que no existe registro de una obra con la denominación o título ******* ****, no debe pasarse por alto que la norma que prevé el supuesto de prohibición, no exige que la obra esté registrada, ya que para la protección de una obra no se requiere de ningún registro.
En su escrito de alegatos, la parte actora en esencia hace valer las mismas manifestaciones plasmadas en su escrito de demanda, mientras tanto, la autoridad enjuiciada, solicita se tengan por reproducidos los argumentos expuestos en su escrito de contestación.
A juicio de las suscritas Magistradas, los argumentos en estudio resultan sustancialmente infundados y por ende insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones legales siguientes:
En primer lugar, la parte actora señala que el 16 de julio de 2009, la demandada emitió el oficio con número de folio 20090326738, mediante el cual comunicó a la solicitante que al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento que la denominación propuesta a registro incurría en la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que reproducía sin autorización el nombre de una obra *************** producida en el años 1989 por **** ***** y dirigida por **** ***, llamada ******* ****, sin demostrar de ninguna forma la existencia de dicha obra ***************, siendo que no se conocieron las razones y motivos que tuvo en consideración la demandada para concluir que la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se actualizaba en el caso concreto, dejándola en estado de indefensión.
Al respecto resulta conveniente manifestar que de la copia del oficio 20090326738 de fecha 16 de julio de 2009, que constituye un antecedente del acto impugnado y que obra en copia certificada a folios 045 del expediente administrativo del cual derivó la resolución impugnada, se advierte que la emisora, Coordinadora Departamental de Examen de Marcas B del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señaló que:
“…
Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como impedimento:
QUE LA DENOMINACION PROPUESTA A REGISTRO INCURRE EN LA PROHIBICION PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE REPRODUCE SIN AUTORIZACION EL NOMBRE DE UNA OBRA *************** PRODUCIDA EN EL AÑO 1989 POR **** ***** Y DIRIGIDA POR **** *** LLAMADA “******* ****”.
Para que de cumplimiento a lo anterior, manifieste lo que a su derecho convenga y efectúe el pago de la tarifa que por trámites y servicios se deberán cubrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (art. 29); por lo anterior se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio, para que de cumplimiento a lo solicitado, apercibido que de no contestar dentro de dicho término, se tendrá por abandonada su solicitud con base en los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.
…”
De lo que se puede advertir que la autoridad fundamenta debidamente su oficio al señalar que al practicarse el examen de fondo de la solicitud de marca, en términos de la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como impedimento que la denominación propuesta reproduce sin autorización el nombre de una obra *************** y que, con fundamento en los artículos 122 y 122 bis de la misma Ley, se le requirió para que manifestara lo que a su derecho conviniera, expresando las razones por las que consideró que la marca propuesta es el nombre de la obra *************** ******* ****, producida en 1989.
Lo anterior es así puesto que la fundamentación y motivación es debida y suficiente, siempre y cuando se advierta lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa del gobernado, así como para comunicar la decisión, al exponer los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertinencia lógica de los hechos al derecho invocado.
Robustece el criterio anterior la Jurisprudencia en materia común I.4o.A. J/43, que se invoca en atención a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, novena época, mayo de 2006, página 1531, que señala:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1º. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1º. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1º. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.
Por tanto, si en el oficio de impedimento legal de fecha 16 de julio de 2009, emitido por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas B, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se expresan los fundamentos en que se sustenta el impedimento, y se exponen argumentos mínimos, pero suficientes para explicar, justificar y posibilitar la defensa del gobernado al permitirle manifestar lo que a su derecho convenga con el mismo, es claro que dicho oficio, contrario a lo sostenido por el demandante, se encuentra debidamente fundado y motivado.
Cabe señalar que un elemento más que permite considerar a estas Juzgadoras que dicho oficio se encuentra ajustado a derecho, lo es el hecho de que la enjuiciante sí se encontró en posibilidad de dar contestación al mismo, es decir, la fundamentación y motivación esgrimidas, fueron suficientes para que la hoy actora se encontrara en aptitud de manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con el oficio de referencia, lo que se advierte de la contestación al oficio de impedimento legal, que se encuentra agregado en autos de fojas 047 a 051, en copia certificada, por tanto, es claro que el agravio hecho valer por la actora en el presente juicio resulta del todo infundado, pues en ningún momento la autoridad demandada le dejó en estado de indefensión.
En este sentido, la accionante tuvo la posibilidad de expresar en ese momento los argumentos que consideró oportunos para controvertir las consideraciones de la demandada, por lo que, se insiste, no se afectaron sus defensas, mismas que también las pudo enderezar en este juicio en contra de los fundamentos y motivos que sirvieron a la enjuiciada para negarle el registro de la marca solicitada.
Por lo tanto, resulta inconcuso que el argumento planteado por la parte actora es infundado e insuficiente para declarar la nulidad del acto de autoridad pues en nada variaría el sentido de la resolución impugnada.
Por otro lado y en cuanto al fondo del presente asunto, debe señalarse que el motivo por el que la autoridad demandada negó a la enjuiciante el registro como marca del signo ******* ****, fue porque consideró que dicho registro sería contrario a lo que establece el artículo 90, fracción XIII, de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece lo que a continuación se reproduce:
“Artículo 90.- No serán registrables como marca:
…
XIII .- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
…”
El precepto legal de cita establece que no serán registrables como marca los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que sus titulares lo autoricen expresamente.
En la especie, la parte actora pretende el registro del signo ******* **** para amparar servicios de la clase ** internacional consistentes en: “ *********; ************; ***************; *********** ********** * **********” y e n la resolución impugnada fue negado dicho registro en virtud de que la autoridad demandada consideró que dicho signo corresponde al nombre de una obra *************** del género de terror, para lo cual, invocó el contenido de la página de Internet cuya dirección electrónica es ****:**************************************?****=******
Sobre el particular, las suscritas Magistradas integrantes de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, consideran necesario imponerse del contenido de los artículos 87, 88, 89, 90, fracción XIII y 122, de la Ley de la propiedad Industrial, que establecen lo siguiente:
“ ARTÍCULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”
“ARTÍCULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”
“ARTÍCULO 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.”
(énfasis añadido)
De los preceptos transcritos se desprende, en esencia, lo siguiente:
▪ Marca es todo signo visible que distingue a productos y servicios de una misma clase o especie.
▪ Pueden constituir marca, las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
Asimismo, es menester precisar que el signo marcario es el vehículo que utilizan las empresas para capturar la clientela y dominar los mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios. Por tanto, dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son:
a) Distinción;
b) Protección;
c) Garantía de calidad; y,
d) Propaganda.
La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objetivo está destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.
La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.
La función de garantía de calidad radica, como su nombre lo indica, en la calidad del producto y esto intrínsecamente lo califica, ya que lo que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada, prescindiendo de la empresa que lo fábrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.
Finalmente, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio desconocido.
Por otra parte, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente , según lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Ahora bien, es importante señalar que para el tratadista Mauricio Jalife Daher, en su tratado COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL “…En el caso de la presente hipótesis, podemos considerar que la razón básica del derecho es la circunstancia de que la marca se encuentra íntimamente vinculada a una persona o empresa…”, “Por otro lado, en el caso de personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicará una conducta injustificada el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio lo aproveche para su beneficio...”
De lo que se puede desprender:
a) Que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a una persona.
b) Que la adopción como marca por un tercero, sin que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente puede generar lesiones a los derechos de ese titular.
c) Que representaría una ventaja comercial, y una conducta injustificada el hecho que alguien ajeno se aproveche de esa fama pública para su beneficio.
Ante tales expectativas existe el impedimento contemplado en la fracción XIII, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Ahora bien es importante señalar lo que debe entenderse por título, de lo que se desprende que el título es, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, significa:
(Del lat. titŭlus).
1. m. Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito.
2. m. Renombre o distintivo con que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.
3. m. Causa, razón, motivo o pretexto.
4. m. Documento jurídico en el que se otorga un derecho o se establece una obligación.
5. m. Testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión.
6. m. Dignidad nobiliaria, como la de conde, marqués o duque.
7. m. Persona que posee esta dignidad nobiliaria.
8. m. Cada una de las partes principales en que suelen dividirse las leyes, reglamentos, etc., o subdividirse los libros de que constan.
9. m. Documento financiero que representa deuda pública o valor comercial.
10. m. Quím. Valoración cuantitativa de una disolución.
11. m. p. us. Rótulo con que se indica el contenido o destino de algo o la dirección de un envío.
(énfasis agregado)
De donde se sigue que el título de una obra, es aquella palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra, en el caso concreto, la autoridad enjuiciada manifiesta que ******* ***** es el título de una obra *************** del género de ******.
A fin de desvirtuar la existencia de la obra en comento, la propia accionante exhibe el oficio número RPDA/SRSGCAM/OF-01806/2009 de fecha 11 de diciembre de 2009, por el que el Director del Registro Público del Derecho de Autor, señala que no se encontraron antecedentes de obra cuyo título fuese ******* ****.
Sin embargo, en términos del artículo 5° de la Ley Federal del Derecho de Autor, para el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no se requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.
Por lo tanto, si bien en el Registro Público del Derecho de Autor no existe obra artística alguna bajo el título ******* ****, no se desvirtúa por parte de la accionante, la existencia de la obra *************** a que alude la autoridad enjuiciada en el acto impugnado, ya que el hecho de que no se encuentre registrada, no la priva del goce de los derechos de propiedad intelectual que le corresponden.
En tal virtud, derivado de la página de Internet citada por la propia demandada ****:**************************************?****=***** , la cual es válidamente invocada, es que se puede determinar que dicha obra *************** sí existe en razón de que la accionante en ningún momento desvirtúa tal hecho.
En efecto, la enjuiciada invocó el contenido de dicha página de manera correcta, ya que aunque la demandante argumente que la ley reconoce como medios de prueba únicamente los contenidos en el artículo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pasa desapercibido el contenido del artículo en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier tecnología, siendo que la herramienta conocida como Internet es un medio electrónico del cual se puede obtener información específica sobre determinados temas y dicha invocación por parte de la autoridad, se advierte, forma parte de la motivación del acto que por esta vía se controvierte.
Sin que pase desapercibido el requisito de fiabilidad que debe contener dicha información, pues la información extraída de dicha página se encuentra reiterada en otras páginas de Internet, como son: ****:**************************************************** la cual, señala de manera textual:
“******* **** ** *** **** ******** ** **** *** **** **** ****** ** ******* ** *** ******* ********* ******** * **** *** *** **** ****** *** **** ***** ** ********* ****** *** **** ****** **** ***** *** **** ** ** ****** ** ***** * ** ********** ****** ***** ********** ** *********** * ** ******* * **** ****** ********** *** *** ************* *********** ****** ************** ** *** *** ****** ** ****** ** **** ** ** *** ******* ********* *** ***** ** ********* ********* * ****** ***** ** ****** **** ********** ** ** ********* ** *********** ***** **** ****** * ** ***** ******* *** ********** **** ***********…**** ****** * ********”
Mientras tanto, en el sitio web ****:*************************************_*******_**********_*******_****************, se desprende:
“** ******* ********** (******* ****)
******: **** ***
** *** * ** ****
****** ********: ******* ****
****** *********: ** ******* **********
******* ******** **** (******): *** ******* ************ *** ********** ********* ***********
********: **** ***
***: ****
****: ***
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De tal forma que en el medio, sí existe una obra *************** cuyo título es ******* ****, por lo que la propuesta a registro incurre en la hipótesis de negativa de registro prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que en dicha hipótesis no se hace mención a que la obra esté registrada o no, sino que de manera concreta refiere que no será registrable como marca el título de una obra intelectual o artística, como en el caso, sería el nombre de una obra ***************, lo que en la especie acontece.
Sin que incida lo previsto por el artículo 14, fracción V de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cuanto a que no son objeto de la protección como derecho de autor, los nombres y títulos o frases aislados, ya que el artículo 90 en su fracción XIII de la Ley de la Propiedad Industrial, es claro al señalar que no será registrada una marca el título de una obra, por lo que en el caso concreto no se controvierte si el título de la obra ******* ****, es objeto de protección de los derechos autorales, lo cual por ley no sería así; más bien, se trata de determinar si la marca propuesta ******* **** es el título de una obra intelectual a fin de verificar si es registrable en términos de ley o no.
Por lo tanto, la autoridad demandada al verificar la existencia de una obra *************** cuyo nombre lo es ******* ****, es que actuó de manera correcta al negar el registro de la marca que lleva idéntico nombre, pues incurre en la prohibición contenida en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser el título de una obra, sin que exista prueba alguna que demuestre que la persona moral solicitante de dicha marca, hubiera tenido la autorización para obtener dicho registro, del titular del derecho respectivo.
De tal modo que, no se demuestra por parte de la accionante que la afirmación de que la marca constituye el nombre de una obra ***************, haya sido una afirmación caprichosa, errónea y arbitraria, en razón de que se invocó a fin de motivar el acto en comento, la página de Internet ****:**************************************?****=****** para demostrar que existe una obra *************** con el nombre ******* ****, sin que en el presente juicio, la demandante demuestre lo contrario.
Ahora bien, la parte actora señala que la autoridad no demuestra la supuesta fama y prestigio que representa el nombre ******* ****, asimismo, el hecho de que la solicitante pretende obtener una ventaja comercial a partir de la popularidad ganada por la referida obra, al intentar registrar como marca dicha denominación.
Lo anterior, si bien resulta se fundado en cuanto a que la autoridad enjuiciada no da mayor explicación para efectuar dichas conclusiones, también lo es que dicho argumento resulta insuficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, ya que en el presente caso, el hecho de que la obra *************** tenga o no fama y prestigio, no es un requisito para que se actualice la hipótesis de negativa de registro ya que basta con que la marca pretendida sea el título de una obra intelectual o artística, a fin de negar el registro marcario, siempre y cuando no se cuente con la autorización del titular del derecho correspondiente; por lo que, si bien la demandada señaló de manera infundada que la accionante al pedir el registro de la marca ******* **** pretenda obtener una ventaja comercial a través de la imagen y popularidad ganada por la multicitada obra ***************, ello no trasciende al sentido del acto impugnado.
Por otro lado, señala la parte actora que en el colmo de la temeridad, por un lado se niega el registro de marca con base en la existencia de una obra y no obstante, que la autoridad facultada por ley para llevar a cabo el Registro de dichas obras señala que tal derecho no existe, razona ilegalmente desacreditando de un plumazo las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, usándolas como propias y finalizando con el argumento de “… son figuras jurídicas distintas”.
Sobre el particular, resulta conveniente manifestar que, contrario a lo aducido por la accionante, la marca solicitada no fue negada por la existencia de una obra ***************, sino porque se pretende registrar el nombre (o título –conforme a la definición aportada de éste último), de esa obra, esto es, porque la marca ******* **** es el título de la obra *************** ******* ****, de aquí que acertadamente, la accionante concluyó que independientemente de que exista o no ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrada una obra con el nombre ******* ****, ello no obliga a otorgar el registro marcario, ya que se debe atender a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de determinar si una marca es susceptible de registro o no.
En efecto, no se observa del acto impugnado, que se desacrediten las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, sino que, como ya se asentó supra, en términos de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Federal del Derecho de Autor, para el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no se requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna, de aquí que si bien en el Registro Público del Derecho de Autor no existe obra artística alguna bajo el título ******* ****, no priva a la obra *************** ******* ****, del goce de los derechos de propiedad intelectual que le corresponden.
Es por lo anterior, que no se considera que se desacrediten las facultades del mencionado Instituto, ya que el hecho de que exista o no registro ante dicha autoridad de la obra en comento bajo el título ******* ****, ello no repercute favorablemente en la concesión de un registro marcario, ello en razón de que las inscripciones y anotaciones hechas ante el Registro Público del Derecho de Autor, son declarativas y establecen una presunción legal de titularidad a favor de quien las hace pero no son constitutivas de derechos (conforme al artículo 59 de la Ley Federal del Derecho de Autor), mientras tanto, el otorgamiento del registro de una marca, debe efectuarse en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual sí es constitutivo de derechos exclusivos a su titular frente a los competidores, de tal manera que, el registro de una obra es diferente al registro de una marca, tal y como lo ha señalado la demandada.
La parte actora además señala que con fecha 19 de junio de 2009, su representada igualmente solicitó a las responsables el registro de la misma marca ******* ****, en clases *** ** * **, en cuyo trámite, también se giró el oficio de impedimento legal, fundado en la misma fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales, ya fueron otorgadas el 23 de febrero de 2010, asimismo señala que ya se había registrado la marca en comento para proteger productos de la clase ** internacional, por lo que la autoridad decidió aplicar un criterio distinto concediendo unos registros y negando otros. A efecto de demostrar lo anterior, exhibió copia certificada de los registros marcarios ******* ******* ****, para proteger productos de la clase **; ******* ******* ****, para amparar productos de la clase **; ******* ******* ****, para productos de la clase **, y ******* ******* ****, que protege productos de la clase **.
Al respecto, si bien se advierte que la autoridad enjuiciada otorgó dichos registros marcarios, todos bajo la denominación ******* **** a fin de proteger productos de las clases *** *** ** * ** del nomenclátor oficial, también lo es que la accionante no trae a juicio los expedientes de los cuales derivaron los registros en comento a fin de determinar cuáles fueron las razones particulares y causas específicas que dieron lugar al otorgamiento de las marcas en comento, esto es, la accionante manifiesta que son casos idénticos pero no lo demuestra en el presente juicio, ya que el examen de fondo de cada marca debe efectuarse atendiendo a las circunstancias específicas de cada solicitud, sobre los fundamentos y datos de las mismas, por lo que, el hecho de que se hubieran otorgado diversos registros bajo la denominación ******* ****, ello no incide de manera favorable en la concesión de la marca que se pretende, máxime que la denegada, incurre en la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
En este sentido, contrario a lo aducido por la actora, para las suscritas Magistradas, la determinación de la autoridad de negar el registro marcario solicitado por la enjuiciante es correcta, toda vez que ha quedado acreditado que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XIII, de la ley de la materia, al ser el título de una obra ***************, respecto del cual la interesada no acredita contar con la autorización o consentimiento expresos por parte del titular correspondiente.
Por todo lo anteriormente expuesto, toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la validez de la resolución impugnada, al subsistir la presunción de legalidad que le confieren los artículos 42, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 8º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
I.- La parte actora no acreditó su pretensión, en consecuencia;
II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, cuyas características se precisan en el Resultando Primero del presente fallo.
III.- NOTIFÍQUESE.
Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, quienes actúan con la asistencia de la C. Secretaria de Acuerdos, quien da fe.
TMC*
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, nombre del representante legal, número de expediente, denominación, clase, servicios, nombre de obra, género, director y productor, otros registros, otras clases, páginas de internet y su contenido; por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”