T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 282/2020

Fecha de sentencia: 11/06/2020

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1231/2015 Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/04/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. MaríaAngeles Bartolomé Pardo Transcrito por: RSJ Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1231/2015

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. MaríaAngeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 282/2020 Excmos.Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 11 de junio de 2020.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracciónprocesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada engrado de apelación por la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia,como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de loMercantil núm. 3 de Valencia. Es parte recurrente la entidad Club de VariedadesVegetales Protegidas, representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira ybajo la dirección letrada de Isabel Pérez-Cabrero Fernández. Es parte recurridaFederico , representado por la procuradora María Luisa Maestre Gómez (ensustitución de la procuradora Rosa María Martínez Virgili) y bajo la direcciónletrada de M.ª Concepción Kraus Frutos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primerainstancia

1.     Laprocuradora Constanza de Miguel Aliño, en nombre y representación de la entidadClub Variedades Vegetales Protegidas, interpuso demanda de juicio ordinarioante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia, contra Federico , para quedictase sentencia por la que:

"1. Que para el caso de confirmarse que el demandado, conanterioridad al 15.02.2006 y durante el llamado período de protecciónprovisional, plantó, injertó o realizó cualesquiera otros actos de explotacióncomercial no consentida sobre la variedad vegetal Nadorcott (vgr.:mantenimiento en producción, venta de frutos, etc., con arreglo a lo previstoen el art, 13.2 y 3 del Reglamento Comunitario 2100//94), se declare que eldemandado ha realizado actuaciones de infracción de las facultades quecorresponden al titular (o causahabientes) de la obtención vegetal Nadorcottdurante dicho periodo.

"2. Que en consecuencia para el caso de declararse que eldemandado ha realizado tales actuaciones dentro del periodo indicado, se lecondene al pago, en concepto de indemnización razonable por la infraccióncometida durante dicho período de 5.390 euros más IVA (6.521,9 euros).

"3. Se declare que el demandado ha realizado actuaciones deinfracción de las facultades que corresponden al titular de la obtenciónvegetal Nadorcott (plantación, mantenimiento, producción, venta de frutos,etc.) con posterioridad a la fecha de efectividad de la concesión de latitularidad de la obtención vegetal Nadorcott, es decir, a partir del 15 defebrero de! 2006 y hasta la actualidad.

"4. Que, en consecuencia, se condene al demandado, en losucesivo, a cesar en cualesquiera actos de explotación comercial de la variedadNadorcott y, en particular, a abstenerse de comercializar la fruta de lavariedad vegetal Nadorcott sin el debido consentimiento del titular de laobtención vegetal.

"5. Que, de igual forma, se condene al demandado a laeliminación o, en su caso, destrucción, de cualquier material vegetal de lavariedad Nadorcott que se encuentre en su poder, incluido el materialcosechado, atribuyendo al titular de la variedad, en caso contrario, lapropiedad del mismo.

"6. Que también, en consecuencia, se condene al demandado alpago en concepto de indemnización de daños y perjuicios materiales por lainfracción cometida tras la efectividad de la concesión de la obtenciónvegetal, de la cantidad de 130.936 euros (sin perjuicio de los beneficiosfuturos que pudiera obtener el demandado por la explotación de la plantaciónhasta la ejecución definitiva de la sentencia firme que recaiga en el presenteprocedimiento), entendida ésta como el beneficio obtenido por el Infractor conla infracción o, subsidiariamente, la cantidad de 10.700 euros más IVA(13.043,8 euros), entendida ésta como el beneficio dejado de obtener por eltitular con la infracción o, en su caso, aquella otra que, en su lugar ysiguiendo cualquiera de los dos criterios legalmente previstos, sea determinadaen el seno del presente proceso a la vista de la prueba practicada en el mismo.

"7. Que se condene al demandado a publicar el encabezamientoy fallo de la sentencia, a su costa, en un diario de ámbito nacional, en unarevista especializada del sector de ámbito nacional, así como en el BoletínOficial de la Oficina de Variedades Vegetales.

"8. Se condene al demandado al pago de las costasprocesales".

2.     Elprocurador Sergio Ortiz Segarra (posteriormente sustituido por la procuradoraMontserrat de NaldaMartínez), en representación de Federico , contestó a lademanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"se desestime la demandaformulada por la actora con expresa imposición de las costas a la misma".

3.     ElJuzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia dictó sentencia con fecha 3 deseptiembre de 2014, con lasiguiente parte dispositiva:

"Fallo: Que estimando la excepción de prescripción alegadapor la Procuradora de los Tribunales, Dª Montserrat de Nalda Martínez, ennombre y representación de D. Federico , debo absolver y absuelvo al demandadode las pretensiones de la parte actora.

"Igualmente, se desestiman el resto de las pretensionescontenidas en el petitum de la demanda.

"Se imponen las costas a la parte demandante".

SEGUNDO. Tramitación en segundainstancia

1.     Lasentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representaciónla entidad Club deVariedades Vegetales Protegidas.

2.     Laresolución de este recurso correspondió a la Sección 9.ª de la AudienciaProvincial de Valencia, que dictósentencia con fecha 26 de febrero de 2015, conla siguiente parte dispositiva:

"Fallo: Estimamos parcialmente el recurso de apelaciónpromovido por la representación de Club de Variedades Vegetales Protegidascontra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia de 3 deseptiembre de 2014, que revocamos en el sentido de desestimar la excepción deprescripción, y con estimación de la excepción de falta de acción frente a Don Federico, desestimamos la demanda contra él formulada por la representación actora, conimposición a esta de las costas procesales de la instancia.

"Respecto de las costas de la alzada, cada parte soportarálas causadas por su actuación y las comunes por mitad. Se acuerda, asimismo seproceda a la restitución a la recurrente del importe del depósito constituidopara recurrir en apelación".

TERCERO. Interposición y tramitación delrecurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación

1.     Laprocuradora Constanza de Miguel Aliño, en representación de Club de VariedadesVegetales Protegidas, interpuso recurso extraordinario por infracción procesaly recurso de casación ante la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial deValencia.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesalfueron:

"1º) Se denuncia infracción del art. 218 LEC relativo a lacongruencia. Así como el art. 465.5 LEC que tipifica los principios tantumdevolutum quantum apellatum y de la prohibición de la reformatio in peius.

"2º) Se denuncia vulneración del art. 24.1 en relación con elart. 465.5 LEC que tipifica los principios tantum devolutum quantum apellatum yde la prohibición de la reformatio in peius al incurrir la sentencia en unaviolación del derecho a la tutela judicial efectiva.

"3º) Vulneración del art. 24.1 CE al incurrir la sentencia enerror manifiesto sobre la valoración de la prueba.

"4º) Se alega infracción de las normas procesales reguladorasde la sentencia al vulnerar la resolución recurrida las normas reguladoras dela carga de la prueba contenidas en los arts. 1, 3 y 7 del art. 217 LEC".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del art. 85 del Código de Comercio enrelación con el art. 464 del Código Civil, así como de la jurisprudencia deesta sala sentada en las Sentencias 969/2006, de 5 de octubre, 362/1992, de 15de abril, y 138/1998, de 20 de febrero: la aplicación indebida que efectúa lasentencia de la prescripción a favor del demandado del derecho a continuarexplotando la obtención vegetal Nadorcott sin contar con la preceptivaautorización es contraria a los arts. 13, 15, 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94(...) relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a ladoctrina jurisprudencial sentada por esta sala.

"2º) Infracción del art. 85 del Código de Comercio enrelación con el art. 464 del Código Civil, así como de la jurisprudencia deesta sala sentada en las sentencias de 19 de diciembre de 1966, 15 de febrerode 1990 y 25 de febrero de 1992".

2.     Pordiligencia de ordenación de 2 de abril de 2015, la Audiencia Provincial deValencia (Sección 9.ª) tuvopor interpuestos el recurso extraordinario porinfracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir lasactuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de laspartes para comparecer por término de treinta días.

3.     Recibidaslas actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Clubde VariedadesVegetales Protegidas, representada por el procurador RamónRodríguez Nogueira; y como parte recurrida Federico , representado por laprocuradora María Luisa Maestre Gómez (en sustitución de la procuradora RosaMaría Martínez Virgili).

4.     Estasala dictó auto de fecha 26 de abril de 2016, con la siguiente partedispositiva:

"Admitir los recursos de casación y extraordinario porinfracción procesal interpuestos por la representación procesal de la entidadClub de Variedades Vegetales Protegidas, contra la sentencia dictada por laAudiencia Provincial de Valencia (Sección Novena), en fecha 2 de abril de 2015(sic), en el rollo de apelación n.° 924/2014 dimanante de los autos de juicioordinario n° 381/2013, del Juzgado de lo Mercantil n.° 3 de Valencia".

5.     Dadotraslado, la representación procesal de Federico , presentó escrito deoposición a los recursosformulados de contrario.

6.     Alno solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señalópara votación y fallo el día16 de noviembre de 2017. En la deliberación seacuerda dar traslado a las partes para formular alegaciones respecto laposibilidad de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de laUnión Europea, con suspensión de la votación y fallo señalada.

7.     Lasrespectivas representaciones procesales de la entidad Club de VariedadesVegetales Protegidas yFederico , presentaron escritos de alegaciones en elplazo concedido por la providencia de 16 de noviembre de 2017.

8.     Porauto de fecha 6 de marzo de 2018 se plantea cuestión prejudicial ante elTribunal de Justicia de la UniónEuropea, que fue resuelta por sentencia defecha 19 de diciembre de 2019.

9.     Pordiligencia de ordenación de 20 de enero de 2020, se da traslado a las partespara formular alegacionesde la sentencia del TJUE, que resuelve la cuestiónprejudicial mencionada.

10.  Evacuado elanterior trámite, por providencia de fecha 10 de marzo de 2020 se señalavotación y fallo el día15 de abril de 2020, en que ha tenido lugar a través delsistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia. La firmade la sentencia se ha demorado debido a los efectos del RD 463/2020, de 14 demarzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de lasituación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.     Parala resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechosrelevantes acreditados en la instancia.

Nadorcott Protection S.A.R.L. es titular de una variedad vegetaldenominada Nadorcott. Carpa Dorada, S.A., licenciataria en exclusiva de losderechos sobre esta variedad vegetal, encomendó a la demandante, Club deVariedades Vegetales Protegidas, el ejercicio de las acciones basadas en lainfracción de esos derechos contra el demandado, Federico .

Nadorcott Protection S.A.R.L. había solicitado la concesión deesta variedad vegetal el día 22 de agosto de 1995, ante la Oficina Comunitariade Variedades Vegetales. La solicitud fue publicada en el boletín oficial de laoficina el día 22 de febrero de 1996.

La Oficina Comunitaria otorgó la concesión el día 4 de octubre de2004, lo que fue publicado en el boletín del día 15 de diciembre de 2004. Estadecisión fue recurrida por la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas.El 11 de febrero de 2005 se anunció el recurso, que fue luego interpuesto el 14de abril de 2005. El recurso produjo efectos suspensivos sobre la concesión dela variedad, hasta que el 8 de noviembre de 2005 fue desestimado por la Sala deRecurso de la Oficina. Esta resolución fue publicada en el boletín de 15 defebrero de 2006.

La decisión fue impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia dela Comunidad Europea, sin que esta impugnación tuviera efectos suspensivossobre los derechos derivados de la concesión de la variedad vegetal. Eltribunal desestimó la impugnación mediante sentencia de 31 de enero de 2008,que fue publicada el 8 de marzo de 2008.

Federico es titular de dos parcelas en la localidad deVillamarxant, las números NUM000 y NUM001 . En la parcela NUM000 fueronplantados 998 árboles de la variedad Nadorcott, y en la parcela NUM001 hay 506árboles de esta variedad. Los plantones de la parcela NUM000 fueron plantadosen la primavera de 2006; mientras que los de la parcela NUM001 , en laprimavera de 2005. En la parcela NUM000 , se han realizado desde entonces 88reposiciones y en la parcela NUM001 , las reposiciones han sido 12.

Estos plantones habían sido adquiridos por Federico , conanterioridad a 2005, en un vivero que los comercializa en un establecimientoabierto al público, titularidad de Eurovivers Sat 117 CV.

2.     Clubde Variedades Vegetales Protegidas interpuso una demanda contra Federico ,porque había infringidolos derechos que sobre la variedad vegetal Nadorcottcorrespondían a su titular y al licenciatario, por haber plantado, injertado oexplotado comercialmente dicha variedad. En la demanda, se ejercitaban accionesbasadas en la protección provisional respecto de los actos infractoresanteriores a la concesión de la variedad (15 de febrero de 2006) y acciones deinfracción respecto de los actos posteriores. Además de la declaración deinfracción, la demandante solicitó el cese de estos actos, que incluían lacomercialización de la fruta obtenida con la plantación de esa variedad.También pidió una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por losactos infractores correspondientes al periodo de protección provisional y porlos posteriores, y la condena a la publicación de la sentencia.

3.     Eljuzgado de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimaciónactiva que había sidoobjetada por el demandado, al entender que había existidoun reconocimiento extrajudicial por parte de la demandada a Club de VariedadesVegetales Protegida. Pero estimó la excepción de prescripción de la acción, alentender que no había existido actividad probatoria que justificararazonablemente que el obtentor no hubiera podido ejercitar razonablemente suderecho en la fase de reproducción (en el vivero en el que adquirió losplantones el demandado) y que esa se hubiera realizado sin su autorización, puessólo en esos casos podría ejercitar la acción sobre el producto de la cosecha.

4.     Lasentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. LaAudiencia aprecióla improcedencia de la prescripción, pero confirma ladesestimación de la demanda porque la demandante carecía de acción frente a lademandada.

La sentencia de apelación, primero recuerda cómo debeinterpretarse el art. 96 del Reglamento CE 2100/94, en relación con laprescripción y el cómputo del plazo:

"Se reitera en esta alzada la excepción de prescripción alamparo del artículo 96 del Reglamento (CE) 2100/1994 del Consejo de laComunidad Europea de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitariade las obtenciones vegetales, en que literalmente se expresa que: El derecho aemprender las acciones contempladas en los artículos 94 y 95 prescribirátranscurridos tres años a partir de la fecha en la que se haya concedidofinalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y el titular hayatenido conocimiento del acto y de la identidad del infractor o, a falta dedicho conocimiento, transcurridos treinta años a partir de la fecha de laúltima realización del acto. Tal y como resulta del precepto el plazo de tresaños comenzará a correr desde que, en forma conjunta, se den los dospresupuestos para el ejercicio de las acciones, que son el conocimiento delacto y de la identidad del infractor y que se haya concedido finalmente laprotección".

Luego aplica esta doctrina a las circunstancias de este caso, yconcluye que la acción no estaba prescrita:

"Resulta de lo actuado que en fecha 15 de febrero de 2006 seobtuvo la concesión definitiva, el 11 de mayo de 2011 se giró la visita deinspección a las fincas del demandado, en fecha 29 de enero de 2013 se practicórequerimiento al mismo y en fecha 2 de abril siguiente se presentó la demanda,por lo que no cabe sino desestimar la excepción de prescripción por eltranscurso de tres años a que se refiere el artículo 96 del Reglamento invocadoya que no concurren los presupuestos para apreciar la prescripción. Como seindica en la resolución transcrita los requisitos exigidos por la norma debenconcurrir conjuntamente (como sostuvo la demandante en su escrito de apelación)y en el caso que se somete a nuestra consideración los dos presupuestos legalespara el inicio del cómputo del plazo no convergen al menos hasta el momento enque se giró la inspección a la finca del demandado, razón por lo que el motivode apelación debe ser acogido".

Pero, a continuación, analiza la excepción de falta delegitimación pasiva y la estima. Entiende que, como el demandado adquirió losplantones del vivero que, a los efectos del art. 85 Ccom, es un establecimientoabierto al público, resulta de aplicación el efecto previsto en dicha norma:

"Atendido el tenor de la norma, consideramos que la entidadactora carece de acción frente al demandado Federico , quien procedió -conanterioridad a 2005- a la adquisición de las plantas en un almacén o vivero, enlos términos que resultan del precepto citado y por tanto amparado en laapariencia jurídica de una adquisición legítima.

[...]

"La consecuencia de lo indicado es la carencia de acción dela actora frente al demandado, tal y como se desprende de las resoluciones delos Tribunales en interpretación de la norma (entre otras, Sentencia de laAudiencia Provincial de Córdoba 3 de octubre de 2014 Roj: SAP CO 798/2014), sinperjuicio de las acciones que pudieran corresponderle contra quien hubieracometido la infracción contemplada en el artículo 13.2 del Reglamento (puestaen venta, venta u otro tipo de comercialización), pues como declara laSentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de marzo de 2012 (Roj: SAPM 8994/2012 ) en torno a los efectos del artículo 85 del Código de Comercio:"...quedan a salvo los derechos del propietario para ejercer las accionesque pudieran corresponderle contra quien indebidamente lo hubiesevendido"".

5.    Frente a la sentencia de apelación, Club de Variedades VegetalesProtegidas formuló recurso extraordinario por infracción procesal y recurso decasación.

A la vista de ambos recursos, al tiempo de su primeradeliberación, la sala planteó cuestión prejudicial al TJUE, que resolvió porsentencia de 19 de diciembre de 2019, en el siguiente sentido:

"1) El artículo 13, apartado 2, letra a), y apartado 3, delReglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a laprotección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en elsentido de que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar susfrutos, que no son utilizables como material de propagación, exige laautorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetalesrelativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurran los requisitosestablecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento.

"2) El artículo 13, apartado 3, del Reglamento 2100/94 debeinterpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal noutilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos"mediante el empleo no autorizado de componentes" de dicha variedadvegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero hayamultiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en elperíodo comprendido entre la publicación de la solicitud de proteccióncomunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y laconcesión de dicha protección. En el caso de que, tras la concesión de esaprotección, dichos componentes de la variedad hayan sido multiplicados yvendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este últimopuede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado 2, letraa), y apartado 3, de este Reglamento en lo que respecta a tales frutos, siemprey cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer susderechos sobre esos mismos componentes de la variedad".

SEGUNDO. Recurso extraordinario porinfracción procesal

1.     Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la "vulneración de las normas reguladoras de la sentencia al infringir la sentencia el art. 218 LEC relativo a la congruencia, así como el art. 465.5 LEC que tipifica los principios tantum devolutum quantum apellatum y de la prohibición de reformatio in peius: la sentencia estima la falta de legitimación pasiva del demandado, rechazada expresamente en primera instancia, a pesar de que la sentencia del juzgado de lo mercantil no ha sido impugnada por el demandado (ni mencionado tal extremo en el escrito de oposición a la apelación) y, en consecuencia, mi mandante no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dicha excepción en el curso de la segunda instancia".

El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 4º delart. 469.1º LEC y denuncia la "vulneración del art. 24.1 CE en relacióncon el art. 465.5 LEC que tipifica los principios tantum devolutum quantumapellatum y de la prohibición de reformatio in peius: la sentenciaha colocado a mi mandante en una situación de grave indefensión al privarle deuna segunda instancia para combatir la excepción de falta de legitimaciónpasiva que ya fue resuelta favorablemente a sus intereses en primera instanciapor el juzgado de lo mercantil".

En la medida en que ambos motivos están estrechamente ligados,pues denuncian la misma infracción, aunque se funden en ordinales distintos delart. 469.1 LEC, consideramos conveniente analizarlos conjuntamente.

Procede desestimar estos dos motivos por las razones que exponemosa continuación.

2.     Desestimación de los motivos primero y segundo. Frente a las acciones ejercitadas por la demandante que se fundaban en la infracción de los derechos sobre la variedad vegetal Nadorcott y en la protección provisional de dicha variedad, la demandada, en su contestación a la demanda, además de oponer la excepción de falta de legitimación activa y de prescripción de la acción, excepcionó lo que calificaba de falta de legitimación pasiva de la demandada, al entender de aplicación el art. 85 Ccom porque los plantones habían sido adquiridos en un vivero, que es un establecimiento comercial abierto al público. Y añadió que, en su caso, el demandante debía haber dirigido la demanda frente al "viverista" de quien el demandado adquirió los plantones. En realidad esta excepción es una causa de oposición a la demanda, en cuanto que postula que la demandante carece de acción frente a la demandada y que, en todo caso, debiera dirigirse la reclamación frente a la sociedad que explota el vivero.

Si repasamos la sentencia de primera instancia, es fácil apreciarque en primer lugar analiza la excepción de la falta de legitimación activa,que desestima después de una extensa argumentación. Aunque existe una ligeramención en el fundamento jurídico segundo a la excepción de la falta delegitimación pasiva, en realidad es equívoca y no es posible extraer de ellaque la objeción fundada en la aplicación del art. 85 Ccom hubiera sidorealmente analizada y rechazada por el juez de primera instancia. De tal formaque la sentencia de primera instancia analizó y estimó la excepción deprescripción de la acción, sin que antes hubiera resuelto aquella objeción defalta de acción por aplicación del art. 85 Ccom.

En consecuencia, cuando la sentencia de apelación entiende que laprescripción había sido indebidamente apreciada en primera instancia, entra aanalizar el resto de las excepciones y causas de oposición. Es cierto que laexcepción de falta de legitimación activa ya había quedado juzgada en primerainstancia, pero no cabe decir lo mismo de lo que la demandada denominaba faltade legitimación pasiva, en relación con la falta de acción por aplicación delart. 85 Ccom. En la medida que esta objeción no había sido analizada en primerainstancia y suponía una razón o causa de oposición respecto del fondo delasunto, podía ser analizada por la Audiencia al juzgar sobre la procedencia dela demanda, sin necesidad de que la demandada lo hubiera vuelto a reiterar ensu oposición al recurso de apelación.

Por lo tanto, ni existe incongruencia, pues esta cuestión (laaplicación del art. 85 CCom para negar acción frente al demandado) formabaparte del objeto litigioso, ni tampoco cabe apreciar que la Audiencia sehubiera pronunciado sobre un punto ajeno a lo que podía ser discutido en laapelación. Estimada la impugnación de la sentencia de primera instancia porqueno debía aplicarse en este caso la prescripción de la acción, la Audienciadebía entrar a juzgar sobre la procedencia de la demanda a la vista de lasobjeciones contenidas en la contestación no resueltas en primera instancia.

3.     Formulacióndel motivo tercero. El motivo se ampara en el ordinal 4º del art.469.1 LEC, y denuncia la "vulneración del art. 24.1 LEC al incurrir lasentencia en error manifiesto sobre la valoración de la prueba: la sentenciaasume como probados hechos cuya existencia es abiertamente incompatible(literosuficiencia) con los documentos que les sirven de prueba en base arazones de todo punto ilógicas, erróneas o arbitrarias".

En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia de apelaciónextrae de tres documentos (la propuesta de pedido de 2 de agosto de 2004, elinforme pericial de la Sra. Marina y el informe pericial del Sr. Juan Carlos )la conclusión de que el demandado adquirió los mandarinos de un establecimientoabierto al público dedicado a la comercialización de plantas. Según elrecurrente, "los referidos documentos no sólo evidencian de manera patentey manifiesta que no pueden extraerse de los mismos las conclusiones quepretende la sentencia impugnada; sino que además estos documentos resultan tancontradictorios entre sí en relación con la procedencia de las plantaslitigiosas que es prácticamente imposible alcanzar de su valoración conjuntauna conclusión como la recogida en la sentencia de segunda instancia".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos acontinuación.

4.     Desestimacióndel motivo tercero. Con este motivo, el recurrente pretende quela sala vuelta a revisar, como si de una tercera instancia se tratara, lavaloración de la prueba realizada por la sentencia de apelación acerca de laprocedencia de los plantones de mandarinos plantados en las dos parcelas deldemandado, lo cual excede del ámbito de revisión que permite la Ley a travésdel recurso extraordinario por infracción procesal.

Aunque conforme a la jurisprudencia, de manera excepcional, cabríajustificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º delart. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en lavaloración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción delderecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, sentencias 326/2012, de 30de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), no cabe tachar de error patente o dearbitrariedad una interpretación de la prueba distinta a la que propone elrecurrente, aunque fuera discutible en la instancia.

5.     Formulacióndel motivo cuarto. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art.469.1 LEC, y denuncia la "infracción de las normas procesales reguladorasde la sentencia al vulnerar la resolución recurrida las normas reguladoras dela carga de la prueba contenidas en los arts. 1, 3 y 7 del art. 217 LEC: lasentencia estima la excepción de falta de legitimación pasiva del demandado apesar de que este no ha acreditado los hechos impeditivos que invoca frente alas pretensiones de mi mandante, siendo él quien soporta el onus detales hechos y correspondiéndole singularmente en vista de que le asiste lafacilidad y disponibilidad probatorios sobre los mismos".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos acontinuación.

6.     Desestimacióndel motivo cuarto. No se infringe el art. 217 LEC porque,propiamente, la Audiencia no ha aplicado las reglas de la carga de la pruebapara declarar acreditado que los plantones de mandarino plantados por eldemandado habían sido adquiridos en los viveros de titularidad de EuroviversSat 117 CV, sino que lo ha hecho a la vista de la prueba practicada, cuyavaloración ha sido cuestionada en el motivo anterior.

En este sentido, cabe recordar, como hemos hecho en otrasocasiones, que "las reglas de distribución de la carga de prueba sólo seinfringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen lasconsecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas,legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no lecorresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (sentencia 333/2012, de 18 de mayo).

TERCERO. Recurso de casación

1.     Formulacióndel motivo primero. El motivo se funda en la "infracción delart. 85 del Código de Comercio en relación con el art. 464 del Código Civil,así como de la jurisprudencia de esta sala sentada en las Sentencias 969/2006,de 5 de octubre, 362/1992, de 15 de abril, y 138/1998, de 20 de febrero: laaplicación indebida que efectúa la sentencia de la prescripción a favor deldemandado del derecho a continuar explotando la obtención vegetal Nadorcott sincontar con la preceptiva autorización es contraria a los arts. 13, 15, 94 y 95del Reglamento CE 2100/94 (...) relativo a la protección comunitaria de lasobtenciones vegetales y a la doctrina jurisprudencial asentada por estasala".

En el desarrollo del motivo se argumenta que el demandante parafundar su acción invoca un derecho de propiedad intelectual, el derivado de laobtención de una variedad vegetal en la Oficina de la Unión Europea, respectodel que no resulta de aplicación la previsión contenida en el art. 85 Ccom,pues la acción ejercitada no afecta strictu sensu a la propiedad de losejemplares físicos de esa variedad (árboles o plantones). En la demanda no seejercita una acción reivindicatoria sobre los árboles o plantones adquiridos enel vivero, sino una acción basada en los derechos de propiedad intelectual, deexclusiva, derivados de la concesión de la variedad vegetal. Esto es, lasentencia recurrida "extralimita de un modo realmente llamativo el alcancedel precepto en cuestión ( art. 85 Ccom) más allá de los confines típicos delderecho de propiedad strictu sensu". Procede desestimar el motivopor las razones que exponemos a continuación.

2.     Desestimacióndel motivo primero. Las acciones ejercitadas por la demandante sebasan en los derechos que le confiere la solicitud y el registro en la Oficinaeuropea de la variedad vegetal Nadorcott. El registro de esta variedad confierea su titular, y en su caso al licenciatario, unos derechos de exclusiva en lostérminos previstos en los arts. 13 y ss. del Reglamento (CE) 2100/94, de 27 dejulio (en adelante, RCE 2100/94). Estos derechos de exclusiva se traducen en unius prohibendi y en una serie de acciones para el caso de infracción(art. 94). Al mismo tiempo, desde la publicación de la solicitud de registrohasta su concesión, el titular o su licenciatario también tienen derecho a solicitaruna indemnización razonable a quien "haya realizado un acto que,transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la proteccióncomunitaria de obtención vegetal" (art. 95).

Estos derechos, como otros de propiedad intelectual en sentidoamplio (por ejemplo patentes o diseños registrados), son ajenos al efectoprevisto en el art. 85 Ccom.

En aras de la seguridad jurídica, el art. 85 Ccom establece, afavor del comprador, un efecto de irreivindicabilidad de los bienes adquiridosen establecimientos mercantiles (almacenes o tiendas) abiertos al público:

"La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas alpúblico causará prescripción de derecho a favor del comprador, respecto de lasmercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos delpropietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles ocriminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.

"Para los efectos de esta prescripción, se reputaránalmacenes o tiendas abiertas al público:

1.º Los que establezcan los comerciantes inscritos.

2.º Los que establezcan los comerciantes no inscritos, siempre quelos almacenes o tiendas permanezcan abiertas al público por espacio de ochodías consecutivos, o se hayan anunciado, por medio de rótulos, muestras otítulos, en el local mismo, o por avisos repartidos al público o insertos enlos diarios de la localidad".

Del mismo modo que en el ámbito de los derechos de propiedadintelectual en sentido estricto, se distingue entre el corpus mechanicum(cuerpo material) y el corpus mysticum (creación intelectual) para elcual el primero sirve de soporte material, en el caso de un plantón de unavariedad vegetal registrada en la oficina comunitaria, puede distinguirse entrela materialidad del plantón y la creación que supone la obtención de esavariedad vegetal.

De tal forma que, así como la irreivindicabilidad del art. 85 Ccomse aplica a la propiedad del corpus mechanicum y no a los derechos depropiedad intelectual que contiene, también en nuestro caso, afecta a lapropiedad de los plantones o a los árboles adquiridos en el vivero, pero noimpide que el titular de los derechos sobre la variedad vegetal pueda ejercitaresos derechos que el reconocimiento de su obtención le confiere conforme alReglamento CE 2100/94.

El alcance del ius prohibendi del obtentor y su agotamientose rigen por la propia normativa de las variedades vegetales por las que sereconoce este derecho, en nuestro caso, por el Reglamento comunitario, sin queresulten de aplicación otras formas o medios de agotamiento del derecho propiodel dominio sobre los bienes materiales.

Aunque lo argumentado hasta ahora nos debería llevar a estimar elmotivo, sin que fuera necesario entrar a analizar el motivo segundo que incidesobre lo mismo, el recurso debe ser desestimado por falta de efecto útil, yaque sobre la base de los hechos acreditados en la instancia y de acuerdo con lainterpretación del Tribunal de Justicia de la normativa aplicable, emitida alcontestar a la cuestión prejudicial planteada por esta sala, no habría habidoinfracción de los derechos de la demandante.

3.     Segúnha quedado acreditado en la instancia, el Sr. Federico tiene dos parcelas en lalocalidad deVillamarxant, las números NUM000 y NUM001 , en las que fueronplantados en primavera de 2006 y de 2005, respectivamente, 998 y 351 plantonesde la variedad Nadorcott. Más tarde en la primera parcela se realizaron 88reposiciones y en la segunda 12 reposiciones. La sentencia recurrida declaraprobado de forma explícita que todos estos plantones habían sido adquiridos deun vivero (Eurovivers Sat 117 CV) con anterioridad a 2005.

Antes de que el Sr. Federico adquiriera y plantara estosplantones, Nadorcott Protection S.A.R.L. había solicitado la concesión de laprotección de esta obtención vegetal ante la Oficina Comunitaria de VariedadesVegetales, solicitud que fue publicada el 22 de febrero de 1996. Aunque laconcesión de esta variedad es de 4 de octubre de 2004, como consecuencia delefecto suspensivo del recurso ante la Sala de Recursos de la Oficina, noadquirió eficacia hasta la publicación de la desestimación del recurso, el 15de febrero de 2006.

4.     Eltitular de una variedad vegetal protegida por la Oficina comunitaria tiene,desde el momento de sureconocimiento, una serie de acciones frente a lasinfracciones posteriores, que básicamente son de cesación y de indemnización(art. 94 RCE 2100/94).

Y, respecto de los actos anteriores a la concesión de laprotección comunitaria de la obtención vegetal, el art. 95 RCE 2100/94 confierea su titular el derecho a "exigir una indemnización razonable a la personaque, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de la solicitud de unaprotección comunitaria de obtención vegetal y su concesión, haya realizado unacto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de laprotección comunitaria de obtención vegetal".

De tal forma que se distingue entre las acciones de infracciónpropiamente dicha, frente a actos de infracción posteriores a la concesión, yla protección provisional respecto de los actos anteriores a la concesión.

5.     Enrelación con las primeras acciones, basadas en actos de infracción, posterioresa la concesión de laprotección comunitaria sobre la variedad vegetal, debemosprecisar qué actos se denuncian infractores y cuándo se habrían realizado, parajuzgar si el demandado ha incurrido en algún acto de infracción; y, en casoafirmativo, analizar qué acciones tiene el demandante.

Conforme al art. 94.1.a) RCE 2100/94, comete infracción de estosderechos la persona que "sin estar legitimada para ello realice alguna delas operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación conuna variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria deobtención vegetal".

El apartado 2 del art. 13 RCE 2100/94 exige la autorización deltitular de una protección comunitaria de obtención vegetal para realizar actosde producción o reproducción de esa variedad, acondicionamiento con vistas a supropagación, puesta en venta, venta o comercialización, exportación de la UE oimportación a la UE, o el mero almacenamiento con vistas a las anterioresactuaciones.

Sin perjuicio de la eventual extensión de responsabilidad encascada sobre el "material cosechado" (prevista en el apartado 3 deeste art. 13 del RCE 2100/94), hemos de determinar en qué medida estos actos deproducción o reproducción y, en general, comercialización, se refieren a laplantación de estos plantones que adquirió el demandado del vivero y a la posteriorcosecha obtenida de estos árboles. Esto es, juzgar si la plantación de losplantones y la posterior cosecha constituyen actos de producción o reproducciónde la variedad vegetal, a los efectos del art. 13.2 RCE 2100/94.

La STJUE de 19 de diciembre de 2019, C-176/19 (asunto Club deVariedades Vegetales), en respuesta a la cuestión prejudicial planteada poresta sala, entiende que "la plantación de esa variedad protegida y lacosecha de los frutos de los plantones de dicha variedad no pueden calificarsede "operación de producción o reproducción (multiplicación)" decomponentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letraa), del Reglamento 2100/94", siguiendo el siguiente razonamiento:

"(...) a fin de determinar si el artículo 13, apartado 2,letra a), del Reglamento 2100/94 se aplica -y de ser así con qué requisitos- ala actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que noson utilizables como material de propagación, es preciso examinar si dichaactividad puede dar lugar a la producción o a la reproducción de componentes deuna variedad o de material cosechado de la variedad protegida (25).

"A este respecto, conviene hacer constar que, habida cuentadel sentido habitual de los términos "producción" y "reproducción"empleados en dicha disposición, esta se aplica a las operaciones mediante lascuales se generan nuevos componentes de una variedad o material cosechado (26).

"Es preciso recordar además que el artículo 5, apartado 3,del Reglamento 2100/94 define el concepto de "componentes de unavariedad" indicando que se aplica a las plantas enteras o a las partes deplantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras (27).

"Pues bien, en el presente asunto, el fruto obtenido de losárboles de la variedad de que se trata en el litigio principal no es utilizablecomo material de propagación de las plantas de dicha variedad, según sedesprende del anterior apartado 20 (28).

"Por lo tanto, la plantación de esa variedad protegida y lacosecha de los frutos de los plantones de dicha variedad no pueden calificarsede "operación de producción o reproducción (multiplicación)" decomponentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letraa), del Reglamento 2100/94, sino que deben considerarse una producción dematerial cosechado que, con arreglo a dicha disposición, puesta en relación conel artículo 13, apartado 3, de este Reglamento, solo requiere la autorizacióndel titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales cuando esematerial cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado decomponentes de la variedad protegida, a menos que ese titular haya tenido unaoportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de lavariedad (29)".

Bajo estas premisas, el propio Tribunal de Justicia concluye que"el obtentor puede prohibir, no la utilización de los componentes de unavariedad con el único objeto de obtener una cosecha agrícola, sino únicamentelos actos que den lugar a una reproducción o una multiplicación de la variedadprotegida" (38); y que la actividad de plantar una variedad protegida ycosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, sóloexige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtencionesvegetales relativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurran losrequisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento(39).

6.     Deeste modo, en atención a los hechos probados en la instancia, el demandado nohabría realizado ningunade las conductas reseñadas en el apartado 2 del art. 13RCE 2100/94, pues la producción o reproducción se referiría a los plantones quehabrían sido realizados por el vivero y adquiridos antes de que generaraefectos la obtención de la variedad vegetal; y no alcanzaría ni a su plantaciónni a la recolección de la cosecha de mandarinas, que en ambos casos resultaindiferente que pudieran haberse realizado después de la publicación de laconcesión de la variedad vegetal.

La responsabilidad del demandado que plantó estos árboles por lacosecha de las mandarinas derivaría, en su caso, de la aplicación del apartado3 del art. 13 RCE 2100/94, que permite extender la protección prevista en elapartado 2 al material cosechado, siempre y cuando se cumplan dos condiciones:que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de lavariedad protegida; y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable deejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.

En cuanto al cumplimiento de estas condiciones, al contestar a latercera cuestión prejudicial planteada, la STJUE de 19 de diciembre de 2019,C-176/19 (asunto Club de Variedades Vegetales), declara que "el artículo13, apartado 3, del Reglamento 2100/94 debe interpretarse en el sentido de quelos frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagaciónno pueden considerarse obtenidos "mediante el empleo no autorizado decomponentes" de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición,cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedada un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitudde protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedadvegetal y la concesión de dicha protección".

En consecuencia, como ha quedado acreditado en la instancia quelos plantones fueron adquiridos con anterioridad a 2005, tampoco se cumplenestos requisitos que permitirían la responsabilidad en cascada por la cosechade las mandarinas.

7.     Ennuestro caso, en que no existe responsabilidad del demandado por los actos deplantación y recolecciónde las mandarinas realizadas con posterioridad a laconcesión de la obtención vegetal, conforme a lo argumentado hasta ahora,tampoco la hay por las plantaciones y recolecciones de mandarinas realizadasdurante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de lavariedad y su concesión. El presupuesto esencial para que opere la protecciónprovisional prevista en el art. 95 del Reglamento, es que el demandado"haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sidoprohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal". Enla medida en que estos mismos actos denunciados en la demanda, de plantación yrecolección de mandarinas realizados por el demandado después de la concesiónde la variedad, estaban fuera del ius prohibendi que confería alobtentor la concesión de la variedad vegetal Nadorcott, también lo estarían losrealizados antes de la concesión de la variedad respecto de la protecciónprovisional.

CUARTO. Costas

1.     Aunqueel recurso de casación es desestimado, no hacemos expresa imposición de costas,porque laobjeción formulada en el motivo primero de casación ha sido tenida encuenta, sin perjuicio de que al entrar a analizar la cuestión de fondo se hayamantenido la desestimación del recurso de apelación.

2.     Seacuerda la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición de losrecursos extraordinario porinfracción procesal y de casación, de conformidadcon la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del PoderJudicial

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que leconfiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario porinfracción procesal interpuesto por Club de Variedades Vegetales Protegidascontra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) de 26de febrero de 2015 (rollo núm. 924/2014) que conoció de la apelacióninterpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valenciade 3 de septiembre de 2014 (juicio ordinario 381/2013).

2.º Desestimar el recurso de casación interpuestopor Club de Variedades Vegetales Protegidas contra la reseñada sentencia de laAudiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) de 26 de febrero de 2015 (rollonúm. 924/2014).

3.º Imponer a Club de Variedades VegetalesProtegidas las costas generadas por el recurso extraordinario por infracciónprocesal. Y no hacer expresa condena de las costas del recurso de casación.

4.º Se acuerda la pérdida de los depósitosconstituidos para la interposición de los recursos extraordinario porinfracción procesal y de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondientecon devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en lacolección legislativa.

Así se acuerda y firma.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos dereutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidadcomercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ-