SENTENCIA
ES: APB:2019:2475
ANTECEDENTES DE HECHO:
Société des Produits Nestlé, S.A. (“Nestlé”) es titular de las
patentes de invención EP1472156 - ES2260626 (“EP 156”) y EP1808382 - ES2407963
(“EP 382”) referidas a las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ
Dolce Gusto". En concreto, cápsulas de café y otras bebidas tales como
tés, chocolates, infusiones, etc., usadas en las máquinas de preparación de
bebidas "NESCAFÉ Dolce Gusto".
La patente EP 156 lleva por título "cápsula cerrada con
medios de apertura" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para
ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de
un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.
Se solicitó el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de
patente europea nº 037294659, que reivindica la prioridad de la solicitud de
patente europea nº EP 02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002. Se
concedió el 29 de marzo de 2006, su validación en España se solicitó el 5 de
junio de 2006 y el folleto en español fue publicado el 1 de noviembre de 2006,
con el número ES 2.260.626.
La patente EP 156 contiene 27 reivindicaciones, de las cuales la 1
y la 25 son independientes, siendo las restantes dependientes directa o
indirectamente de las dos independientes.
La patente EP 382 lleva por título "cápsula cerrada con una
copa que tiene medios de abertura" y, básicamente, consiste en una cápsula
diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la
preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.
La EP 382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915
que, a su vez, es divisional de EP 156. Se solicitó el 19 de marzo de 2007. Se
concedió el 6 de marzo de 2013, su validación en España se solicitó el 13 de
mayo de 2013 y el folleto en español fue publicado el 17 de junio de 2013.
También reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP
02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002.
Esta patente tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la
primera es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de
ésta.
Fast Eurocafé, S.A. (“Fast”) ha ofrecido y comercializado en
España cápsulas controvertidas que pueden clasificarse o dividirse en dos tipos
o formatos, las "Capsulas V1" y las "Cápsulas V2" que, a su
vez, pueden subdividirse en función de la bebida que contengan, esto es café
molido o bebida soluble.
Las cápsulas de café bajo la marca "Me piachi m me
gusta" (“Me piachi”), compatibles con las máquinas de café "NESCAFÉ
Dolce Gusto" constan ofrecidas y comercializadas, como mínimo, hasta en
junio de 2015 (tipo V1) y agosto de 2015 (tipos V1 y V2).
Fast también ha importado cápsulas comercializadas bajo la marca
blanca "Bonpreu", por la cadena de supermercados BONPREU, como mínimo
hasta en octubre de 2015 (tipo V2).
Con fecha 14 de enero de 2016, Nestlé presentó demanda de juicio
ordinario contra Fast en la que ejercitó una acción de infracción de las
patentes de invención EP 156 y EP 382 que protegen la tecnología presente en
las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ Dolce Gusto".
El Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona dictó sentencia el 9
de enero de 2018, en la que estimó parcialmente la demanda y declaró: (i) que
las cápsulas comercializadas por Fast bajo la marca "Me piachi m me
gusta" y "Bonpreu", invaden el ámbito de protección de la
patente EP156 y de la patente EP382; (ii) que la fabricación, importación,
ofrecimiento, distribución y comercialización por la demandada, así como
cualquier otro acto de comercio, de las cápsulas controvertidas, infringe la
patente EP 156 y la patente EP 382; y (iii) que Fast ha realizado actos de
infracción de la patente EP 156 y de la patente EP 382 y condenó a Fast: (i) a
cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación,
uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de las cápsulas "Me
piachi m me gusta" y "Bonpreu"; (ii) a abstenerse en el futuro
de realizar cualquier acto de comercio en relación con las cápsulas "Me
piachi m me gusta" y "Bonpreu"; (iii) a retirar del tráfico
económico, todas las unidades de las cápsulas "Me piachi m me gusta"
y "Bonpreu"; (iv) al pago de una indemnización de daños y perjuicios
que deberá ser determinada en ejecución de sentencia; y (v) a la publicación de
la sentencia condenatoria. Asimismo, desestimó íntegramente la demanda
reconvencional de Fast, todo ello sin condena en costas.
Contra la anterior resolución Fast interpuso recurso de apelación
alegando incorrecta apreciación respecto del análisis
del ámbito de protección de las patentes de la actora EP156 y
EP382 y de la declaración de infracción y, asimismo, se discute la novedad y
actividad inventiva de aquellas patentes en las que la demandada basó su
demanda reconvencional.
Nestlé presentó recurso de oposición e impugnación de la sentencia
en cuanto al pronunciamiento de costas, puesto que, a pesar de la estimación
íntegra de la demanda, no se impusieron a la parte demandada alegando el juez a
quo "complejidad fáctica". Por ello, interesa la revocación de este
pronunciamiento por entender que no estamos ante un supuesto de "dudas de
hecho o de derecho" que son los únicos en los que se puede excepcionar el
principio de vencimiento objetivo que promulga el artículo 394 LEC. Fast se
opuso a la impugnación.
RESUMEN:
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza por
afirmar que el contenido o ámbito material de la patente constituye un
presupuesto previo necesario para evaluar correctamente la novedad y actividad
inventiva de las patentes, así como de la existencia de infracción.
El objeto de la interpretación es el contenido de las
reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP y art. 69.1 CPE), porque estas definen el
objeto de la invención y la extensión de la protección. El Protocolo
Interpretativo del artículo 69 CPE intenta proporcionar un poco más de
precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta
tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación
voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así
lo ha afirmado reiteradamente tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como
el Tribunal Supremo Sentencia núm. 309/2011, de 10 de mayo de 2011 (caso
olanzapina).
El tribunal afirma que las partes discuten el ámbito de protección
de las patentes de la actora EP 156 y EP 382 y procede a analizar las
características cuestionadas en el recurso: por un lado, lo que debe entenderse
por "cámara cerrada" y, por el otro, el referido a "medios de
apertura" que encontramos en las dos patentes.
Entiende el tribunal que la mención a la característica de
"cámara cerrada" la encontramos en la descripción. La cuestión que
genera dudas es la expresión "más o menos libre de oxígeno" que
contiene la descripción y si de ello podemos deducir que la cámara debe ser
estanca y libre de oxígeno para que el café no se oxide o simplemente
impermeable a la salida de la sustancia e impermeable a un líquido.
A la vista del dictamen pericial, el tribunal entiende que un
experto en la materia al leer "cámara cerrada" en la R1 de la EP 156,
junto con la descripción donde se habla de "cierre hermético" y
"atmósfera más o menos libre de oxígeno", entendería que la cámara
debe ser estanca al oxígeno para evitar que la sustancia fresca se estropee.
No puede compartir las afirmaciones del perito de Fast relativas a
que por "cámara cerrada" simplemente se entiende que impida la salida
de la sustancia y sea impermeable y, por el contrario, no estanca al oxígeno,
puesto que, de ser así, la sustancia devendría inservible y además se está
añadiendo una característica "impermeabilidad" que no aparece en la
descripción ni en las reivindicaciones. El propio perito reconoció en juicio
que si la cápsula no fuera libre de oxígeno el producto se degradaría.
Por todo lo expuesto, el tribunal desestima el motivo.
En cuanto a las características d) y e) "medios de
abertura" EP156, R1, partiendo de una interpretación de la R1 acorde con
lo dispuesto en el artículo 69 CPE el tribunal realiza las siguientes
consideraciones:
1º) En la medida que en la R1 no se definen cómo deben ser los
elementos de apertura, no podemos considerar que la "perforación o
rasgado" sean una característica esencial. Si observamos la descripción,
cuando se habla de los elementos de perforación siempre se refiere a ellos como
una preferencia de realización y se mencionan, además, en las reivindicaciones
dependientes (R4 a R9) donde se reivindican características adicionales de la
invención nunca esenciales.
2º) Por ello, partiendo de una interpretación no limitativa de la
invención, cuando en la descripción se indica "como preferencia" y se
refiere a que el medio de abertura sea un elemento de perforación, debemos
entender que dentro de las posibles realizaciones de la invención ésta sea una,
y quizás la predominante, pero no se podrían excluir realizaciones cuyos medios
de abertura no supusieran rasgado o perforado de la película de retención.
3º) Esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en sede
de medidas cautelares, en su Auto de fecha 18 de mayo de 2017, advirtiendo que la
característica del carácter perforante no estaba en el ámbito de la R1.
Por todo lo expuesto, el tribunal comparte la conclusión de la
sentencia de instancia, en el sentido que un experto en la materia que leyera
esta reivindicación y, a la luz del redactado completo de la descripción,
consideraría que los "medios de apertura" de las cápsulas no pueden
ser limitados a aquellos que son aptos para rasgar o perforar la pared de
retención además de que tal perforación o rasgado no se pueden entender como una
"característica esencial" de la patente. Por todo ello, desestima el
recurso en este extremo.
Lo expuesto respecto de los medios de apertura para la R1 de la EP
156 es extrapolable a la interpretación del elemento "medio de
apertura" de la R25 de la EP156, por lo que el recurso en este punto debe
ser desestimado también.
En cuanto al ámbito de protección de la patente EP382,
características g) y h) "medios de abertura" (R1) el tribunal
considera que en la EP382 se indica expresamente en la R1, en la característica
h), "para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la
presión en la cámara". Esta redacción deberá ser puesta en relación con la
descripción, de conformidad con el art. 60 y 69 CPE.
1º) En la descripción de la patente se insiste en que la
perforación es una preferencia de realización sin exclusión de otras.
2º) Pero es que, además acepta una interpretación amplia del
término "perforado", puesto que se podrá entender en el sentido
estricto del término, pero también como cualquier otro medio como corte o
rotura.
3º) Esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en el
Auto de 18 de mayo de 2017 en sede de medidas cautelares.
Por todo lo expuesto, desestima el recurso de apelación en este
extremo, y confirma la interpretación dada en la sentencia de instancia sobre
el ámbito de protección de la patente EP 382.
En cuanto a la nulidad de la patente EP156 por falta de novedad,
la sentencia de instancia declara la validez de las patentes EP156 y EP382.
En cuanto a la novedad, el tribunal considera que debemos partir
de la definición de estado de la técnica del artículo 54.1 CPE.
La parte demandada invocó en la instancia la nulidad de la R1 de
la patente EP156 a la vista de los documentos D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551);
D3 (ES 2085823) y D4 (ES 153070); de las reivindicaciones dependientes 2 a 24 a
partir de D1 o de D2; del procedimiento descrito en la R25 a partir del
documento D7 (ES 232747) y por los documentos D1, D2 y D3; y de las
reivindicaciones dependientes 26 y 27 a partir de D7.
En el recurso de apelación se invoca error en la valoración de la
prueba en relación con la novedad de la R1 de la patente EP156 respecto de los
cuatro antecedentes citados - D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551); D3 (ES
2085823) y D4 (ES 153070)- identificando los puntos en los que discrepa
respecto
de las conclusiones alcanzadas en la sentencia.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que ha
de proceder a comparar dichos documentos con los elementos de la reivindicación
cuestionada, de tal manera que la misma carecerá de novedad cuando dicho(s)
documento(s) anticipe(n) de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin
dudas, todos y cada uno de sus elementos.
Por lo tanto, para hacer esa valoración entre lo divulgado y lo
reivindicado hemos de partir de lo que ese el experto en la materia leyendo el
documento anticipatorio consideraría divulgado de manera clara y directa.
En cuanto a la comparación entre el antecedente D1 y la R1 de la
EP156, en primer lugar, que en la descripción de la patente EP156 se cita el
documento D1 como parte del estado de la técnica, pero tal y como indica la
sentencia, al tener una fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de
la patente EP156, pero una fecha de publicación posterior a ésta, sólo pueda
ser utilizado en ataques de novedad, pero no en ataques de actividad inventiva
(ex Art. 54.3 CPE).
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que, si
analizamos los informes aportados, observamos que se detectan suficientes
diferencias entre las invenciones para concluir que D1 no anticipa la R1 de
EP156, puesto que parte de unos elementos distintos: en D1 no podemos hablar de
cámara cerrada, puesto que hay dos cámaras comunicadas, ninguna de ellas
cerradas y aisladas de la oxidación como en el caso de la EP156.
Por ello, desestima el recurso en este punto al ser correcta la
conclusión alcanzada en la sentencia de instancia en cuanto a que D1 no
anticipa la novedad de la R1 de la EP156.
En cuanto a la comparación entre el antecedente D2 y la R1 de la
EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que las
conclusiones del perito de Nestlé sobre las diferencias existentes entre D2 y
la patente EP 156 son claras y no contradichas de adverso. Además, el propio
perito de Fast manifestó que la apertura de D2 era manual -diferencia esencial-
y en sede de medidas cautelares reconoció que no anticipaba la novedad de R1.
Ello ya es suficiente para concluir que en D2 no están anticipadas las
características de la patente. Por ello, desestima el recurso en este punto al
ser correcta la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia en cuanto a
que D2 no anticipa la novedad de la R1 de la EP156.
En cuanto a la comparación entre el antecedente D3 y la R1 de la
EP156, la sentencia afirma, respecto del tercer documento invocado para
destruir la novedad (patente ES823) que, de conformidad con el informe del
perito de Nestlé, presenta una diferencia fundamental puesto que en D3 los
medios de abertura del cartucho no están situados en el propio cartucho, como
exige la R1 de la EP 156, sino en la máquina, por lo que no anticipa las
características de la R1.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) apunta que en
las pruebas practicadas se observa claramente que D3 no anticipa la invención.
La diferencia esencial la encontramos en que en D3 la cápsula no contiene los
medios de abertura a diferencia de lo que exige la R1 de la EP156, sino que en
D3 los medios de abertura se encuentran en un colector incorporado a la máquina
de extracción y donde se introduce la cápsula o cartucho.
Por ello, a la vista del antecedente D3 observamos que el cartucho
que describe no comprende sus propios medios de abertura.
De la lectura de R1 se deduce claramente que los medios de
abertura deben de estar incorporados a la cápsula, pero además en la
descripción se indica con claridad que "uno de los principios de la
invención descansa en el hecho de que la cápsula comprende sus propios medios
de abertura activados por la elevación de la presión del fluido introducido
dentro de la cápsula en el momento de su extracción".
Por ello, procede desestimar el recurso de apelación confirmando
la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia sobre que D3 no anticipa
las características de R1.
En cuanto a la comparación entre el antecedente D4 y la R1 de la
EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que del
análisis de la prueba practicada debemos concluir, en sintonía con la
resolución de instancia, que D4 no anticipa la patente EP156, puesto que en D4
el usuario tiene que apretar un botón para que el estilete perfore, así lo han
reconocido ambos peritos.
Si hay un botón que debe ser apretado para llevar a cabo la
abertura de la cápsula no se reproduce la característica f) de la patente, pues
en la patente de Nestlé, el acoplamiento relativo que produce la abertura de la
cápsula se lleva a cabo mediante el aumento de presión del fluido, sin
necesidad de que nadie apriete un botón.
Ello lleva al tribunal a concluir que D4 no anticipa la patente EP
156, y recuerda además que los dibujos no están dentro del alcance de la
protección de la patente.
En cuanto a la novedad de la R25 de la EP156, la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comparte las conclusiones de la sentencia
de instancia. Una vez declarada la novedad de las reivindicaciones
independientes, se confirma la novedad de las dependientes a ellas, puesto que
estas incorporan las características que ha considerado novedosas respecto de
los antecedentes del estado de la técnica, por lo que no es necesario entrar en
el análisis de su novedad. En este sentido se pronuncian las Guidelines for
Examinations de la EPO (part G. Chapter VII).
En cuanto a la nulidad de la patente EP382 por falta de novedad,
en el recurso se aduce incorrecta apreciación de la novedad de la patente EP382
por la existencia de los antecedentes D3 y D5, en relación con la R1, y de D2 o
D3 en relación con las reivindicaciones dependientes 2 a 8. Respecto de la
comparación con D3, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) se
remite a las conclusiones alcanzadas en la comparación de D3 con la R1 de la
patente EP 156, puesto que son las mismas, D3 no incluye medios de apertura de
la propia cápsula ya que están en el colector que forma parte de la máquina de
extracción.
Respecto de la comparación con D5, patente solicitada en 1993,
debemos indicar que forma parte del estado de la técnica y es mencionada
expresamente en la descripción de la patente. Además, tras el análisis de la prueba
se observa que D5 describe un mecanismo distinto. No consta en D5 ni una cámara
cerrada que contiene la sustancia ni los medios de abertura, por lo que no se
destruye la novedad de la R1 de la patente EP382.
Por ello, desestima el recurso de apelación confirmando la
conclusión alcanzada en la sentencia de instancia sobre que los antecedentes
invocados no perjudican la novedad de la patente EP 382.
En cuanto a la falta de actividad inventiva de la R1 de la EP156,
si ambas partes del litigio utilizan como método de análisis de la actividad
inventiva el llamado análisis problema-solución (problem-solution approach),
método de examen que propone la EPO (Oficina Europea de Patentes). Cabe la
posibilidad que se escoja otro método de análisis, pero deberá indicarse y
llevarse a cabo el estudio correspondiente.
Fast opta por el método de problema solución, pero no concreta
cuál es el estado de la técnica más próximo, sino que se parte del antecedente
D3 para definir el problema técnico objetivo previsto en el mismo y considerar
que ese es el que se debe superar, considerando que partiendo de D3 y del
"conocimiento general común" la patente carecería de actividad
inventiva para un experto en la materia.
El tribunal considera que debe exigirse una argumentación mínima
que permita a la otra parte poder centrar los términos del debate y discutir
qué es lo que consideramos dentro del estado de la técnica más próximo o qué se
entiende por conocimiento general común. Por ello, desestima el recurso y confirma
el pronunciamiento desestimatorio de la actividad inventiva de la sentencia de
instancia.
La sentencia de instancia concluye que los productos de la
demandada invaden el ámbito de protección de la patente EP156 y EP382 en base a
dos argumentos:
1º) Que a la vista de la interpretación no limitativa dada sobre
la característica relativa a los "medios de abertura" estaría dentro
del ámbito de protección de la patente una realización en la que la cápsula
incorporara unos medios de abertura que, mediante el "acoplamiento
relativo" con la pared de retención, no supusieran perforación o rasgado
de la película de retención, pero permitiera la apertura de la cápsula de tal
forma que la bebida fluya fuera, evitando en todo caso el contacto con los elementos
del dispositivo de extracción y así el riesgo de contaminación cruzada, puesto
que ésta es la finalidad esencial de la invención. Por ello, si las cápsulas de
la demandada utilizaran un sistema de descohesión permitiendo la salida de la
bebida, sin rasgar ni perforar, también estaríamos ante una realización dentro
del ámbito de protección de la patente y, por lo tanto, infractora.
2º) Que tras el análisis exhaustivo de los informes periciales
aportados por las partes y contradichos en juicio concluye que en las cápsulas
comercializadas por Fast los medios de abertura consisten en canales en forma
de V en el borde de la cápsula y en aberturas en los elementos en forma de arco
B que suponen un rasgado de la película delgada, y en ambos supuestos permiten
que la bebida fluya fuera de la cápsula, por lo que en todo caso se produce
rasgado que nos llevaría a hablar de infracción directa de la patente.
Frente a esta conclusión recurre Fast afirmando que ha habido
incorrecta apreciación de la infracción de las patentes de la actora por parte
de las cápsulas V1 y V2. En concreto: (i) respecto de las cápsulas V1,
considera que no tiene sentido realizar la comparación con las características
de las patentes de Nestlé puesto que se dejaron de comercializar; (ii) respecto
de las cápsulas V2, muestra su disconformidad con las conclusiones alcanzadas
en la sentencia de instancia, puesto que entiende que no hay infracción al no
haber rasgado ni perforado sino una descohesión desde la pared sin que se rompa
la lámina.
A la vista de la interpretación dada a las características de las
patentes anteriormente analizadas, considera la Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 15ª) que la argumentación mantenida por Fast -que en sus
cápsulas solo se produce descohesión- ya supondría un supuesto de infracción
directa de las patentes de Nestlé, puesto que en la EP156 el rasgado o
perforación no es un elemento esencial y permite otras realizaciones que no
supongan rasgado como podría ser la descohesión, y en el caso de la EP382 el
término "rasgar" debe ser interpretado de forma no limitativa, en
consonancia con lo dispuesto en la descripción, por lo que admite otras
manifestaciones siempre que permitan que la bebida fluya. Por ello, aun
admitiendo que en el caso de que la V2 de la demandada no rasgara ni perforara
la pared de retención y produjera un desprendimiento o descohesión, esta
realización estaría dentro del ámbito de protección de la patente.
A mayor abundamiento, se confirma la infracción de las patentes de
Nestlé a la vista de las pruebas practicadas en la instancia que corroboran que
en las cápsulas V2 se está dentro del ámbito de protección de la patente puesto
que también se produce rasgado de la película delgada.
Por todo lo expuesto, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
15ª) concluye que de la prueba practicada consta acreditado que las cápsulas V2
están dentro del ámbito de protección de la patente EP156 y de la EP382 al
producirse en todo caso rasgado de la película de retención, por lo que se
produce infracción.
En cuanto a las costas, la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 15ª) valora que la complejidad fáctica alegada no entra dentro de la
excepción al principio de vencimiento objetivo previsto en el artículo 394 LEC
relativa a las dudas de hecho o de derecho. Solo en estos casos y de forma
restrictiva y motivada puede alterarse el principio de vencimiento objetivo, no
concurriendo en el caso que nos ocupa el presupuesto para ello, por lo que
deben imponerse las costas de primera instancia a la parte demandada.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente
aspectos relevantes sobre derecho de patentes tales como la novedad y la
actividad inventiva. Asimismo, aclara que el contenido del derecho de patente
no puede basarse en los dibujos, sino solo en las reivindicaciones y que, si
bien el método problema-solución es el recomendado por la EPO, no es el único
posible.