SENTENCIA
ES: TSJM:2019:9341
ANTECEDENTES DE HECHO:
El recurrente D. Casiano presentó la solicitud de marca española
mixta “TRIPLE BONUS” para las clases 9 y 28. Zitro IP, S.A.R.L.) (“Zitro”)
presentó oposición invocando como derechos anteriores un diseño de la bola de
bingo humanizada, una marca mixta de la UE que contenía dicha bola de bingo y
la marca española “DOBLE BONUS”. Dicha oposición fue desestimada y la marca fue
concedida mediante resolución de la OEPM de 25 de octubre de 2016.
Contra dicha resolución, D. Casiano presentó recurso de alzada,
que fue desestimado por la OEPM en virtud de resolución de 25 de abril de 2017,
al entender que, si bien tanto el solicitante como el oponente invocan la
titularidad de derechos anteriores, remontándose los más antiguos del
solicitante al año 2007 en base a su marca de la UE y el oponente al año 2008
en base a un registro multimedia en el Registro de la Propiedad Intelectual, no
ha quedado indubitadamente probado cuál de dos goza de la prioridad invocada.
D. Casiano presenta recurso contencioso-administrativo contra la
resolución del recurso de alzada de la OEPM e invoca que la resolución
recurrida hace una aplicación incorrecta del art. 9.1.c) de la LM, pues hay que
tener en cuenta que el recurrente es titular de unos derechos de autor sobre la
obra multimedia "TRIPLE BONUS", así como el personaje consistente en
una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor desde
una fecha muy anterior a la solicitud de la marca impugnada, por lo que resulta
aplicable dicho artículo y la marca debe ser denegada. Considera que ningún
derecho prioritario se puede hacer valer por parte de Zitro sobre la marca
TRIPLE BONUS, más allá de algunos registros marcarios que no guardan semejanza
con la citada denominación, ni ha acreditado contar con autorización alguna
para usar y registrar dicha marca ni ninguno de los elementos ornamentales que
la integran, como es el caso de la bola de bingo humanizada.
RESUMEN:
El Tribunal estima que no pueden acogerse los argumentos del
recurrente de que era titular de unos derechos de autor sobre la obra
multimedia "TRIPLE BONUS", así como del personaje consistente en una
bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor por su
inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013 e incluso
desde el año 2005, en el que existe ya el proceso creativo del citado elemento
ornamental como, a su juicio, lo acredita una escritura notarial, otorgada ante
un Notario de Sao Paulo (Brasil).
Al contrario, el Tribunal considera que debemos tener en cuenta
que el solicitante de la marca es titular de la de la UE, "DOBLE
BINGO" desde el año 2007, en la que aparece como gráfico el elemento de
una bola de bingo humanizada, mientras que el recurrente, acredita la
inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013, de la
obra multimedia “TRIPLE BONUS” y no se ha practicado prueba suficientemente
acreditativa de que esos derechos de autor sean anteriores a su inscripción en
el Registro de la Propiedad Intelectual. El Tribunal considera que la escritura
brasileña aportada no se estima suficiente para acreditar la existencia de esos
derechos de autor con anterioridad al año 2013, ya que, aparte de que se trata
de un documento que no reúne los requisitos formales establecidos en el
artículo 323 de la LEC, se trata de un acta extendida en el año 2016 en la que
se recoge la existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "disco
rígido" de los años 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de
los derechos de autor invocados ya en esas fechas.
Tampoco el Tribunal acoge el argumento del recurrente de que el
gráfico de la marca impugnada tiene un elemento ornamental que no coincide
exactamente con el de la obra multimedia del recurrente pues la figura
contenida en aquél porta un gorro y una vara que no están presentes en el
personaje de la obra multimedia. El Tribunal considera insuficientes tales diferencias
para desvirtuar la impresión visual de similitud que ofrecen ambas figuras
gráficas y desestima el recurso.
COMENTARIO:
La sentencia resulta relevante porque pone de manifiesto la
estrecha relación que existe entre propiedad intelectual y propiedad industrial
en el caso de las marcas mixtas, en las que el elemento gráfico puede resultar
protegible por derechos de autor.
Asimismo, pone de manifiesto la importancia del elemento gráfico a
efectos de valorar el riesgo de confusión y la valoración de los medios de
prueba a efectos de considerar una fecha como fehaciente, especialmente en
relación con los documentos extranjeros.