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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 

RESOLUCIÓN Nº 1265-2018/CSD-INDECOPI

 

EXPEDIENTE: 709523-2017

 

DENUNCIANTES: GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée^[1]

 

DENUNCIADA: LA PERFUMERIE DE LV S.A.C.

 

MATERIA: DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

 

Lima, 13 de marzo de 2018

 

1. ANTECEDENTES

 

Mediante escrito del 06 de junio de 2017, complementado con escrito del 15 de junio de 2017, GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée interpusieron denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, contra LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Peru, sobre la base a las siguientes marcas:

 

De titularidad de GAULME, de Francia:

 

MARCAS	CLASE	CERTIFICADO
	03	90127
	03	138005

 

De titularidad de CAROLINA HERRERA LTD., de Estados Unidos de América:

 

MARCAS	CLASE	CERTIFICADO
212 BY CAROLINA HERRERA	03	38280
CAROLINA HERRERA CHIC	03	71159
	03	13766
CH L’EUA	03	177152
CAROLINA HERRERA	03	71608

 

De titularidad de PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, de Francia:

 

MARCAS	CLASE	CERTIFICADO
LADY MILLION	03	154737
INVICTUS	03	231587
	03	133239
NINA RICCI	03	23125
PACO RABANNE	03	10473
ULTRAVIOLET	03	57658
1 MILLION	03	137595

 

1.1 Argumentos de la denuncia

 

GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, alegaron lo siguiente:  

 

- Sus empresas destacan en el mercado por la capacidad de construir marcas a través de la moda y, en especial, por traducir esa imagen al mundo de las fragancias y perfumes.

- Cuentan con varias marcas registradas en Perú y alrededor del mundo.

- Han tomado conocimiento que la denunciada está utilizando, indebidamente en el Perú, las marcas LADY MILLION, INVICTUS, BLACK XS PACO RABANNE, 212 BY CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA CHIC, CH CAROLINA HERRERA, CH L’EAU, JEAN PAUL GAULTIER LE MALE, CAROLINA HERRERA, NINA RICCI, JEAN PAUL GAULTIER, PACO RABANNE, ULTRAVIOLET, 1 MILLION, en tablas de equivalencia, para comercializar fragancias y/o perfumes en módulos identificados con el nombre de EQUIVALENZA, situación que es susceptible de generar confusión entre los consumidores, infringiéndose con ello lo estipulado en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486.

- Los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción de manera oral y publicidad de las fragancias y/o perfumes de la denunciada se realiza a través de códigos de equivalencias, los cuales están relacionados a las fragancias identificadas con las marcas de sus empresas.

- Los hechos materia de denuncia no sólo infringen los derechos de propiedad industrial, en materia de signos distintivos, sino que también constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.

- Sus marcas base de denuncia son notoriamente conocidas en el sector económico de las fragancias y/o perfumes, ya que cuentan con un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

- La conducta de la denunciada vulnera lo establecido en los literales c) y e) del artículo 155 de la Decisión 486.

 

GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, adjuntaron a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

 

a) Con la finalidad de acreditar la infracción:

 

- Cinco (05) muestras físicas de perfumes.

- Seis (06) impresiones de cartillas.

- Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 02 de marzo de 2017, mediante la cual constató que la tienda EQUIVALENZA, ubicada en el Centro Comercial Plaza Lima Sur, pertenece a INVERSIONES MAYANA S.A.C.

- Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 07 de marzo de 2017, mediante la cual constató que el módulo EQUIVALENZA, ubicado en el Centro Comercial Mall del Sur, pertenece a LA PERFUMERIE LV S.A.C.

 

b) Con la finalidad de acreditar la notoriedad de las marcas base de denuncia:

 

- Hojas impresas de la página web www.tiendaperfumes.es/perfumes-mas-buscados, sin fecha de impresión.

- Hojas impresas de la página web www.fragrance.org/fragrance-awards/usa-winners, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

- Hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-hombre-336471/, edición España, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

- Hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-mujer-371964/, edición España, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

- Hojas impresas de los libros “CAROLINA HERRERA: 35 Years of Fashion”, “CAROLINA HERRERA: Retrato de un Icono de la Moda” y “JEAN PAUL GAULTIER Loves Latin América”.

- Resoluciones de Notoriedad emitidas por Autoridades competentes de: España, Turquía, Francia, Rumania y China.^[2]

- Informe “Template Evaluations Peru’s Press Clipping”, correspondientes a los perfumes Olympea de PACO RABANNE, Luna de NINA RICCI, Nina pop de NINA RICCI y Good Girl de CAROLINA HERRERA.

- Hojas impresas, en blanco y negro, sin fecha, que corresponderían a la revista ESTILO MODA PARA ÉL.

- Informe de Resultados Anual, elaborado por LLORENTE & CUENCA, de enero de 2017, en las que referencia a la publicidad de las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER.

- Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de abril, mayo y noviembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de PACO RABANNE.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de setiembre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA 212.

- Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de junio, noviembre y diciembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de NINA RICCI.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de la campaña publicitaria del día de padre (junio de 2016), en el que se hace referencia a la publicidad de Invictus, en Facebook, YouTube e Instagram.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, respecto de publicidad de Good Girl CAROLINA HERRERA.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA de 2016, en el que se hace referencia a las publicaciones en diversas revistas de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 Vip Rosé CAROLINA HERRERA, Good Girl CAROLINA HERRERA, Olympea PACO RABANNE, Invictus PACO RABANNE, L’EXTASE NINA RICCI, Classique - Le Male JEAN PAUL GAULTIER.

- Documentos denominados “Auditoria de Ventas Selectivo: Sello out Perú” 2015, y “Sell Out Perú: Presentación de Resultados Calender Year 2016”, declarados como confidenciales.

- Dos (02) videos publicitarios de las marcas Male JEAN PAUL GAULTIER y Olympea de PACO RABANNE.

- Artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario El Comercio, el 24 de mayo de 2017.

- Artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario Gestión, el 28 de mayo de 2017.

- Hojas impresas de la página web http://smoda.elpais.com/belleza/lo-ultimo/estos-son-los-mejores-perfumes/del-ano/, en las que se aprecia un artículo denominado “Estos son los mejores perfumes del año” de fecha 24 de mayo de 2017.

- Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de 2016, en las que se hace referencia a las publicaciones, en diversas revistas nacionales, de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 VIP ROSE CAROLINA HERRERA, GOOD GIRL, PACO RABANNE OLYMPEA, PACO RABANNE INVICTUS, L’EXTASE NINA RICCI, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER.

 

En ese sentido, solicitaron lo siguiente:

 

- Se realice una diligencia de inspección en el Módulo Isla s/n – Nivel 1, Boulevard de Servicios del Centro Comercial Mall del Sur, ubicado en la Avenida Los Lirios con Pedro Miotta, San Juan de Miraflores, Lima, a fin de verificar los hechos denunciados.

- Se dispongan las siguientes medidas cautelares: a) El cese de la comercialización de fragancias y/o perfumes EQUIVALENZA las cuales harían uso indebido de las marcas de las denunciantes, sea en la promoción, publicidad, oferta física y verbal, apoyo de venta, en cartillas de equivalencias, y cualquier otro medio, b) La incautación o comiso, sin aviso previo de las cartillas de equivalencias y c) cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado de los actos denunciados o que tenga como finalidad la cesación de estos.

- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

- La programación de una audiencia para la realización de un informe oral.^[3]

 

1.2 Admisión, traslado y medidas cautelares

 

Mediante Resolución del 07 de agosto de 2017, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

 

a) Admitir a trámite la denuncia^[4] y correr traslado de la misma a la denunciada por el plazo de cinco días hábiles.

 

b) Por cuenta y riesgo de las denunciantes, sin previa notificación a la denunciada, se dispone PRACTICAR INSPECCIÓN en el Módulo Isla s/n – Nivel 1, Boulevard de Servicios del Centro Comercial Mall del Sur, ubicado en la Avenida Los Lirios con Pedro Miotta, San Juan de Miraflores, Lima, a fin de verificar los hechos denunciados.

 

Asimismo, mediante Resolución del 08 de agosto de 2017, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

 

a) Dictar la medida cautelar consistente en el CESE DE USO, por parte de la denunciada, de los signos CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y/o JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en cartillas y/o tablas de equivalencia en las que se haga referencia a fragancias y/o perfumes de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

b) De verificarse en la diligencia de inspección ordenada mediante Resolución de la Secretaría Técnica, del 07 de agosto de 2017, la existencia de cartillas y/o tablas de equivalencia de perfumes y/o fragancias de la clase 03 de la Clasificación Internacional, en los que se usen y/o haga referencia a los signos CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y/o JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se les pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de las denunciantes, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO de tales artículos.

 

c) DENEGAR las medidas cautelares solicitadas por las denunciantes, GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, respecto del signo NINA RICCI.

 

1.3 Diligencia de inspección

 

El 25 de agosto de 2017, personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada en el presente procedimiento, con el siguiente resultado:

 

- Se verificó que en dicho local se comercializan productos de perfumería.

- Se constató la existencia de una tabla de equivalencia, denominada EQUIVALENZA, en cuyo detalle se consignaban diversas denominaciones, entre las cuales se encontraban, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER.

- Se tomaron fotografías de la tabla de equivalencia verificada.

 

1.4 Contestación de denuncia

 

Mediante escrito del 04 de septiembre de 2017, LA PERFUMERIE DE LV S.A.C. señaló lo siguiente:

 

- Las denunciantes buscan eliminar la competencia y perjudicar a los consumidores negándoles la posibilidad de contar con alternativas que puedan ajustarse a sus posibilidades económicas.

- Las actas levantadas —por el notario y el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi– son pruebas que adolecen de valor, por lo que carecen de efectos.

- Las denunciantes la han inducido a cometer la presunta infracción ya que el notario convenció a su empleado a mostrar la tabla de equivalencia, documento confidencial e interno de su empresa. De la misma manera el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi sorpredió, a un simple vendedor, sin capacidad y conocimientos para oponerse.

- La tabla de equivalencia comisada —documento confidencial— es una prueba que no tiene efectos, dado que los funcionarios del Indecopi no contaban con autorización judicial para realizar tal acción.

- La forma en la que fue redactada el acta es susceptible de generar alguna confusión, ya que la misma da a entender que se encontraron productos distinguidos con las marcas de las denunciantes.

- El ofrecer productos equivalentes forma parte de su derecho, por tanto, las actividades económicas que realiza no son susceptibles de generar confusión ya que los productos que comercializa se encuentran distinguidos con su propia marca EQUIVALENZA.

- Los productos EQUIVALENZA son elaborados por el propio equipo de perfumistas de la empresa Equivalenza 3 S.A.C., cuya matriz se ubica en Barcelona. 

- La modalidad de venta de los perfumes se fundamenta en las familias y sub familias olfativas a la que pertenece cada fragancia.

- Todos los perfumes cuentan con un mismo empaque, así como con una combinación de código y color, la cual dependerá de la familia o sub familia olfativa de la que se trate.

- En las tablas de equivalencia se observa la siguiente referencia:

 

 

 

- Las marcas base de denuncia no han sido reconocidas como notorias.

- Los signos objeto de cuestionamiento no han sido usados en el comercio, la consignación de los mismos corresponde a un documento interno y confidencial.

 

LA PERFUMERIE DE LV S.A.C. adjuntó a su escrito de denuncia lo siguiente:

 

- Copia del contrato de franquicia y anexos suscrito entre su empresa y Equivalenza 3 S.A.C.

- Informe de ventas en el que se adjunta documentos contables.

- Copia de la Resolución N° 021387-2015/DSD-INDECOPI, del 04 de noviembre de 2015, por medio del cual se otorga el registro de la marca EQUIVALENZA.

 

1.5 Escrito adicional presentado por las denunciantes

 

Mediante escrito del 15 de noviembre de 2017, GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée señalaron lo siguiente:

 

- Las actas levantadas—por el notario y el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi– son documentos válidos.

- Una de las funciones del notario, como profesional autorizado para dar fe pública, es realizar verificaciones de hechos.

- La actuación del notario, según lo consignado en el acta, se limita a constatar los hechos tal cual suceden en la realidad, es decir, a dejar constancia de la modalidad de negocio empleado por la denunciada para la venta de sus fragancias.

- El notario no sorprendió a la vendedora, si no por el contrario se identificó como tal ante ella y le explicó el motivo de la diligencia.

- La modalidad de negocio de la denunciada es el uso de marcas prestigiosas, a través de la asociación de las mismas a determinados códigos que figuran en las tablas de equivalencia.

- La compra de los productos EQUIVALENZA se realiza luego de que la denunciada, por medio de las prácticas efectuadas por sus vendedores, se haya valido indebidamente de sus marcas reconocidas.

- La denunciada, al haber señalado que las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER son tendencias olfativas, está reconociendo el prestigio y notoriedad de las mismas.

- Las tablas de equivalencia son documentos esenciales para que la denunciada pueda efectuar su actividad comercial.

- El hecho que en las tablas de equivalencia se haga referencia a que las mismas son de “uso interno y exclusivo de los empleados”, resulta irrelevante dado que el notario y el funcionario de Indecopi, en sus respectivas diligencias, han podido constatar que la denunciada las pone a disposición de los consumidores con la finalidad de efectuar la venta de sus productos. En ese sentido, la denunciada no ha logrado acreditar que dicho documento sea de uso interno.

- El derecho a imitar, según la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, el mismo que constituye precedente, no puede ser ejercido de forma irrestricta, si no respetando los límites.

- Según el modelo de negocio utilizado por la denunciada, se puede verificar que esta obtiene una ventaja al aprovecharse de la reputación de las marcas base de denuncia.  

 

1.6 Informe de antecedentes

 

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée son titulares de las siguientes marcas:

 

De titularidad de GAULME, de Francia:

 

- La denominación JEAN PAUL GAULTIER en su logotipo característico, conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 25 de marzo de 1991, con certificado N° 90127, vigente hasta el 25 de marzo de 2026, que distingue perfumes, cosméticos y demás; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- El logotipo conformado por la denominación JEAN PAUL, sobre la cual aparece sobrepuesta y de manera inclinada la denominación GAULTIER; debajo se aprecia la denominación LE MALE, todo ello escrito en letras características, conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrito el 30 de abril de 2008, con certificado N° 138005, vigente hasta el 30 de abril de 2018, que distingue preparaciones de blanqueo y otras sustancias para la colada, limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, perfumes, agua de tocador, agua de perfume, aceites esenciales, cosméticos, preparaciones cosméticas para el bronceado, preparaciones cosméticas para pestañas, cosméticos para cejas, cosméticos para ojos, cosméticos para labios, productos cosméticos para la piel, preparaciones para el cuidado de la piel de uso no medicado, lociones para el cabello, dentífricos, desodorante para uso personal, leches limpiadoras, talco en polvo, aceites cosméticos para el cuerpo, crema para el cuerpo de uso no medicado, preparaciones de maquillaje, preparaciones para afeitar, espuma de afeitar, gel para afeitarse, lociones para después de afeitarse, jabón para afeitarse, conjunto de cosméticos, champús, aceites y sales de baño, lociones de baño de uso no medicado; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

De titularidad de CAROLINA HERRERA LTD., de Estados Unidos de América:

 

- La denominación 212 BY CAROLINA HERRERA, inscrita el 18 de agosto de 1997, con certificado N° 38280, vigente hasta el 18 de agosto de 2027, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación CAROLINA HERRERA CHIC, inscrita el 20 de abril de 2001, con certificado N° 71159, vigente hasta el 20 de abril de 2021, que distingue productos de perfumería y cosmética; aceites esenciales, jabones de tocador, talco, champús y otras lociones para el cabello, gels y sales de baño, desodorantes corporales y dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- El logotipo conformado por la denominación CH CAROLINA HERRERA escrito en letras características; conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 24 de abril de 2008, con certificado N° 137666, vigente hasta el 24 de abril de 2018, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación CH L’EUA, inscrita el 28 de junio de 2011, con certificado N° 177152, vigente hasta el 28 de junio de 2021, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación CAROLINA HERRERA, inscrita el 16 de noviembre de 1987, con certificado N° 71608, vigente hasta el 16 de noviembre de 2022, que distingue toda clase de productos de perfumería y cosméticos, tales como perfumes, colonias, esencias, aguas de tocador, cosméticos, creyones para los labios, cejas y pestañas, brillantinas, shampoo, tinturas y cremas para el cabello, cremas y polvos para la cara y el cuerpo, jabones perfumados, aceites esenciales, lociones capilares, desodorantes, para el cuerpo y dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

De titularidad de PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, de Francia:

 

- La denominación LADY MILLION, inscrita el 06 de julio de 2009, con certificado N° 154737, vigente hasta el 06 de julio de 2019, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación INVICTUS, inscrita el 04 de febrero de 2015, con certificado N° 231587, vigente hasta el 04 de febrero de 2025, que distingue jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, donde todos los productos antes mencionados son exclusivamente para uso personal; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación BLACK XS PACO RABANNE escrita en letras características, y el diseño de dos rosas, todo dentro de una etiqueta rectangular, sin reivindicar colores; conforme al modelo adjunto:

 

 

Inscrita el 05 de diciembre de 2007, con certificado N° 133239, vigente hasta el 05 de diciembre de 2017, que distingue jabones, perfumes, aceites esenciales, leches (para uso cosmético) para el rostro y el cuerpo; geles no medicados para el baño en tina y en ducha, lociones y cremas para después de afeitar; lociones capilares (para uso cosmético); desodorantes para uso personal; dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación NINA RICCI, inscrita el 24 de mayo de 1979, con certificado N° 23125, vigente hasta el 26 de febrero de 2024, que distingue toda clase de productos de perfumería, jabonería y belleza, afeites y aceites esenciales, cosméticos, productos para la cabellera, dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación PACO RABANNE, inscrita el 15 de julio de 1977, con certificado N° 10473, vigente hasta el 15 de julio de 2022, que distingue productos de perfumería y belleza; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación ULTRAVIOLET, inscrita el 24 de septiembre de 1999, con certificado N° 57658, vigente hasta el 24 de septiembre de 2019, que distingue perfumes, aguas de tocador, jabones, cosméticos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

- La denominación 1 MILLION, inscrita el 24 de abril de 2008, con certificado N° 137595, vigente hasta el 24 de abril de 2018, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

 

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

 

(i) Si se debe reconocer la calidad de notoriamente conocida a las marcas base de denuncia, que se detallan en el informe de antecedentes. 

(ii) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, de los signos objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial alegados por las denunciantes.

(iii) De ser el caso:

a. Si el uso del signo objeto de cuestionamiento constituye actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.

b. La sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.

 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

3.1. Cuestiones previas

 

- Respecto a la invocación de jurisprudencia extranjera

Las denunciantes, a fin de respaldar sus argumentos, hicieron referencia a los siguientes pronunciamientos: Sentencia N° 20/2014, del 28 de enero de 2014, emitida por el Primer Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria, Sentencia N° 135/2014, del 13 de junio de 2014, emitida por el Juzgado de Marca Comunitaria-1, Sentencia N° 3/2015, del 14 de enero de 2015, emitida por el Juzgado N° 2 de Alicante, Sentencia N° 181-2015, del 14 de septiembre de 2015, emitida por el Juzgado de Marca Comunitaria-2 y Sentencia N° 194/2016, del 13 de octubre de 2016, emitida por el Juzgado Mercantil N° 2 de Alicante.

 

Sobre el particular, cabe precisar que los referidos pronunciamientos, en la medida que han sido emitidos por autoridades extranjeras, no afectan ni condicionan el análisis que corresponde realizar a esta Comisión, por lo que las resoluciones invocadas no tienen efectos vinculantes en el presente procedimiento.

 

- Respecto al hecho que ofrecer productos equivalentes forma parte del derecho a imitar

La denunciada indicó que al comercializar sus productos equivalentes está ejerciendo su derecho a imitar. Del mismo modo, las denunciantes señalaron que, según la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, dicho derecho no puede ser ejercido de forma irrestricta, si no respetando los límites.

 

Al respecto, es preciso mencionar que la presente denuncia corresponde a un procedimiento relacionado con infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal vinculados a signos distintivos^[5], en el cual, de manera objetiva^[6], se determinará si la denunciada, por medio de la realización de los actos cuestionados, vulneró los derechos de las denunciantes. En ese sentido, determinar si la actividad desarrollada por la denunciada corresponde o no al ejercicio de su derecho a imitar, según los lineamientos desarrollados por el Tribunal de Defensa de la Competencia, no resulta pertinente en este procedimiento, el cual, como ya se mencionó, se centrará en verificar si la conducta de la denunciada vulnera derechos de propiedad industrial o configura un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena.

 

3.2. Respecto a la notoriedad de las marcas base de denuncia

 

GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, fundamentaron su denuncia, entre otros argumentos, en la notoriedad de sus marcas base del presente procedimiento, consignadas en el informe de antecedentes. En tal sentido, señalaron que las mismas ostentan notoriedad en el sector económico de las fragancias y/o perfumes, ya que cuentan con un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

 

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si las denunciadas han cumplido con acreditar la notoriedad de las marcas alegadas, a fin de determinar si el uso de los signos objeto de cuestionamiento se encuentra incurso en el supuesto de uso previsto en el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486.

 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”^[7].

 

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

 

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

 

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

 

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

 

A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

 

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

 

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

 

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

 

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

 

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

 

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

 

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

 

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

 

j) los aspectos del comercio internacional; o,

 

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector permitente. Así, dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, el cual establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados.

 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009^[8], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

 

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

 

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"^[9].

 

3.2.1.  Análisis de la alegada notoriedad de las marcas base de denuncia

 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto.

 

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

 

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deber ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”^[10].

 

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de los signos mencionados previamente de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados.

 

En el presente caso, a efectos de acreditarse la notoriedad alegada, las denunciantes presentaron los siguientes documentos:

 

- Hojas impresas de la página web www.tiendaperfumes.es/perfumes-mas-buscados, sin fecha de impresión.

- Hojas impresas de la página web www.fragrance.org/fragrance-awards/usa-winners, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

- Hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-hombre-336471/, edición España, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

- Hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-mujer-371964/, edición España, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

- Hojas impresas de los libros “CAROLINA HERRERA: 35 Years of Fashion”, “CAROLINA HERRERA: Retrato de un Icono de la Moda” y “JEAN PAUL GAULTIER Loves Latin América”.

- Resoluciones de Notoriedad emitidas por las Autoridades competentes de: España, Turquía, Francia, Rumania y China.^[11]

- Informe “Template Evaluations Peru’s Press Clipping”, correspondientes a los perfumes Olympea de PACO RABANNE, Luna de NINA RICCI, Nina pop de NINA RICCI y Good Girl de CAROLINA HERRERA.

- Hojas impresas, en blanco y negro, sin fecha, que corresponderían a la revista ESTILO MODA PARA ÉL.

- Informe de Resultados Anual, elaborado por LLORENTE & CUENCA, de enero de 2017, en las que referencia a la publicidad de las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER.

- Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de abril, mayo y noviembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de PACO RABANNE.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de setiembre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA 212.

- Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de junio, noviembre y diciembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de NINA RICCI.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de la campaña publicitaria del día de padre (junio de 2016), en el que se hace referencia a la publicidad de Invictus, en Facebook, YouTube e Instagram.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, respecto de publicidad de Good Girl CAROLINA HERRERA.

- Reporte elaborado por HAVAS MEDIA de 2016, en el que se hace referencia a las publicaciones en diversas revistas de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 Vip Rosé CAROLINA HERRERA, Good Girl CAROLINA HERRERA, Olympea PACO RABANNE, Invictus PACO RABANNE, L’EXTASE NINA RICCI, Classique - Le Male JEAN PAUL GAULTIER.

- Documentos denominados “Auditoria de Ventas Selectivo: Sello out Perú” 2015, y “Sell Out Perú: Presentación de Resultados Calender Year 2016”, declarados como confidenciales.

- Dos (02) videos publicitarios de las marcas Male JEAN PAUL GAULTIER y Olympea de PACO RABANNE.

- Artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario El Comercio, el 24 de mayo de 2017.

- Artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario Gestión, el 28 de mayo de 2017.

- Hojas impresas de la página web http://smoda.elpais.com/belleza/lo-ultimo/estos-son-los-mejores-perfumes/del-ano/, en las que se aprecia un artículo denominado “Estos son los mejores perfumes del año” de fecha 24 de mayo de 2017.

- Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de 2016, en las que se hace referencia a las publicaciones, en diversas revistas nacionales, de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 VIP ROSE CAROLINA HERRERA, GOOD GIRL, PACO RABANNE OLYMPEA, PACO RABANNE INVICTUS, L’EXTASE NINA RICCI, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER.

 

Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a los hechos denunciados en el presente procedimiento, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada.

 

Así, en el presente caso no se considerarán las hojas impresas de la página web www.tiendaperfumes.es/perfumes-mas-buscados, las hojas impresas, en blanco y negro, que corresponderían a la revista ESTILO MODA PARA ÉL y los dos videos publicitarios de las marcas Le Male JEAN PAUL GAULTIER y Olympea de PACO RABANNE, debido a que las mismas no cuentan con fecha. Cabe mencionar, además, que los dos videos publicitarios se encuentran en idioma distinto al castellano.

 

Ahora bien, de la revisión de los demás medios probatorios presentados por las denunciantes, se advierte lo siguiente:

 

• De las hojas impresas de la página web www.fragrance.org/fragrance-awards/usa-winners, con fecha de impresión 05 de junio de 2017; se verifica que el contenido se encuentra redactado en idioma extranjero, no habiendo presentado las denunciantes las traducciones respectivas.

 

• De las hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-hombre-336471/, se advierte un ranking elaborado por un diario español en su plataforma virtual, y denominado “los mejores perfumes del mundo para hombre”, en el cual aparecen como líderes, entre otras, las marcas PACO RABANNE, CAROLINA HERRERA y JEAN PAUL GAULTIER, en distintas fragancias.

 

• De las hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-mujer-371964/, se advierte un ranking elaborado por un diario español en su plataforma virtual denominado “los mejores perfumes del mundo para mujer”, en el cual aparecen como líderes, entre otras, las marcas PACO RABANNE, CAROLINA HERRERA y NINA RICCI, en distintas fragancias.

 

• De las hojas impresas de los libros “CAROLINA HERRERA: 35 Years of Fashion” y “CAROLINA HERRERA: Retrato de un Icono de la Moda”, se advierte la biografía de la diseñadora Carolina Herrera y su influencia en la moda, así como diversos retratos y fotografías de ésta; así también, se advierten numerosas fotografías de modelos posando con sus diseños (prendas de vestir).

 

Por su parte, de las hojas impresas del libro “JEAN PAUL GAULTIER Loves Latin América”, se aprecian fotografías (retratos, eventos, modelos, etc.)  sobre la visita del diseñador Jean Paul Gaultier a los países de Brasil, Argentina y México.

 

• De las Resoluciones y Sentencias emitidas por las Autoridades competentes de España, se advierte el reconocimiento de notoriedad de las marcas CAROLINA HERRERA, 212; PACO RABANNE y sus submarcas PACO RABANNE POUR HOMME, ULTRAVIOLET, BLACK XS, 1 MILLION o LADY MILLION; NINA RICCI y sus submarcas NINA, PREMIER JOUR y LOVE IN PARIS. Asimismo, en las sentencias se advierten pronunciamientos sobre los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de perfumes “equivalentes”.

 

Al respecto, corresponde precisar que, en tanto dichos pronunciamientos fueron emitidos por autoridades extranjeras, no resultan vinculantes para el presente caso.

 

Por su parte, las Resoluciones expedidas en Turquía, Francia, Rumania y China se encuentran redactadas en idiomas distintos al castellano; no habiendo las denunciantes adjuntado las respectivas traducciones.

 

• Del informe “Template Evaluations Peru’s Press Clipping”, correspondientes a los perfumes Olympea de PACO RABANNE, Luna de NINA RICCI, Nina pop de NINA RICCI y Good Girl de CAROLINA HERRERA; se advierte información sobre el dinero que habría sido invertido, durante los años 2015 y 2016, para publicitar dichas marcas a través de revistas, periódicos y la plataforma virtual (internet), así como fotografías del contenido de dicha publicidad.

 

La información proporcionada puede ser apreciada a través del siguiente cuadro detallado:

 

Olympea / PACO RABANNE

 

Medio	Nombre	Inversión	Fecha
Magazine	CARAS	S/ 4, 212.66	Diciembre 2015
Magazine	Semana Económica	S/ 13, 528.00	Diciembre 2015
Magazine	Viú (El Comercio)	S/ 3, 839.55	Enero 2016
Magazine	COSAS	S/ 2, 163.33	Enero 2016
Magazine	COSAS	S/ 23, 700.00	Febrero 2016
Online	Facebook “Fashaddicti”	S/ 800.00	Noviembre 2015
Online	Facebook “me flipa la moda”	S/ 800.00	Diciembre 2015
Online	Blog “Fashionrella”	S/ 800.00	Diciembre 2015
Online	Instagram “Radar Fashion”	S/ 800.00	Enero 2016
Online	Facebook “Fashaddicti”	S/ 800.00	Enero 2016
Online	YouTube “Fashaddicti”	S/ 800.00	Enero 2016

 

Luna / NINA RICCI 

 

Medio	Nombre	Inversión	Fecha
Magazine	¡HOLA! (Perú)	S/ 14, 334.36	Septiembre 2016
Magazine	CARAS	S/ 2, 339.00	Noviembre 2016
Magazine	VANIDADES	S/ 3, 510.50	Noviembre 2016
Magazine	CARAS	S/ 2, 339.00	Diciembre 2016
Online	Instagram “Alessandra Fuller”	S/ 800.00	Noviembre 2016

 

Nina pop / NINA RICCI

 

Medio	Nombre	Inversión	Fecha
Magazine	CARAS	S/ 2, 340.33	Febrero 2016
Magazine	VANIDADES	S/ 1, 858.50	Febrero 2016
Magazine	¡HOLA! (Perú)	S/ 2, 810.50	Marzo 2016
Online	Facebook “Le Coquelicot”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Facebook “Le Coquelicot”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Facebook “Le Coquelicot”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Instagram “Le Coquelicot”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Blog “Le Coquelicot”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Blog “Divina Ejecutiva”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Instagram “Radar Fashion”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Twitter “María Grazia Gamarra”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Facebook “María Grazia Gamarra”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Instagram “Dolce Placard”	S/ 800.00	Febrero 2016
Online	Facebook “Dolce Placard”	S/ 800.00	Febrero 2016

 

Good Girl / CAROLINA HERRERA

 

Medio	Nombre	Inversión	Fecha
Magazine	COSAS	S/ 23, 850.00	Agosto 2016
Diario	La República	S/ 933.38	Octubre 2016
Magazine	CARAS	S/ 3, 510.50	Octubre 2016
Magazine	VANIDADES	S/ 5, 777.28	Octubre 2016
Magazine	VOGUE	S/ 17, 652.80	Octubre 2016
Online	Snapchat “Alessandra Denegri”	S/ 800.00	Septiembre 2016
Online	Snapchat “Estilozas”	S/ 800.00	Septiembre 2016
Online	Snapchat “Radar Fashion”	S/ 800.00	Septiembre 2016
Online	Facebook “Almendra Gomelsky”	S/ 800.00	Septiembre 2016
Online	Blog “Estilozas”	S/ 800.00	Octubre 2016
Online	Snapchat “Natalie Vertiz”	S/ 800.00	Octubre 2016
Online	Instagram “me flipa la moda”	S/ 600.00	Octubre 2016
Online	Twitter “Maju Mantilla”	S/ 800.00	Octubre 2016
Online	Cosas.pe	S/ 3,000.00	Octubre 2016

 

• De los reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de abril, mayo y noviembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de PACO RABANNE; reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de setiembre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA 212; reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de junio, noviembre y diciembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA; reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de NINA RICCI; reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, respecto de publicidad de Good Girl CAROLINA HERRERA; se aprecian fotografías de paneles publicitarios que contienen publicidad de dichas marcas, los cuales han sido instalados en diversas zonas de Lima.

 

La información sobre la cantidad y fechas de instalación de dichos paneles puede ser apreciada a través del siguiente cuadro detallado:

 

 

Asimismo, se aprecia publicidad de la marca Good Girl CAROLINA HERRERA contenida en cinco (05) fotografías, poster o gigantografías colocadas en el interior del Centro Comercial Real Plaza.

 

• Del reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de la campaña publicitaria del día de padre (junio de 2016), en el que se hace referencia a la publicidad de INVICTUS, en Facebook, YouTube e Instagram; se aprecia información sobre el alcance que habría tenido la publicidad de la referida marca a través de dichas plataformas de redes sociales.

 

• Del reporte elaborado por HAVAS MEDIA de 2016, en el que se hace referencia a las publicaciones en diversas revistas de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 Vip Rosé CAROLINA HERRERA, Good Girl CAROLINA HERRERA, Olympea PACO RABANNE, Invictus PACO RABANNE, L’EXTASE NINA RICCI, Classique - Le Male JEAN PAUL GAULTIER; se aprecia información sobre las fechas en las que se habría difundido publicidad de dichas marcas a través de revistas, así como fotografías del contenido de dicha publicidad.

 

La información proporcionada puede ser apreciada a través del siguiente cuadro detallado:

 

 

•Del artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario El Comercio el 24 de mayo de 2017 y el artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año” publicado en el diario Gestión el 28 de mayo de 2017; así como de la hoja impresa de la página web http://smoda.elpais.com/belleza/lo-ultimo/estos-son-los-mejores-perfumes/del-ano/, se advierten notas periodísticas informando que la Academia del Perfume eligió en Madrid a los mejores perfumes del año (2017). Del artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario El Comercio el 24 de mayo de 2017; artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario Gestión el 28 de mayo de 2017; así como de la hoja impresa de la página web http://smoda.elpais.com/belleza/lo-ultimo/estos-son-los-mejores-perfumes/del-ano/, se advierten notas periodísticas informando que la Academia del Perfume eligió en Madrid a los mejores perfumes del año (2017).

 

En dicho evento, se eligieron, entre otros, a los perfumes Le Male de Jean Paul Gaultier (mejor perfume clásico masculino) y Good Girl de Carolina Herrera (mejor packaging femenino).

 

• Del Informe de Resultados Anual, elaborado por LLORENTE & CUENCA, de enero de 2017, así como de los documentos denominados “Auditoria de Ventas Selectivo: Sello out Perú” 2015, y “Sell Out Perú: Presentación de Resultados Calender Year 2016”, declarados como confidenciales; se advierte que los mismos no cuentan con información sobre la metodología empleada para la realización de los mismos, por lo que sus resultados no generan verosimilitud para el presente caso.

 

- Conclusión:

 

a) Respecto de las marcas LADY MILLON, INVICTUS, BLACK XS PACO RABANNE, 212 BY CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA CHIC, CH CAROLINA HERRERA y grafía especial, CH L´EAU, JEAN PAUL GAULTIER “LE MALE”, ULTRAVIOLET y 1 MILLON

 

Del análisis de los medios probatorios aportados, se advierte que los mismos no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento e implantación de las marcas LADY MILLON, INVICTUS, BLACK XS PACO RABANNE, 212 BY CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA CHIC, CH CAROLINA HERRERA y grafía especial, CH L´EAU, JEAN PAUL GAULTIER “LE MALE”, ULTRAVIOLET y 1 MILLON, entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto de las demás empresas competidoras; por lo que, en conjunto los documentos presentados no acreditan la notoriedad alegada de conformidad con la Normativa Comunitaria Andina.

 

En ese sentido, no corresponde aplicar el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en este extremo.

 

b) Respecto de las marcas NINA RICCI, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER

De los medios probatorios merituados, se advierte que se han desplegado los esfuerzos necesarios para propiciar el prestigio y la reputación de dichas marcas en el mercado; sin embargo, los mismos no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto de las demás empresas competidoras. Así, dichos medios probatorios no resultan suficientes para acreditar la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria Andina.

 

En ese sentido, no corresponde aplicar el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en este extremo.

 

c) Respecto de la marca CAROLINA HERRERA

Del análisis en conjunto de los medios probatorios merituados, se advierte que la marca CAROLINA HERRERA ha sido ampliamente promocionada en nuestro país, en lo relativo a perfumes, a través de distintos medios tales como: paneles publicitarios en avenidas principales y muy concurridas de Lima, fotografías, poster o gigantografías colocadas en el interior del Centro Comercial Real Plaza, campañas publicitarias en importantes revistas de moda y periódicos de difusión nacional, e incluso mediante las diversas plataformas de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y blogs), donde artistas y personajes públicos conocidos en nuestro medio se relacionaron con dicha marca. Ello, evidencia que se ha invertido importantes sumas de dinero a fin de difundir perfumes con tal marca o para el desarrollo de diversas estrategias publicitarias —tal como se aprecia en los cuadros, los cuales obran en el expediente, de los gastos publicitarios elaborados por la parte interesada— a fin de difundir dicha marca entre los consumidores de perfumes de nuestro país y, en consecuencia, conseguir posicionarla en el mercado.

 

Adicionalmente, si bien no se han presentado comprobantes de pago que muestren la comercialización efectiva de los productos en cuestión, a través de la información contenida en los documentos evaluados, los cuales obran en el expediente, es posible evidenciar que la marca CAROLINA HERRERA ha tenido una gran implantación dentro del sector al que se encuentra dirigido, siendo el caso, incluso, que en nuestro país se difundió la noticia que la marca CAROLINA HERRERA recibió un premio de la  Academia del Perfume, que eligió en Madrid a los mejores perfumes del año 2017.

 

Así, el despliegue publicitario realizado en torno a la marca CAROLINA HERRERA, demuestra su extenso grado de conocimiento entre los consumidores reales o potenciales de ese tipo de productos, así como de las personas que participan en los canales de distribución y comercialización.

 

Por todo lo expuesto, se concluye que la marca CAROLINA HERRERA constituye un signo ampliamente conocido por el público consumidor del sector pertinente, debido a su difusión, conocimiento, publicidad y uso constante con relación a perfumes de la clase 03 de la Clasificación Internacional, por lo que corresponde considerarla como marca notoriamente conocida.

 

En ese orden de ideas, esta Comisión considera que corresponde analizar si, en el presente caso, respecto de la marca CAROLINA HERRERA resulta aplicable el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486.

 

3.3 Infracción a los derechos de propiedad industrial

 

3.3.1 Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

 

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a, b, c y d, prescribe: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (…); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)”.

 

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a las marcas de titularidad de las denunciantes, las cuales han sido detalladas en el numeral 1.6. de la presente Resolución.

 

3.3.2 Determinación de los signos utilizados por la denunciada

 

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

 

• Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó consistentes en:

 

- Cinco (05) muestras físicas de perfumes.

 

- Seis (06) impresiones de cartillas.

 

- Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 02 de marzo de 2017, mediante la cual constató que la tienda EQUIVALENZA, ubicada en el Centro Comercial Plaza Lima Sur, pertenece a INVERSIONES MAYANA S.A.C.

 

- Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 07 de marzo de 2017, mediante la cual constató que el módulo EQUIVALENZA, ubicado en el Centro Comercial Mall del Sur, pertenece a LA PERFUMERIE LV S.A.C.

 

• Lo manifestado por la denunciada y los medios probatorios que presentó consistentes en:

 

- Copia del contrato de franquicia y anexos suscrito entre su empresa y Equivalenza 3 S.A.C.

 

- Informe de ventas en el que se adjuntan documentos contables.

 

- Copia de la Resolución N° 021387-2015/DSD-INDECOPI, del 04 de noviembre de 2015, por medio del cual se otorga el registro de la marca EQUIVALENZA.

 

• El Acta de Inspección del 25 de agosto de 2017 y las fotografías que se tomaron en dicha oportunidad.

 

Evaluados los actuados referidos, se advierte que:

• De las cinco (05) muestras físicas de perfumes, se verifica, en el anverso, la representación del signo  y los códigos: 125, 144, 147, 227, 262, 227, en tanto, que, en el reverso, se aprecia la frase “Importado por Perú // EQUIVALENZA 3 S.A.C: RUC 20554803629”.

 

• De las seis (06) impresiones de cartillas, se verifica que en las mismas se señala que determinado código de su producto, correspondería a la tendencia olfativa señalada. La información que se aprecia es la siguiente:

 

COD	Tendencia Olfativa	Familia	Subfamilia	Dirigido a:
112	212 / Carolina Herrera	Floral	Frutal	Dama
125	Lady Million / Paco Rabanne	Floral	Frutal	Dama
127	Ultraviolet/Paco Rabanne	Floral	Oriental	Dama
144	212 VIP / Carolina Herrera	Oriental	Goumand	Dama
145	Black XS / Paco Rabanne	Oriental	Goumand	Dama
147	CH / Carolina Herrera	Oriental	Goumand	Dama
153	212 Sexy / Carolina Herrera	Orienta	Especiado	Dama
208	CH Sport / Carolina	Herbáceo	Marino	Caballero
217	212 / Carolina Herrera	Herbáceo	Amaderado	Caballero
222	212 VIP / Carolina Herrera	Oriental	Amaderado	Caballero
226	One Million / Paco Rabanne	Oriental	Ambarado	Caballero
227	Le Male / Jean Paul Gaultier	Oriental	Ambarado	Caballero
232	CH / Carolina Herrera	Oriental	Especiado	Caballero
235	212 Sexy / Carolina Herrera	Oriental	Especiado	Caballero
262	Invictus / Paco Rabanne	Amaderado	Especiado	Caballero

 

• Del Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 02 de marzo de 2017, se verifica que en la misma dicha persona dejó constancia que en la tienda EQUIVALENZA, ubicada en el Centro Comercial Plaza Lima Sur, perteneciente a INVERSIONES MAYANA S.A.C., se ofertaban productos de perfumería “EQUIVALENZA”.

 

Un extracto de la mencionada acta es el siguiente:

 

“(…) siendo las 11:52 am, la srta Dupont Huapaya, en mi presencia, se acercó al mostrado expresando su interés en adquirir perfumes ofertados en dicho puesto, preguntando si vendían productos de las siguientes marcas:

 

- Carolina Herrera.

- Paco Rabanne.

- Jean Paul Gaultier.

 

Respecto a la pregunta, la respuesta de la vendedora, quien manifestó llamarse Cecilia Malca Linares, fue negativa. Manifestó que ofertaban los productos de perfumería “EQUIVALENZA” y explicó que esta marca ofrece las versiones “alternativas” o “equivalentes” a perfumes de conocidas marcas de terceros como las descritas anteriormente.

 

Con tal fin, el vendedor mostró una tabla donde se consignan los productos equivalenza asociados a dichas marcas (…)”

 

Asimismo, se dejó constancia de la compra de dos productos con los códigos 147 y 262.

 

Finalmente, se adjuntó lo siguiente:

 

        

 

     

 

• Del Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 07 de marzo de 2017, se verifica que en la misma dicha persona dejó constancia que en el módulo EQUIVALENZA, ubicado en el Centro Comercial Mall del Sur, perteneciente a LA PERFUMERIE LV S.A.C., se ofertaban productos de perfumería “EQUIVALENZA”.

 

Un extracto de la mencionada acta es el siguiente:

 

“(…) siendo las once horas y diecisiete minutos del día, la srta Dupont Huapaya, en mi presencia, se acercó al mostrado expresando su interés en adquirir perfumes ofertados en dicho puesto, preguntando si vendían productos de las siguientes marcas:

 

- Carolina Herrera.

- Paco Rabanne.

- Jean Paul Gaultier.

- Nina Ricci.

 

Respecto a la pregunta, la respuesta del vendedor, quien manifestó llamarse Jefferson Paz Hernández, de nacionalidad venezolana, fue negativa. Manifestó que ofertaban los productos de perfumería “EQUIVALENZA” y explicó que esta marca ofrece las versiones “alternativas” o “equivalentes” a perfumes de conocidas marcas de terceros como las descritas anteriormente (…)”

 

“(…) manifestó no contar con fragancias equivalentes a la marca Nina Ricci. Señaló que equivalenza comercializa fragancias inspiradas en las casas más vendidas.

 

Con tal fin, el vendedor mostró una tabla donde se consignan los productos equivalenza asociados a dichas marcas (…)”

 

Asimismo, se dejó constancia de la compra de dos productos con los códigos 227 y 125.

 

Finalmente, se adjuntó lo siguiente:

 

   ^[12]

 

 

 

   

 

En la parte inferior de las tablas se consigna la siguiente información:

 

 

• La denunciada mediante su escrito de contestación indicó que las actas levantadas, por parte del notario y del personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi son pruebas que adolecen de valor, por lo que, carecen de efectos, ya que tanto el notario como el funcionario del Indecopi habrían inducido a la persona que los atendió para que les mostrara la tabla de equivalencia, documento que, según indica, es confidencial e interno.

 

Asimismo, manifestó que el funcionario del Indecopi que efectuó la diligencia de inspección no contaba con autorización judicial para comisar la tabla de equivalencia, documento confidencial.

 

Al respecto, se precisa lo siguiente:

 

- En relación al cuestionamiento del Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 07 de marzo de 2017:

 

Al respecto, teniendo en cuenta la normativa sobre Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1032, se puede determinar que el documento presentado es un acta extraprotocolar, por medio de la cual se consignan, entre otros, actos, hechos o circunstancias que presencie o le consten al notario, confiriéndoles fecha cierta, no estando en su naturaleza determinar con ella la licitud o ilicitud de los eventos observados y consignados en el acta respectiva.

 

En efecto, mediante las actas extraprotocolares, el notario certifica, en el ejercicio de su función, la ocurrencia de un hecho; es decir, afirma que lo apreciado por él ha sucedido, señalando la manera en que ocurre dicho suceso, sin realizar juicio de valor respecto de los mismos. Por tanto, el cuestionamiento al mencionado documento notarial no tiene fundamento.

 

- Respecto al cuestionamiento del Acta de Inspección y Medida cautelar, efectuada por personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, del 25 de agosto de 2017:

 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 115, inciso c), y 118 del Decreto Legislativo N° 1075, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 44, numeral 44.1, acápite b), del Decreto Legislativo N° 1033, la Secretaría Técnica cuenta con facultades para efectuar inspecciones de oficio o a pedido de parte^[13].

 

Por lo que, en atención a la solicitud de las denunciantes y a la facultad con la que cuenta dicha Secretaría, delegó la ejecución de la diligencia de inspección a la Gerente de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, quien a su vez designó al señor Hilmer Luna Victoria García la realización de la misma, persona que el 25 de agosto de 2017 se hizo presente en la dirección a inspeccionar y se identificó como miembro de la GSF^[14] procediendo a levantar el acta en la que dejó constancia de los hechos que verificó, esto es, entre otras cosas, la existencia de las siguientes tablas de equivalencias: 

 

 

De otro lado, si bien la denunciada indicó que el representante de la GSF indujo a la persona que lo atendió para que mostrara la tabla de equivalencia, no ha presentado pruebas o indicios que demuestren lo manifestado; por tanto, el simple dicho de la denunciada no logra afectar el mérito probatorio del mencionado documento elaborado por la autoridad, de donde es posible colegir que las tablas de equivalencia usadas por LA PERFUMERIE LV S.A.C. son puestas a disposición de los consumidores, sin perjuicio de que la misma contenga una referencia en la que se indica que sería de uso confidencial e interno.

 

Cabe mencionar que las inspecciones corresponden a medios de prueba “sui generis”, dado que constituyen actuaciones realizadas por funcionarios en su calidad de autoridad, por lo que, algunos autores comentan que “…esas percepciones constituyen la prueba más segura imaginable y dan por regla general plena certeza” ^[15]

 

Finalmente, la denunciada manifestó que el funcionario del Indecopi que efectuó la diligencia de inspección no contaba con autorización judicial para comisar la tabla de equivalencia. Al respecto, dicho personal no requería de alguna autorización judicial ya que el comiso efectuado fue producto de la ejecución de la medida cautelar de comiso dictada por la Comisión de Signos Distintivos el 08 de agosto de 2017.

 

• De la copia del contrato de franquicia y anexos suscrito entre LA PERFUMERIE LV S.A.C. y Equivalenza 3 S.A.C., se verifica que la denunciada forma parte de la franquicia de productos EQUIVALENZA, cuyo sistema de venta debe efectuarse según el manual operativo otorgado por el franquiciador.

 

Asimismo, del informe de ventas, en el que se adjuntan documentos contables, se puede observar que en la descripción de los productos se consignan códigos, así como, la cantidad de mililitros que contiene.

 

Algunos de los documentos son los siguientes:

 

 

 

 

• De la copia de la Resolución N° 021387-2015/DSD-INDECOPI, del 04 de noviembre de 2015, se verifica que por medio de la misma se otorgó el registro de la marca EQUIVALENZA y logotipo^[16] a favor de Equivalenza International Group S.L.

 

• Del Acta de Inspección del 25 de agosto de 2017 y de las fotografías tomadas en dicha oportunidad, algunas de las cuales son las siguientes:

 

      

 

Se advierte que la denunciada usa las tablas de equivalencia, las mismas que contienen denominaciones que corresponden a algunas de las marcas base de la denuncia. Cabe indicar que dichas tablas consignan la siguiente información:

 

 

De otro lado, se puede verificar que los productos comercializados consignan un código y se encuentran identificados con el signo EQUIVALENZA y logotipo.

 

En virtud a lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada usa tablas de equivalencia en las que se consigna nombres de perfumes. De otro lado, si bien manifestó que el uso de las mismas sería interno y exclusivo de sus trabajadores, se ha verificado, de las constancias notariales levantadas, que las tablas de equivalencia son puestas a disposición de los consumidores.

 

Las tablas de equivalencia cuestionadas contienen los siguientes signos:

 

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

JEAN PAUL GAULTIER

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE

212 CAROLINA HERRERA

CH CAROLINA HERRERA

CAROLINA HERRERA

LADY MILLION

BLACK XS PACO RABANNE

INVICTUS

PACO RABANNE

ULTRAVIOLET

1 MILLION

 

Así, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, corresponde a la Comisión establecer si se han configurado las infracciones previstas en los literales c) y e) del artículo 155 de la Decisión 486, conductas imputadas a la denunciada. En ese sentido corresponde evaluar las mismas.

 

3.3.3. Evaluación de la conducta imputada a la denunciada

 

GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée sustentaron su denuncia en la titularidad de sus marcas detalladas en el numeral 1.6. de la presente Resolución.

 

Al respecto, como es sabido, la marca es aquel signo que sirve para distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia, sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

 

En base a estas consideraciones se le reconoce al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma, derecho que lo faculta a accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva.

 

En el presente procedimiento, las denunciantes manifestaron que la conducta realizada por la denunciada vulnera lo establecido en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, el mismo que tipifica como infracciones a los siguientes comportamientos:

 

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

 

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales”. (el subrayado es nuestro)

 

Del análisis del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo, deben verificarse las siguientes condiciones:

 

- Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

 

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

 

Del análisis de dicho literal, se advierte que comprende, en su enunciado, los siguientes supuestos o hipótesis normativas^[17]:

 

a) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; en otras palabras, el producir o elaborar cualquier material que copie o incorpore un signo distintivo de titularidad de un tercero comportará un uso que requiere la autorización del titular.

 

b) Comercializar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; es decir, cualquier acto de introducción en el comercio^[18] de materiales que copien o incorporen el correspondiente signo distintivo será pasible de ser considerado un uso no autorizado.

 

c) Detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; en otros términos, el solo hecho de poseer materiales que copien o incorporen el respectivo signo distintivo será susceptible de ser calificado como uso indebido, siempre que, de las circunstancias del caso concreto, se pueda inferir la tentativa de introducción en el comercio de productos que contengan dichos materiales, por lo que, el acto de detentar tales materiales debe reflejar la intención de comercializar los respectivos productos, debiendo encontrarse dirigido a exceder el ámbito de la esfera privada^[19].

 

Asimismo, se advierte que, para su aplicación deben verificarse las siguientes condiciones:

 

- Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

 

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

 

En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto previamente y lo desarrollado en el numeral 3.3.2. de la presente resolución, si bien se puede verificar que los signos objeto de denuncia se encuentran consignados en las tablas de equivalencia, dicho material no está destinado a ser incorporado en el producto, por lo que las marcas cuestionadas, por medio de la detentación de dicho material, no serán aplicadas en el artículo comercializado, supuesto exigido por la norma alegada a fin de determinar una posible infracción.

 

Por las consideraciones señaladas, en la medida que se ha verificado que las tablas de equivalencia corresponden a un material que no será aplicado al producto a fin de lograr su identificación, se determina que la conducta materia de denuncia no se encuentra dentro del supuesto contemplado en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que, no procede su aplicación; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia formulada por GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, en este extremo.

 

3.4 Respecto a la protección de la marca notoriamente conocida CAROLINA HERRERA

 

En la medida que la marca CAROLINA HERRERA, inscrita con certificado N° 71608, constituye una marca notoriamente conocida, conforme a lo indicado en el numeral 3.2. de la presente resolución, corresponde analizar si resulta aplicable lo establecido en el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486.

 

Asimismo, el artículo 155, literal e) de la misma norma, establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero que, sin su consentimiento, use “… en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”.

 

Por su parte, el artículo 156 de la misma norma, dispone que “a efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”

 

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

 

“La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”^[20].

 

Cabe precisar que la Decisión 486 contempla dos supuestos de limitación y/o agotamiento al derecho de exclusiva, los cuales se encuentran contenidos en los artículos 157, referido al uso de la marca con fines publicitarios y con el objeto de informar respecto a la disponibilidad de mercaderías, accesorios o piezas de recambio, y el artículo 158, referido al supuesto de importaciones paralelas.

 

En el presente caso, conforme se estableció en el numeral 3.2., ha quedado demostrada la calidad de notoriamente conocida de la marca inscrita con certificado Nº 71608 (CAROLINA HERRERA). Asimismo, ha quedado acreditado que la denunciada usó, entre otras, la denominación CAROLINA HERRERA en las tablas de equivalencia.

 

Cabe mencionar que si bien dicho uso, por las razones ya expuestas, no fue susceptible de ser sancionado por lo establecido en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, dada la calidad de notoria con la que goza la marca CAROLINA HERRERA, corresponde analizar si se encuentra dentro de los alcances del literal e) del artículo 155.

 

Previo a efectuar el análisis de la conducta cuestionada, es preciso mencionar que el supuesto de uso indebido de una marca o de infracción al derecho exclusivo de la misma, contemplado en el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, debe ser concordado con la lista de actos establecidos en el artículo 156 de dicha normativa. En ese sentido, con relación a los posibles actos de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca notoriamente conocida, se considerará que uso en el comercio del mencionado signo serán, entre otros, los siguientes:

 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

 

c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

 

En ese sentido, el uso de las tablas de equivalencia, en las que se consigna la marca notoria CAROLINA HERRERA, concierne a un uso en el comercio de las mismas, ya que corresponden a material comercial de la denunciada, usados por esta con la finalidad de comercializar los productos que oferta, el mismo que si bien contiene una referencia en la que se precisa que su uso sería interno y exclusivo de los trabajadores, se ha verificado, de las constancias notariales levantadas, que las tablas en cuestión son puestas a disposición de los consumidores, excediendo así la supuesta esfera privada que tendrían.

 

Siendo ello así, esta Comisión procederá a analizar la aplicación del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, teniendo en cuenta los alcances desarrollados.

 

- Respecto a la marca notoria CAROLINA HERRERA

 

 

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto son idénticos, debido a que ambos se encuentran conformados por la denominación CAROLINA HERRERA.

 

- Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria CAROLINA HERRERA

 

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requieren la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario”^[21].

 

En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”^[22]. Siendo así, es necesaria “la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”^[23], la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

 

Por ello, “la protección del renombre requiere, en suma, la tutela de la dimensión publicitaria, lo que presupone el aprovechamiento exclusivo de aquél sobre cuyas inversiones y esfuerzos se soporta ésta”^[24], toda vez que “la capacidad de una marca renombrada –entiéndase por ellas también a las marcas notorias de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y a lo señalado por el precedente citado– de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés de aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes va a facilitar la promoción comercial de éstos”^[25].

 

En efecto, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria implica que ésta posea una imagen o prestigio entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

 

Así, “el propósito  perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”^[26].

 

Siendo así, “la protección del signo renombrado frente a conductas parasitarias de su reputación se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se ha asignado”^[27].

 

En el presente caso, se ha verificado que la denunciada usa en el comercio^[28] la marca notoria CAROLINA HERRERA, la misma que, si bien no distingue sus productos, se encuentra en las tablas de equivalencia, las mismas que le sirven como una estrategia mercantil que le permitirá la comercialización de sus perfumes.

 

Así pues, considerando que el signo objeto de cuestionamiento resulta idéntico a la marca CAROLINA HERRERA, que ostenta la calidad de marca notoriamente conocida, se puede verificar que la denunciada estaría aprovechando la imagen positiva y/o prestigio de la misma, en la medida que los consumidores podrían transferir dicho prestigio a los productos que la denunciada comercializa.

 

En ese sentido, se considera que el uso —por parte de la denunciada— del signo objeto de cuestionamiento genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria antes señalada.

 

- Riesgo de dilución de la marca notoria CAROLINA HERRERA

 

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “en cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina –entiéndase la Decisión 486– no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas”.

 

Así, continúa señalando el precedente referido, “la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza”.

 

En efecto, la doctrina refiere que la protección excepcional de las marcas renombradas —entiéndase por ellas también a las marcas notorias de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y a lo señalado por el precedente citado— “surge cuando una marca idéntica o cuasi-idéntica a la marca renombrada es usada por un tercero para diferenciar productos que no guardan semejanza alguna con los productos a los que viene aplicándose la marca renombrada”^[29].

 

Al respecto, Montiano Monteagudo señala que “la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular”^[30].

 

En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución”^[31].

 

Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección […]. Si bien [se] permite el acceso a esta peculiar protección a todo signo renombrado, la propia naturaleza del riesgo –perdida de esa posición exclusiva– reconduce su ámbito exclusivamente a las marcas de alto renombre”^[32]. Asimismo, debe verificarse la existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”^[33].

 

En el presente caso, en la medida que la marca notoriamente conocida CAROLINA HERRERA distingue perfumes y el signo objeto de cuestionamiento se encuentra en las tablas de equivalencia que sirven para comercializar los perfumes que oferta la denunciada, no es posible que se configure el riesgo de dilución aludido.

 

En ese sentido, se considera que el uso por parte de la denunciada del signo objeto de cuestionamiento, no ocasiona la dilución del poder distintivo del signo notorio señalado en el párrafo precedente.

 

- Conclusión

 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la identidad existente entre los signos en conflicto, la Comisión concluye que éstos resultan confundibles.

 

Adicionalmente a ello, en el presente caso si bien el uso en el comercio por parte de la denunciada del signo objeto de cuestionamiento, no ocasiona la dilución del poder distintivo del signo notoriamente conocido, si genera un aprovechamiento del prestigio que éste ostenta.

 

Por las consideraciones expuestas, se acredita que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de CAROLINA HERRERA LTD., configurándose los actos previstos en el literal e) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada en este extremo la denuncia formulada.

 

3.5 Respecto a la denuncia por actos de competencia desleal

 

3.5.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por competencia desleal

 

En principio, la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sancionada por Decreto Legislativo Nº 1044, no se encuentra condicionada a que exista una relación de competencia entre denunciante y denunciado. En este contexto, el artículo 28, numeral 28.2, del mencionado cuerpo de leyes señala que “… Quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando únicamente que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que denuncia…”.

 

3.5.2. Competencia funcional de la Comisión de Signos Distintivos

 

El artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prescribe en su primer párrafo que “Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho …”.

 

Por su parte, el antes citado Decreto Legislativo Nº 1044, prescribe en su Quinta Disposición Complementaria Final, que “La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello”.

 

De la revisión de los actuados, se advierte que en este caso se presentan los supuestos antes mencionados toda vez que existen derechos de propiedad industrial involucrados, los mismos que se derivan del registro de marcas, y además la denuncia ha sido interpuesta por los titulares de dichos signos, por la supuesta comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena.

 

En consecuencia, se concluye que esta Comisión resulta competente para pronunciarse acerca de los actos de competencia desleal alegados por las denunciantes.

 

3.5.3 Examen de la supuesta comisión de los actos de competencia desleal

 

Uno de los pilares fundamentales del sistema de economía de libre mercado es el derecho que tienen los empresarios para competir libremente en el mercado por captar las preferencias de los consumidores o usuarios, lo cual redunda en beneficio de éstos últimos, quienes van a tener mayores y mejores opciones para elegir a fin de satisfacer adecuadamente sus necesidades. En tal sentido, nuestra legislación sobre la materia está orientada a generar los mecanismos que permitan a los empresarios competir libre y lealmente en el mercado, sancionando a aquéllos competidores que se valen de medios ilícitos para captar las preferencias de los consumidores en perjuicio de los derechos de otros competidores.

 

Precisamente, entre las conductas desleales sancionadas por nuestra legislación, encontramos los actos de explotación indebida de la reputación ajena, previstos en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044.

 

- Acerca de los actos de explotación indebida de la reputación ajena

 

El artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 prescribe que los actos de explotación indebida de la reputación ajena “Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero…”.

 

Al respecto, existen establecidos algunos criterios que deben tomarse en cuenta a fin de determinar si existe un acto de explotación de la reputación ajena, a saber: (i) el grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación, (ii) la proximidad competitiva existente entre el tercero y el titular del signo, y (iii) el nivel de afectación a las posibilidades de explotación que corresponden al titular, generado por la utilización del signo por parte del tercero.

 

En el presente caso, las denunciantes han presentado los siguientes medios probatorios a fin de demostrar que, a la fecha de la denuncia, sus marcas poseían un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraban posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondientes:

 

a) Hojas impresas de la página web www.tiendaperfumes.es/perfumes-mas-buscados, sin fecha de impresión.

 

b) Hojas impresas de la página web www.fragrance.org/fragrance-awards/usa-winners, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

 

c) Hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-hombre-336471/, edición España, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

 

d) Hojas impresas de la página web http://listas.20minutos.es/listas/los-mejores-perfumes-del-mundo-para-mujer-371964/, edición España, con fecha de impresión 05 de junio de 2017.

e) Hojas impresas de los libros “CAROLINA HERRERA: 35 Years of Fashion”, “CAROLINA HERRERA: Retrato de un Icono de la Moda” y “JEAN PAUL GAULTIER Loves Latin América”.

 

f) Resoluciones de Notoriedad emitidas por Autoridades competentes de: España, Turquía, Francia, Rumania y China.^[34]

 

g) Informe “Template Evaluations Peru’s Press Clipping”, correspondientes a los perfumes Olympea de PACO RABANNE, Luna de NINA RICCI, Nina pop de NINA RICCI y Good Girl de CAROLINA HERRERA.

 

h) Hojas impresas, en blanco y negro, sin fecha, que corresponderían a la revista ESTILO MODA PARA ÉL.

 

i) Informe de Resultados Anual, elaborado por LLORENTE & CUENCA, de enero de 2017, en las que referencia a la publicidad de las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER.

 

j) Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de abril, mayo y noviembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de PACO RABANNE.

 

k) Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de setiembre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA 212.

 

l) Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de junio, noviembre y diciembre de 2016, en los que se hacen referencia a paneles publicitarios de CAROLINA HERRERA.

 

m) Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, en el que se hace referencia a paneles publicitarios de NINA RICCI.

 

n) Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de la campaña publicitaria del día de padre (junio de 2016), en el que se hace referencia a la publicidad de Invictus, en Facebook, YouTube e Instagram.

 

o) Reporte elaborado por HAVAS MEDIA, de octubre de 2016, respecto de publicidad de Good Girl CAROLINA HERRERA.

 

p) Reporte elaborado por HAVAS MEDIA de 2016, en el que se hace referencia a las publicaciones en diversas revistas de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 Vip Rosé CAROLINA HERRERA, Good Girl CAROLINA HERRERA, Olympea PACO RABANNE, Invictus PACO RABANNE, L’EXTASE NINA RICCI, Classique - Le Male JEAN PAUL GAULTIER.

 

q) Documentos denominados “Auditoria de Ventas Selectivo: Sello out Perú” 2015, y “Sell Out Perú: Presentación de Resultados Calender Year 2016”, declarados como confidenciales.

 

r) Dos (02) videos publicitarios de las marcas Male JEAN PAUL GAULTIER y Olympea de PACO RABANNE.

 

s) Artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario El Comercio, el 24 de mayo de 2017.

 

t) Artículo periodístico denominado “Estos son los mejores perfumes del año”, publicado en el diario Gestión, el 28 de mayo de 2017.

 

u) Hojas impresas de la página web http://smoda.elpais.com/belleza/lo-ultimo/estos-son-los-mejores-perfumes/del-ano/, en las que se aprecia un artículo denominado “Estos son los mejores perfumes del año” de fecha 24 de mayo de 2017.

 

v) Reportes elaborados por HAVAS MEDIA, de 2016, en las que se hace referencia a las publicaciones, en diversas revistas nacionales, de las fragancias 212 CAROLINA HERRERA, 212 VIP ROSE CAROLINA HERRERA, GOOD GIRL, PACO RABANNE OLYMPEA, PACO RABANNE INVICTUS, L’EXTASE NINA RICCI, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER.

 

Antes de efectuar el análisis se deja constancia que no se tomarán en cuenta los medios probatorios a), h) y r) por carecer de fecha. Asimismo, no se evaluará el nivel de reputación y/o implantación en el mercado de los signos GOOD GIRL, NINA POP, L’EXTASE, OLYMPEA, LUNA y 212, 212 VIP ROSE, toda vez que no son signos sobre los cuales se sustente la presente denuncia.

 

Respecto de los medios probatorios b), c), d), e), f) y u), se deja constancia que los mismos han sido emitidos en mercados internacionales; en tal sentido, no acreditan la reputación y/o implantación de las marcas base de la denuncia en el mercado nacional. De otro lado, en relación a los medios probatorios s) y t), si bien son publicaciones efectuadas en diarios de circulación nacional, en ellos únicamente se reproduce una noticia publicada por el diario El País, de España; en tal sentido, dichos medios probatorios tampoco acreditan la reputación y/o implantación de las marcas base de la presente denuncia en el mercado nacional.

 

De los demás medios probatorios presentados, en especial de los reportes de publicidad (medios escritos y paneles publicitarios) y ventas, ha quedado acreditado que las marcas base de la denuncia CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI y JEAN PAUL GAULTIER han desplegado, por medio de la publicidad, esfuerzos para propiciar su prestigio y reputación; por lo que, se determina que las mismas vienen siendo usadas en el Perú para distinguir fragancias y/o perfumes de la clase 03 de la Clasificación Internacional, siendo ampliamente difundidas a través de distintos medios de comunicación masivos, lo que permite concluir que se trata de marcas que gozan de posicionamiento en el mercado nacional y, específicamente, en el  sector económico de fragancias o perfumes.

 

En ese sentido, dado que en el presente expediente se ha verificado lo siguiente:

 

a) La consignación, por parte de la denunciada, de los signos JEAN PAUL GAULTIER, JEAN PAUL GAULTIER LE MALE, 212 CAROLINA HERRERA, CH CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA, LADY MILLION, INVICTUS, BLACK XS PACO RABANNE, PACO RABANNE, ULTRAVIOLET y 1 MILLION, en las tablas de equivalencia.

 

b) Las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI^[35] y JEAN PAUL GAULTIER han logrado acreditar determinada reputación en el Perú para fragancias y/o perfumes, ello como resultado del esfuerzo efectuado por los titulares en el uso de publicidad y otros medios de difusión.

 

Al respecto, dado que las actividades de las denunciantes y la denunciada concurren en el mercado, ya que ambas se dedican al rubro de los perfumes, resulta razonable asumir que LA PERFUMERIE DE LV S.A.C. tenía conocimiento que las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER gozan de una reputación favorable en el mercado nacional; por lo que, al utilizarlas en las tablas de equivalencia, se determina que LA PERFUMERIE DE LV S.A.C. está recurriendo a las mismas para facilitar su acceso al mercado —dado que así evita incurrir en costos—, con la finalidad de obtener una ventaja, aprovechándose de la reputación y prestigio de aquellas, explotando el esfuerzo comercial realizado por las titulares de las mismas para crear y mantener su imagen.

 

En virtud a lo expuesto, dicha conducta determina que LA PERFUMERIE DE LV S.A.C. ha incurrido en la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

 

3.6 Imposición de la sanción

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso de un signo idéntico a la marca notoria base de denuncia, así como en la comisión de un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, esta Comisión considera que corresponde imponer la sanción de MULTA a LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 120 y 121 del Decreto Legislativo Nº 1075^[36].

 

Artículo 120.- Sanciones

 

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

 

a) Amonestación

b) Multa.

 

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

 

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

 

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

 

Asimismo, para la determinación de la sanción, el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, establece lo siguiente:

 

Artículo 121.- Determinación de la sanción

 

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

 

a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;

b) la probabilidad de detección de la infracción;

c) la modalidad y el alcance del acto infractor;

d) los efectos del acto infractor;

e) la duración en el tiempo del acto infractor;

f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;

g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

 

De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

 

En el presente caso, teniendo en cuenta la normativa anteriormente señalada y el hecho que la infracción se configura por el uso de un signo idéntico a la marca notoria base de denuncia que la denunciada, así como en la comisión de un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, esta Comisión considera que corresponde realizar el análisis de la graduación para la imposición de la multa a imponer a LA PERFUMERIE DE LV S.A.C. para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

 

• La denunciada ha usado un signo idéntico a la marca notoria CAROLINA HERRERA.

 

• La denunciada ha cometido actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena en contra de las denunciantes al haber utilizado las denominaciones, cuyo prestigio quedó acreditado, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar sus productos.

 

• No existe información respecto del provecho ilícito que la denunciada pudo haber obtenido con la comisión de la infracción y de los actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena.

 

En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 10 (diez) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

 

3.7 Medidas definitivas^[37]

 

En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso de un signo idéntico a la marca notoria base de denuncia, así como la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena por parte de la denunciada, corresponde prohibirle el uso de la denominación CAROLINA HERRERA, cuya notoriedad y prestigio quedaron acreditados, así como de las denominaciones PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, cuyo prestigio quedo acreditado, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar los perfumes EQUIVALENZA.

 

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los que se utiliza dichas denominaciones, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción y los actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena.

 

3.8 Costas y costos del procedimiento solicitados por las denunciantes^[38]

 

El artículo 126 del Decreto Legislativo Nº 1075, establece que la autoridad podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de las costas y costos del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi.

 

De esta manera, se establece que la orden de pago de costas y costos obedece a una facultad discrecional de la Autoridad Administrativa, facultad que según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI^[39] —refiriéndose a la infractora— no debería encontrarse relacionada con los costos que genera a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

 

En este contexto, al evaluar si corresponde ordenar el pago de costas y costos a la infractora, deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, si la infracción es de tal gravedad que pudiera considerarse evidente para quienes la cometen que será objeto de una denuncia y, por lo tanto, de la instauración de un procedimiento que va a demandar gastos para la parte denunciante y/o para la propia Administración. En segundo lugar, deberá tenerse en cuenta la conducta asumida por la infractora durante el procedimiento, en tanto una conducta renuente u obstruccionista elevaría los costos del proceso, lo cual justificaría disponer el pago de las costas y costos en cuestión, mientras que una conducta idónea y colaboradora podría evitar disponer dicho pago.

 

En atención a las incidencias del procedimiento, las mismas que constituyen infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso de una marca notoria y actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena debido al uso de denominaciones prestigiosas en las tablas de equivalencia, así como el hecho que las partes se dedican al mismo rubro económico, permite presumir que la denunciada se encontraba en condiciones de prever que podía ser objeto de una denuncia.

 

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los cuales han incurrido GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée en el presente procedimiento.

 

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36; 40; 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

 

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

 

Primero: Declarar FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por CAROLINA HERRERA LTD, en el extremo referido a la aplicación del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en relación a la marca notoria (certificado N° 71608) CAROLINA HERRERA, contra LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Perú.

 

Segundo: Declarar INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, en relación a las marcas inscritas con certificados N° 90127, N° 138005, N° 38280, N° 71159, N° 137666, N° 177152, N° 154737, N° 231587, N° 133239, N° 23125, N° 10473, N° 57658 y N° 137595, contra LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Perú. 

 

Tercero: Declarar FUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta por GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, contra LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Perú.

 

Cuarto: SANCIONAR a LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Perú, identificada con RUC N°20600953606, con una multa equivalente a 10 (diez) Unidades Impositivas Tributarias, que deberá ser cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso que la infractora cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del plazo indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la presente Resolución.

 

Quinto: PROHIBIR a LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Perú, el uso de las denominaciones, CAROLINA HERRERA^[40], PACO RABANNE^[41] y JEAN PAUL GAULTIER^[42], en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar los perfumes EQUIVALENZA.

 

Sexto: Disponer que LA PERFUMERIE DE LV S.A.C., de Perú, asuma el pago de costas y costos incurridos por GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, Societé Actions Simplifiée, con motivo del presente procedimiento.

 

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

 

Regístrese y comuníquese

 

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos