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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2218-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 707904-2017/DSD

 

SOLICITANTE: ALEJANDRO CAYLLAHUA QUISPE

 

OPOSITORA: SONY CORPORATION

 

Riesgo de confusión entre signos referidos a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial – Notoriedad de una marca – Aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486

 

Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 7 de junio de 2017, Alejandro Cayllahua Quispe (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SONYU JEANS PREMIUM y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzados y sombrerería en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 11 de agosto de 2017, Sony Corporation (Japón) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

 

(i) Es titular de la marca SONY (Certificado N° 62462), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) Las marcas SONY y SONY y logotipo, son notoriamente conocidas en el Perú y a nivel mundial.

 

(iii) La denominación SONYU, que conforma el signo solicitado, es muy parecida a la denominación SONY que conforma sus marcas.

 

(iv) Dada la notoriedad de sus marcas, se puede asumir que el solicitante actúa mediando mala fe.

 

(v) Ampara su oposición en los artículos 136 literales a) y h), 137 y 146 de la Decisión 486.

 

Adjuntó una copia de los medios probatorios para la otra parte y señaló que copia de dichos documentos obra en los Expedientes N° 678008-2016 y N° 679937-2016.

 

Con fecha 28 de septiembre de 2017, Alejandro Cayllahua Quispe absolvió el traslado de la oposición, manifestando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado no causará confusión en el mercado, razón por la cual debe ser otorgado.

 

(ii) La marca SONY de la opositora es notoriamente conocida en el rubro de los aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que cuando el consumidor adquiera un producto de la clase 25 identificado con el signo solicitado, no lo va a asociar con la marca SONY, toda vez que dicha marca no es usada para comercializar productos de dicha línea.

 

(iii) Existen marcadas diferencias entre el signo solicitado y las marcas de la opositora.

 

Con fecha 20 de octubre de 2017, la opositora precisó que dado el carácter notorio de su marca SONY, ésta tiene una protección más ampliada. Asimismo, señaló que las resoluciones citadas por la solicitante no son de carácter vinculante.

Mediante Resolución Nº 1224-2018/CSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y OTORGÓ el registro del signo solicitado, en virtud a las siguientes consideraciones:

 

Notoriedad de las marcas SONY y SONY y logotipo

 

(i) Sony Corporation alegó que las marcas SONY y SONY y logotipo ostentan la calidad de notoriamente conocidas.

 

(ii) En el presente caso, a efectos de acreditar el carácter de notoriamente conocido de las marcas SONY y SONY, la opositora solicitó que se tomen en consideración los medios probatorios obrantes en los Expedientes N° 678008-2016 y N° 679937-2016.

 

(iii) Evaluados los medios probatorios en su conjunto, se concluye que no se ha acreditado que las marcas SONY y SONY y logotipo gocen de la calidad de notoriamente conocidas en Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina. En efecto, la información proporcionada por la opositora no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega en el sector pertinente, aquello sin perjuicio del hecho de haberse acreditado su comercialización en Perú, toda vez que no se verifica que el volumen publicitario mostrado par la opositora haya generado una implantación de las marcas SONY y SONY y logotipo en los consumidores, circunstancia que, evaluada en conjunto, no acredita la concurrencia de los factores a partir de los cuales se determina el carácter de notoriamente conocido de un signo distintivo.

 

(iv) Siendo así, en el presente caso no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

 

Evaluación del riesgo de confusión

 

(v) Sony Corporation sustentó su oposición en base a la marca SONY (Certificado N° 62465), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

(vi) No obstante que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, dado que no son semejantes, el otorgamiento del registro solicitado no produciría confusión en el público consumidor por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

 

Mala fe - aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

(vii) La opositora señaló que, dada la notoriedad de sus marcas, se puede asumir que el solicitante actúa mediando mala fe. Asimismo, alegó que la presente solicitud también se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo137 de la Decisión 486.

 

(viii) Analizados los medios probatorios, se advierte que éstos se encuentran destinados a acreditar el carácter notorio de las marcas SONY y SONY y logotipo, lo cual no se verifica en el presente procedimiento, en ese sentido carece de sustento lo alegado par la opositora, ya que la mala fe alegada se sustentaba precisamente en el presupuesto de que sus marcas gozan del carácter de notoriamente conocidas.

 

(ix) Sin perjuicio de lo anterior, no existen elementos que permitan establecer que Alejandro Cayllahua Quispe, haya solicitado el presente registro mediando mala fe o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, siendo necesario ponderar el hecho del conocimiento previo de las marcas de la opositora con otros elementos que permitan determinar tales conductas, lo cual no ha sucedido en el presente caso, más aun cuando se ha determinado que el signo solicitado y las marcas de la opositora no resultan semejantes.

 

(x) Al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida a la solicitante, corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

 

Examen de reqistrabilidad

 

xi) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, asimismo, no ha sido solicitado mediando mala fe y no se encuentra incurso en los supuestos del artículo 137 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

 

Consideración final

 

xii) Se han tenido a la vista las marcas SONY STYLE (Certificado N° 61742) y ZONYE y logotipo (Certificado N° 253054), que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas registradas citadas, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ellas.

 

Con fecha 12 de abril de 2018, Sony Corporation interpuso recurso de apelación contra la resolución de Primera Instancia manifestando lo siguiente:

 

(i) Contrariamente a lo sostenido por la Comisión de Signos Distintivos, el signo solicitado y la marca SONY sí presentan una impresión sonora semejante y, por ende, confundible, dada la similitud en sus secuencias de vocales y consonantes.

 

(ii) La Comisión debió aplicar los criterios seguidos en las resoluciones que ha emitido con anterioridad, en las que realizó un análisis más objetivo entre los signos, y sin quebrantar el principio de igualdad ante la Ley.

 

(iii) Acompaña nuevos medios de prueba con la finalidad de reforzar la notoriedad que ostentan las marcas SONY y SONY y logotipo.

 

(iv) Entre el signo solicitado y sus marcas registras no sólo se presenta una confusión directa, sino también una confusión indirecta.

 

Citó jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos, del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que consideró relevante para el presente caso.

 

Con fecha 14 de mayo de 2018, Alejandro Cayllahua Quispe absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Contrariamente a lo sostenido por la opositora, la secuencia silábica del signo solicitado es SON-YU y no SO-NYU. Sin embargo, esta diferenciación no es absoluta, puesto que, al tratarse de una denominación de fantasía, los consumidores podrán referirse a la misma como SON-YU o como SONIU.

 

(ii) La vocal U presente en el signo solicitado sí será percibida por los consumidores.

 

(iii) La jurisprudencia citada por la opositora no resulta vinculante y, además, no se encuentra referida a supuestos idénticos al que es objeto de análisis en el presente caso.

 

(vi) La gran cantidad de material probatorio presentado por la opositora para acreditar la notoriedad de sus marcas no resulta relevante en el presente caso, por cuanto ya ha quedado acreditado que éstas y el signo solicitado no resultan semejantes.

 

(v) La marca SONY coexiste pacíficamente con otras marcas inscritas a nombre de terceros que incluyen la partícula SONI, en distintas clases.

 

Con fecha 24 de julio de 2018, Sony Corporation manifestó que la abundante documentación presentada con su apelación resulta pertinente, por cuanto el momento oportuno en que puede ponerse de manifiesto dicha condición es precisamente en los procedimientos contenciosos como el que es materia de autos. Asimismo, las marcas citadas por el solicitante con las que coexiste su marca SONY presentan diferencias con esta última, lo cual no ocurre en el caso del signo solicitado.

 

Con fecha 8 de agosto de 2018, Sony Corporation presentó nuevos medios probatorios con los que pretende acreditar la notoriedad de su marca SONY.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

De la revisión de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante la Sala) deberá determinar lo siguiente:

 

a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo y la marca registrada SONY y logotipo (Certificado N° 62462), que distingue productos de clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

b) Si las marcas SONY y SONY y logotipo son notorias; y, de ser el caso, si el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) La opositora Sony Corporation (Japón) es titular de:

 

- La marca de producto constituida por la denominación SONY, que distingue vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 62462, vigente hasta el 22 de julio de 2026.

 

- La marca de producto constituida por la denominación SONY STYLE, que distingue ropa, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 61742, vigente hasta el 8 de marzo de 2020.

 

b) Tania Marleni Inocencio Cabello (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación ZONYË y logotipo (se reivindica colores[2]), conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, jeans; bermudas; pantalones chavos; chalecos; casacas; camisas; blusas; polos para damas, caballeros, niños e infantes de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 253054, vigente hasta el 9 de agosto de 2027.

 

 

c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran inscritas, a favor de otros titulares, marcas que incluyan la partícula SONY.

 

2. Cuestión previa

 

En el presente caso, Sony Corporation presentó como uno de los argumentos de su oposición la supuesta mala fe con la que habría actuado Alejandro Cayllahua Quispe al solicitar el registro del signo SONYU JEANS PREMIUM y logotipo.

 

Sin embargo, mediante Resolución N° 1224-2018/CSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos – entre otros aspectos – declaró infundada la oposición formulada en dicho extremo.

 

Cabe señalar que la opositora no interpuso recurso de apelación en el extremo antes referido, por lo que el mismo ha quedado firme.

 

3. Determinación del riesgo de confusión

 

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 156-IP-2005^[3]), en la cual se señala lo siguiente:

 

“Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal.”

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que (…) de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005^[4], el Tribunal Andino estableció que:

 

“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

 

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios y b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

 

Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

3.1 Respecto de los productos

 

Teniendo en consideración los productos a los que están destinados a distinguir los signos en comparación, detallados anteriormente, se advierte que las prendas[5] de vestir que pretende distinguir el signo solicitado comprenden a los vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas que distingue la marca registrada SONY (Certificado N° 62462).

 

Del mismo modo, los calzados que pretende distinguir el signo solicitado comprenden a las botas, zapatos y zapatillas que distingue la marca registrada SONY (Certificado N° 62462).

 

3.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

 

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

 

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005^[6] y 156-IP-2005^[7].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

 

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

 

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

 

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Sobre esto Fernández - Novoa^[8] señala, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”.

 

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo constituye un signo mixto, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

 

Al respecto, en el signo antes referido resultan relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos figurativos y cromáticos que los conforman, según el caso, tal como se aprecia a continuación:

 

 

Previamente al examen comparativo, conviene señalar que, en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

 

En el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo, el elemento denominativo relevante lo constituye la denominación SONYU, toda vez que la denominación JEANS[9] no permitirá al público consumidor identificar un origen empresarial determinado, ya que es un término genérico respecto de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir, por lo que es utilizada de manera constante en el mercado por los consumidores o empresarios para designar dicho producto. Asimismo, la denominación PREMIUM hace referencia a un producto de calidad superior o de primera calidad[10], por lo que describe una característica esperada de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, que se pretende distinguir, la cual será que los referidos productos van a ser superiores o de mejor calidad que los demás productos que se ofrecen en el mercado, constituyendo una denominación laudatoria.

 

Ahora bien, realizado el examen comparativo el elemento relevante del signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo y la marca registrada SONY (Certificado N° 62462), se advierte lo siguiente:

 

- Fonéticamente, los signos presentan una distinta secuencia de vocales (O-U / O-I) y consonantes (S-N-Y / S-N). En efecto, debido a su ubicación dentro del signo solicitado la consonante Y no será percibida como la vocal I, contrariamente a lo que ocurre en el caso de la marca registrada, en que dicha consonante sí será pronunciada como la vocal I, al encontrarse antecedida por la consonante N y sin vocal que le siga, lo cual determina que produzcan una pronunciación y entonación diferente. 

 

- Gráficamente, el signo solicitado presenta elementos figurativos y/o cromáticos adicionales que no se encuentran presentes en la marca registrada, lo cual determina una impresión visual de conjunto distinta.

 

 

3.3 Riesgo de confusión

 

De acuerdo a lo señalado, aun cuando los signos bajo análisis se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, éstos presentan diferencias fonéticas y gráficas, lo que determina, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para los productos de la clase 25, que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

4. Sobre la notoriedad de las marcas SONY y SONY y logotipo

 

4.1 Marco legal y conceptual

 

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

 

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente^[11].

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005^[12] lo siguiente: "Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

 

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009^[13], ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

 

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

 

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

4.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

 

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

 

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

 

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

 

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

 

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

 

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

 

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

 

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

 

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

 

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

 

j) los aspectos del comercio internacional; o,

 

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo^[14], tales como:

 

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

 

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

 

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

 

d) la protección obtenida en distintos países; y,

 

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

 

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria^[15].

 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003):

 

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

 

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

 

- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

 

- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

 

- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

 

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el Expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)^[16].

 

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005^[17]:

 

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso, aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

 

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

 

4.3 Sobre la prueba de notoriedad

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

 

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso           N° 114-IP-2005^[18], en el extremo que señala lo siguiente:

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

 

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

 

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

 

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”^[19] En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

 

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, Certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.^[20]

 

4.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

 

De otro lado, en el Proceso 029-IP-2008^[21], ha señalado lo siguiente:

 

“La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

 

Asimismo, el Tribunal señala: “En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”.

 

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

 

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

 

En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

 

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

 

Asimismo, en el Proceso 24-IP-2009^[22] ha señalado que:

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

 

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

 

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

 

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias^[23].

 

4.5 Determinación del sector pertinente

 

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 6.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

 

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

 

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

 

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

 

4.6 Evaluación de las pruebas presentadas

 

En el presente caso, la opositora ha presentado un conjunto de medios probatorios, entre ellos el mérito de los documentos que obran en los Expedientes N° 678008-2016 y N° 679937-2016.

 

Previamente al análisis de los medios probatorios aportados por la opositora, la Sala conviene en señalar que, conforme a lo establecido por el Tribunal Andino, la calidad de notoria de la marca debe ser anterior a la solicitud de registro contra la cual se opone (7 de junio de 2017).

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no serán tomados en consideración los siguientes medios probatorios obrantes en el Expediente N° 678008-2016, por carecer de fecha cierta:

 

1. 3 fotos de un stand con productos SONY (foja 1 067).

 

2. 13 fotos donde se muestran diversos stand y estrados donde se aprecia la marca SONY (fojas 1 071 a 1 073).

 

3. Impresión de 32 fotografías de la 4ta Convención Internacional de Fotografía & Video, llevado a cabo del 18 al 22 de agosto (no precisa año) (fojas 1 074 a 1 084).

 

4. 2 capturas de pantalla de la página web de El Comercio de fecha 21 de marzo de 2017 (foja 1 179).

 

5. 2 capturas de pantalla de la página web www.noticias.terra.com (foja 1 181).

 

6. 1 captura de pantalla de la página web www.puromarketinfl.com (foja 1 187).

 

7. 2 capturas de pantalla de la página web retos-directivos.eae.es (foja 1 189).

 

8. 2 capturas de pantalla de la página web comofuncionaque.com (foja 1 192).

 

9. 1 captura de pantalla de la página web www.telecinco.es (foja 1 195).

 

10. 1 captura de pantalla de la página web matherea.com/branding-emocional/ (foja 1 196).

 

Tampoco se tomarán en cuenta, por ser de fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro materia de autos, algunas de las facturas emitidas por las subsidiarias de Sony Corporation en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, que obran en el CD presentado en el presente expediente con su escrito de fecha 8 de agosto de 2018. Del mismo modo, no serán tomadas en consideración las referencias a premios obtenidos por Sony Corporation y/o sus subsidirias con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro materia de autos.

 

De los demás medios probatorios presentados por la opositora, se advierte que:

 

- Las decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y/o por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, corresponden a pronunciamientos de autoridades extranjeras, motivo por el cual éstas no resultan vinculantes.

 

- La Resolución N° 1057 de fecha 17 de enero de 2014, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, corresponde a la apelación interpuesta por Sony Corporation en el procedimiento de registro de la marca SONYCO y logotipo, para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, contra la cual formuló oposición.

 

En dicha resolución la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la notoriedad de la marca SONY para identificar “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magn6ticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores” de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, dentro del período comprendido entre los años 2005 a 2010.

 

- La Resolución N° 2447-2009/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2009, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, corresponde al procedimiento de registro de la marca SONISTAR JAPAN y logotipo, solicitado por New Athletic S.A.C., para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, en el cual Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation formuló oposición alegando, entre otros fundamentos, la notoriedad de sus marcas SONY y SONY y logotipo.

 

En dicha resolución, la Comisión señaló lo siguiente:

 

"(...) mediante Resolución N° 006899-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI reconoció la notoriedad de la marca SONY, señalando que los probatorios presentados por SONY KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SONY CORPORATION) en dicho procedimiento ya han sido materia de análisis por dicha Oficina mediante Resolución N° 1351-2003/OSD-INDECOPI; y pese al carácter dinámico y variable que reviste el complejo fenómeno de la notoriedad de una marca, la Oficina considera que la magnitud del reconocimiento efectuado, permite concluir que la marca SONY continúa gozando de la calidad de notoriamente conocida, como signo distintivo que identifica aparatos de reproducción de sonido e imágenes, siendo por lo tanto merecedora de la protección especial que la ley otorga a este tipo de marca”.

 

En este orden de ideas, habiéndose verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado por la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI en la Resolución N° 006899-2007/OSD-INDECOPI sobre el carácter notorio de la marca SONY; aunado a la evaluación de los medios probatorios presentados en el presente expediente, se considera que la marca SONY sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para distinguir aparatos de reproducción de sonidos e imágenes.”

 

Así, se advierte que en el año 2009 la Comisión de Signos Distintivos determinó que las situaciones de hecho y derecho no habían variado respecto del reconocimiento efectuado por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi en la Resolución N° 6899-2007/OSD-INDECOPI, sobre el carácter notorio de la marca SONY, la misma que – a tal fecha – seguía cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación en la materia para ser reconocida como tal.

 

Asimismo, en su resolución la Comisión determinó denegar el registro del signo solicitado por New Athletic S.A.C., al considerar que éste: (i) es susceptible de causar un riesgo de confusión y asociación; y asimismo, riesgo de aprovechamiento indebido con la marca notoria SONY (Certificado Nº 20088), por lo que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 (ii) resulta confundible con las marcas SONY y logotipo (Certificado Nº 82666), SONY (Certificado            Nº 20088) y SONY (Certificado Nº 464), registradas en las clases 7, 9 y 37 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente, a favor de Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation).

 

Contra dicha resolución, New Athletic S.A.C. interpuso recurso de apelación únicamente en el extremo referido a la confusión del signo solicitado con la marca SONY, registrada a favor de Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation), omitiendo pronunciarse sobre la aplicación del artículo 136 inciso h) que también sirvió de base para la denegatoria del signo solicitado.

 

Visto lo anterior, mediante Resolución N° 1473-2011/TPI-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual resolvió que carecía de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por New Athletic S.A.C. y dejó firme la Resolución N° 2447-2009/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre de 2009.

 

- El listado de los registros de la marca SONY y sus correspondientes certificados en distintos países del mundo y sus correspondientes certificados de registro, acreditan la intención de su titular de proteger sus derechos de Propiedad Industrial sobre la misma, a nivel mundial.

 

- El documento denominado “Historia de los Premios de Sony desde 2015 a 2017”, hace referencia a los premios obtenidos por Sony Corporation, sus subsidiarias (por ejemplo, Sony Pictures Entertainment, Sony ATV Music Publishing, Sony Electronics, entre otras) e incluso por personajes representativos al interior de dichas empresas, por diversos logros obtenidos.

 

Entre tales premios se advierten algunos que corresponden a innovaciones en el área de tecnología a través de sus diversos aparatos electrónicos, entre ellos, aparatos de audio y video tanto de uso personal como en la industria cinematográfica (“Sony wins three ‘Product of the Year’ awards at the ‘What Hi-Fi?’ Awards plus other Best Buys” – 2014, “Sony’s products receive Media Plaudits” – 2014, “Awards Galore for Sony’s Products and Technologies” – 2015, “Sony’s Extra Bass Headphones Receives India Design Mark Award” – 2015, “Sony a7R II Wins PopPhoto Camera of the Year” – 2016, entre otros).

 

- El cuadro denominado “Cifras de ventas, publicidad y promoción en los Países Andinos” señala que entre los años 2014 y 2017, se habría incurrido en gastos por S/ 36 569 314 (treinta y seis millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos catorce Soles) en publicidad y promoción, habiendo realizado ventas por S/ 971 685 362 (novecientos setenta y uno seiscientos ochenta y cinco trescientos sesenta y dos Soles) en dicho período.

 

- El documento denominado “Historia de Sony en América Latina” se encuentra referido a la expansión de la empresa en Latinoamérica, desde su ingreso a dicho mercado hasta la actualidad, advirtiéndose que Sony Corporation, a través de sus subsidiarias, tiene presencia en gran cantidad de países latinos, distribuyendo su amplia gama de productos electrónicos identificados con la marca SONY y brindando servicio de soporte tecnológico para tales productos.

 

- El listado de noticias relacionadas con la marca SONY, comprende algunos reportes referidos al lanzamiento de distintos productos electrónicos y tecnológicos identificados bajo dicho signo, así como a su reputación y conocimiento en el mercado a nivel internacional, evidenciando un prestigio y posicionamiento ganado por dicha marca.

 

Entre dichos productos se aprecian aparatos fotográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes (cámaras fotográficas, cámaras de video, audífonos, parlantes, sistemas de home video, blue ray, entre otros). Asimismo, si bien también se advierte que Sony Corporation produce otros productos que identifica con marcas propias que acompañan a su marca SONY, como es el caso de las consolas de videojuegos de marca PlayStation, o teléfonos celulares y tablets que identifica con la marca Xperia.

 

Asimismo, se hace referencia al gran reconocimiento de las subsidiarias SONY PICTURES, productora de importantes proyectos de la industria del cine; y, SONY MUSIC, productora fonográfica de distintos proyectos de la industria musical para varios artistas internacionales.

 

- Las facturas emitidas por las subsidiarias de Sony Corporation en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile acreditan un importante volumen de ventas de diversos aparatos electrónicos de dichas compañías a distintos distribuidores presentes en la región andina.

 

- Los distintos rankings mundiales presentados por Sony Corporation, unidos a las capturas de pantalla de distintas páginas web que contienen información sobre el valor y posicionamiento de la marca SONY[24], señalan que esta última se encuentra dentro de las marcas más reconocidas y valiosas a nivel mundial.

 

- Las imágenes de los diferentes productos de la marca SONY publicadas en Facebook y YouTube, las fotografías y presentación de la campaña de SONY para el mundial FIFA 2014, así como las imágenes y presentaciones de campañas desarrolladas durante el año 2014, permiten verificar la amplia publicidad realizada respecto de la marca SONY en el marco de un certamen deportivo internacional de reconocimiento mundial. Asimismo, se aprecia que la marca SONY tiene una amplia gama de productos tecnológicos y que la misma ha auspiciado el mundial FIFA 2014, encontrándose dicha publicidad y productos en diferentes tiendas ubicadas en distintos distritos de Lima.

 

Visto lo anterior, la Sala determina que los medios probatorios acreditan que la marca SONY es ampliamente conocida y difundida en relación con aparatos fotográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, teléfonos celulares y consolas de videojuegos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, además de ser un signo de uso constante y extendido a nivel nacional e internacional en su rubro, por lo que corresponde considerarla como un signo notoriamente conocido.

 

En consecuencia, corresponde evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

5. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

 

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

 

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.^[25] En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.^[26]

 

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.^[27] Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

 

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto^[28]. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

 

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

 

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra^[29]. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria). 

 

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

 

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo no constituye la reproducción (ya que no reproduce ni copia en forma idéntica o exacta a la marca reconocida como notoria); ni la traducción (en la medida que el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo no expresa en otro idioma o lenguaje a la marca reconocida como notoria); ni la transliteración (por cuanto el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo no copia a la marca reconocida como notoria en caracteres alfabéticos distintos) de los signos reconocidos como notorios.

 

Sin embargo, se advierte que el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo incluye en su conformación la partícula SONY. En tal sentido, dicho signo constituye una transcripción total de la marca notoria SONY, aun cuando dicho signo solicitado presenta adicionalmente la vocal final U, así como la expresión JEANS PREMIUM.

 

En consecuencia, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria SONY; un aprovechamiento injusto del prestigio de tales signos; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

5.1 Determinación del riesgo de confusión

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.  Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486^[30]. A decir de Fernández - Novoa^[31], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

 

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

 

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

 

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

 

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

 

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

 

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

 

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

 

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

 

5.1.1 Respecto de los productos

 

Teniendo en consideración los productos a que se refieren los signos en cuestión, se advierte que se trata de productos no vinculados, por cuanto no tienen la misma naturaleza o finalidad, toda vez que las prendas de vestir, calzados y sombrerería en general que pretende distinguir el signo solicitado buscan satisfacer las necesidades de vestido del consumidor, diferenciándose de los aparatos fotográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, teléfonos celulares y consolas de videojuegos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, identificados por la marca notoria, los cuales consisten en productos tecnológicos. Asimismo, se trata de productos que son no son complementarios ni sustitutos, además, no poseen los mismos canales de distribución, ya que son prestados por empresas distintas. Todo lo anterior, determina que se trate de servicios que no están destinados a los mismos consumidores.

 

En tal sentido, no existe conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos en comparación.

 

No obstante que los signos en comparación se encuentran destinados a distinguir servicios diferentes y no vinculados, corresponde ahora realizar el examen comparativo a efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión.

 

5.1.2 Examen comparativo entre los signos

 

Conforme a lo señalado en el punto 3.2 de la presente resolución, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo y la marca notoria SONY, se advierte que éstos resultan fonética y gráficamente distintos.

5.1.3 Riesgo de confusión

 

El hecho de que los mismos se encuentran destinados a distinguir productos distintos y no vinculados, unido a las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

5.2 Determinación del riesgo de asociación

 

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de un tercero, en particular, cuando, sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

 

Conforme se desprende del artículo antes citado, el riesgo de asociación es una figura regulada a través de la Decisión 486. A decir de Fernández - Novoa^[32], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión^[33], y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión^[34].

 

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009^[35], señalando lo siguiente:

 

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

 

(…)

 

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”.

 

En tal sentido, el riesgo de asociación se producirá cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas.

 

5.2.1 Aplicación al caso concreto

 

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos condiciones: que el consumidor asocie los productos distinguidos con los signos bajo análisis y que éstos presenten semejanza o identidad.  

 

Respecto de la segunda condición, tal como se indicó en el punto 5.1.2 de la presente resolución, el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y la marca notoria SONY son fonética y gráficamente distintos.

 

Sin embargo, respecto de la primera condición, tal como se señaló en el punto 5.1.1 de la presente resolución, en el presente caso no existe vinculación ni conexión competitiva entre los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que se pretende distinguir con el signo solicitado y los productos que distingue la marca notoria SONY.

En atención a lo anteriormente señalado, y dado que en el presente caso no se cumplen ambas condiciones, no es razonable suponer que el público consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y la titular de la marca notoria existe algún tipo de vinculación comercial, o que pertenecen al mismo grupo empresarial, lo que determinaría que exista riesgo de asociación en los consumidores.

 

En consecuencia, no existe riesgo de inducir a los consumidores a asociar ambos signos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial.

 

5.3 Dilución de la marca

 

5.3.1 Marco conceptual y doctrinal

 

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

 

El Tribunal de la Comunidad Andina^[36] ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”

 

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

 

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

 

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

 

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”.

 

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

 

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia^[37].

 

Carlos Fernández Novoa^[38] señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

 

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

 

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.^[39] Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.^[40]

 

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado^[41], en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

 

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

 

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

 

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

 

5.3.2 Aplicación al caso concreto

 

Atendiendo a estas consideraciones, la Sala conviene en señalar que, respecto de la dilución de la marca notoria SONY, ésta no se producirá por el simple hecho de que la denominación que los conforma (o una similar) constituya una nueva marca, sino que se requerirá que su presencia sea de forma tal que el público pueda percibirla como un signo proveniente del mismo origen empresarial que las marcas notorias.

 

En el presente caso, tal como se ha determinado en el punto 5.1.3 la marca SONY y el signo solicitado SONYU JEANS PREMIUM y logotipo presentan diferencias fonéticas y gráficas que los distinguen entre sí; y, además, éstos se encuentran referidos a productos que no guardan vinculación o conexión competitiva.

 

En tal sentido, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado no diluirá la fuerza distintiva de la marca notoria SONY, o su valor comercial o publicitario.

 

5.4 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

 

5.4.1 Marco conceptual y doctrinal

 

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

 

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo^[42].

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

 

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

 

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

 

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

 

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca^[43] implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor^[44].

 

5.4.2 Aplicación al caso concreto

 

En el caso concreto, la opositora no ha logrado acreditar ni demostrar que la imagen que transmite la marca notoria SONY, respecto del sector de aparatos tecnológicos, se traslade mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que se pretende distinguir con el signo solicitado.

 

Por lo tanto, se concluye que no se ha acreditado que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de los signos notorios.

 

5.5 Conclusión

 

Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria SONY; un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

Visto lo anterior, corresponde el acceso a registro del signo solicitado.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero.- Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Sony Corporation, en el extremo referido a la notoriedad de su marca SONY; y, en consecuencia, reconocer la calidad de notoria de la marca SONY, de titularidad de Sony Corporation (Japón), en relación con aparatos fotográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, teléfonos celulares y consolas de videojuegos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial

 

Segundo.- Declarar INFUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Sony Corporation, en el extremo referido a aplicación de las prohibiciones de registro contenidas en los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 1224-2018/CSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2018, que OTORGÓ el registro de la marca de servicio constituida por la denominación SONYU JEANS PREMIUM y logotipo (se reivindica colores[45]), conforme al modelo, a favor de Alejandro Cayllahua Quispe (Perú), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/rdb.

 

/jc.