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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2078-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 713251-2017/DSD

 

SOLICITANTE: NETAFIM LTD.

 

Registro de marca de producto – Falta de distintividad - Distintividad Adquirida (secondary meaning): No acreditada

 

Lima, tres de octubre de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 19 de julio de 2017, Netafim Ltd. (Israen( �span style="letter-spacing:-.15pt"> solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores)[1], conforme al modelo, para distinguir mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 8 de diciembre de 2017, Fernando Wilfredo Capatinta Mamani (Perú) formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que:

 

(i) Es titular del registro de la marca NEW POWER y forma tridimensional[2] (Certificado N° 208532) que distingue productos de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) Existe una total similitud entre los signos en cuestión.

 

(iii) Existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

 

(iv) La semejanza entre los signos radica en el punto de vista gráfico, cromático, visual y estructural.

 

(v) Existe mala fe en la solicitud que ha presentado la solicitante, toda vez que conociendo la existencia de su marca registrada, ha solicitado un signo idéntico.

 

Con fecha 23 de octubre de 2017, Netafim Ltd. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

 

(i) No existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión.

 

(ii) El registro de la marca del opositor fue otorgado sin reivindicar la forma tridimensional, es decir, la Autoridad ha considerado que la figura que presenta la marca registrada no presenta elementos característicos que determinen que sea un elemento distintivo y que, por tanto, pueda ser oponible a terceros.

 

(iii) Existen claras diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en cuestión.

 

Mediante Resolución Nº 706-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Fernando Wilfredo Capatinta Mamani, sin embargo, DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado, en virtud a las siguientes consideraciones:

 

Respecto de la distintividad del signo solicitado

 

(i) El signo solicitado está conformado únicamente por la forma de un ducto con rayas de color anaranjado, el cual carece de aptitud distintiva, toda vez que no presenta características particulares que puedan ser susceptibles en sí mismas de identificar, por parte del público consumidor, los productos que se pretende distinguir (mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego), de los demás que se ofrecen en el mercado.

 

(ii) Cabe precisar que, en el presente caso, el signo solicitado no contiene adicionalmente otros elementos que le aporten distintividad.

 

(iii) En tal sentido, sobre dicha forma tridimensional no puede recaer un derecho exclusivo a favor de una sola persona, sino que, por el contrario, ésta debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por los diversos competidores en la oferta de los productos correspondientes a la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

 

(iv) Por lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

Respecto de la evaluación del riesgo de confusión

 

(i) En la medida que el signo solicitado no resulta distintivo, no es posible determinar que exista riesgo de confusión con la marca registrada de la opositora.

 

Respecto de la evaluación de mala fe

 

(i) El opositor alegó que el solicitante ha peticionado un signo de mala fe, toda vez que, conociendo la existencia de su marca registrada, ha solicitado un signo idéntico.

 

(ii) En el presente caso, se aprecia que el opositor no ha presentado medios probatorios que acrediten la mala fe alegada, y de lo referido por la misma no se evidencia o desprende la conducta maliciosa de la solicitante.

 

Con fecha 13 de marzo de 2018, Netafim Ltd. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) El signo solicitado presenta elementos característicos en su estructura, a saber, dos líneas de color anaranjado combinadas con el fondo negro de la figura que presenta.

 

(ii) Debido a la trayectoria, posicionamiento y fama que tiene en el mercado, el signo, es reconocido e identificado por el sector pertinente del público consumidor, gozando actualmente de una distintividad adquirida o secondary meaning.

 

(iii) El signo solicitado es plenamente distintivo y, como tal, es susceptible de indicar un origen empresarial determinado.

 

(iv) Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 26 de abril de 2018, Netafim Ltd., adjuntó medios probatorios consistentes en facturas de venta electrónicas y un catálogo que acreditarían que el signo solicitado habría adquirido distintividad mediante el uso constante, real e intenso en el mercado peruano.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

b) De ser el caso, si se ha acreditado que el signo solicitado ha adquirido distintividad por el uso en el mercado.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que, existen registradas a favor de terceros en la clase 17 de la Nomenclatura Oficial las siguientes marcas:

 

Marca	Certificado	Titular
	N° 117342	Lubrizol Advanced Materials Inc.
	N° 137577	Optihose del Peru S.A.C.
	N° 160510	Plásticos Rival Cia. Ltda.
	N° 230442	Fernando Wilfredo  Capatinta Mamani
	N° 208531	Fernando Wilfredo  Capatinta Mamani
	N° 208532	Fernando Wilfredo  Capatinta Mamani
	N° 9288	Víctor Lelis Dávila Abanto
	N° 233261	Industrias Saladillo S.A.

 

2. Carácter distintivo del signo solicitado

 

2.1 Sobre la distintividad de los signos

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96[3] - durante la vigencia de la Decisión 344[4] - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección marcaria. 

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[5] u otras razones[6] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, Netafim Ltd. ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Al respecto, la Sala considera que el signo solicitado constituido por la representación de una porción de manguera de color negro con líneas de color anaranjado carece de elementos propios que le doten de fuerza distintiva, no pudiendo identificar un origen empresarial determinado y diferenciar sus productos de otros del mercado vinculados a ellos.

 

Así, de otorgarse el registro solicitado, la solicitante tendría la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la reproducción exacta o cuasi-exacta de la representación de una manguera o tubo con líneas anaranjadas, la cual se pretende registrar como marca, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos (mangueras y tubos flexibles).

 

Al respecto, cabe señalar que la representación de mangueras es frecuentemente utilizada en la conformación de diferentes marcas registradas en la clase 17 de la Nomenclatura Oficial, tal como se desprende del Informe de Antecedentes, siendo necesario precisar que las mismas están acompañadas de elementos adicionales, a diferencia de lo que ocurre con el signo solicitado en el presente caso.

 

Por lo tanto, al no contar el signo solicitado con elementos que permitan su diferenciación en relación con los demás productos de la clase 17 existentes en el mercado, carece de la capacidad distintiva exigida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 para constituirse en una marca, por lo que no procede su registro.

 

3. Sobre la distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario)

 

3.1 Marco legal y conceptual

 

Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte – por consecuencia fundamentalmente del uso – en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

 

Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.

 

De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de alquiler de automóviles “Dollar-a-day” (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión “Dollar-a-day” no había sido usada para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial^[7].

 

En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el secondary meaning adquirido por signos descriptivos) en la legislación comparada de algunos países europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este fenómeno^[8]. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas^[9] (que concede relevancia jurídica al secondary meaning adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso^[10]), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea^[11].

 

Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que “No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1^[12] si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”.

 

Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca.

 

La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal situación). En efecto el segundo párrafo del artículo 136 de la Decisión 486 dispone:

 

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)… (del mismo)^[13]… un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

 

3.2 Aplicación al caso concreto

 

De lo expuesto, se desprende que para que un signo, en principio, carente de aptitud distintiva, adquiera distintividad, deben concurrir las siguientes condiciones:

 

a)Se debe acreditar un uso prolongado en el mercado;

 

b)Dicho uso debe ser percibido por el público consumidor a título de marca; y,

 

c) La marca cuyo uso ha sido acreditado debe ser inequívocamente identificada con un único origen empresarial (en este caso, de quien alega la distintividad adquirida).

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante a fin de acreditar que el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional habría adquirido capacidad distintiva, en virtud a su uso prolongado en el mercado, ha presentado los siguientes medios probatorios:

 

- Copia de 4 facturas emitidas en el mes de noviembre y diciembre de 2017 y febrero de 2018 por Netafim Perú S.A.C. por la venta de productos denominados “Blank Dripline 16010”, “Aries 16250”, “STRM+ 16060” y “Dripnet PC 16010” (fojas 43 a 46).

 

- Copia de facturas emitidas por Netafim Perú S.A.C. en el mes de mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018 en las que se advierte la venta de productos identificados con la marca “Dripnet PC AS”, “Blank Dripline”, “Strm+”, entre otros (fojas 58 a 99).

 

- Catálogo publicitario sin fecha cierta denominado “MANGUERA CIEGA BLANK DRIPLINE”, de la empresa Netafim en el que se publicitan los productos identificados con la marca NETAFIM en el mercado (fojas 47 a 48).

 

 

- Catálogo publicitario sin fecha cierta denominado “MANGUERA DE PARED DELGADA CON GOTERO STREAMLINE PLUS”, de la empresa Netafim en el que se publicitan los productos identificados con la marca NETAFIM en el mercado (fojas 49 a 50).

 

 

- Catálogo sin fecha cierta denominado “DRIPNET PC TWD & MWD” (fojas 100 a 103).

 

 

- Catálogo sin fecha cierta denominado “DRIPNET AS TWD & MWD” (fojas 104 a 107).

 

 

De la revisión de las pruebas antes mencionadas se advierte lo siguiente:

 

(i) No serán tomadas en cuenta las facturas emitidas por Netafim Perú S.A.C. en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018 al ser de fecha posterior a la presente solicitud de registro (19 de julio de 2017).

 

(ii) Respecto de las demás facturas presentadas, éstas no acreditan por sí solas que el signo solicitado sea identificado por el público consumidor como proveniente de un origen empresarial determinado, toda vez que en dichas facturas se identifican productos con una marca denominativa determinada (DRIPNET PC AS, BLANK DRIPLINE, STRM+, entre otras), tal como se aprecia a continuación:

 

 

(iii) Respecto de los catálogos publicitarios presentados, se advierte que carecen de fecha cierta y por sí solos no permiten determinar la difusión y el alcance de los mismos y menos aún que mediante ellos el público consumidor haya logrado asociar el signo solicitado con un origen empresarial determinado, en este caso, la empresa Netafim Ltd.

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que en dichos documentos se verifica la publicidad y ofrecimiento en venta de productos como, por ejemplo, tubería flexible para uso en laterales de riego por goteo, aspersión, tubería de distribución y laterales de riego en proyectos de micro aspersión y nebulización. Asimismo, tanto en dichos casos como en la generalidad de los productos que se ofrecen, se advierte que estos son identificados con una marca denominativa determinada (NETAFIM), incluso señalándose “ahora con nuestra marca grabada para fácil reconocimiento”, tal como se advierte a continuación:

 

 

Al respecto, la Sala conviene en señalar que el análisis de los medios de prueba presentados por la solicitante se debe centrar en determinar si la marca de producto solicitada, por el uso y publicidad en el mercado, ha logrado ser asociada con un origen empresarial determinado, no obstante su falta de distintividad.

En atención a lo anteriormente expuesto, y de la revisión en conjunto de los medios probatorios presentados, se advierte que éstos no resultan suficientes a fin de acreditar un uso constante y prolongado del signo materia de registro en el comercio y que sea percibido por el público consumidor de nuestro país como una marca que es asociada como proveniente de un origen empresarial determinado.

 

En virtud de lo expuesto, se concluye que no se ha logrado demostrar que el signo solicitado haya adquirido la capacidad distintiva que permita diferenciarlo de las marcas de otros competidores para distinguir mangueras no metálicas para riego; tubos flexibles no metálicos para riego de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, careciendo del requisito de distintividad, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Netafim Ltd.

 

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 706-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2018, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo, solicitado por Netafim Ltd.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/ob.