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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

 

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 2518-2007/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 305470-2007

 

SOLICITANTE: BAYER HEALTHCARE LLC.

 

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Acuerdo de Coexistencia: No aceptado

 

Lima,  seis de diciembre del dos mil siete.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 8 de febrero del 2007, Bayer Healthcare LLC. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto CONTOUR, para distinguir instrumentos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales; dispositivos médicos para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumento impregnado con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre en personas diabéticas), de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

 

Mediante Resolución N° 9172-2007/OSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) Se encuentra registrada la marca de producto CONTOUR, para distinguir productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Existe vinculación entre los instrumentos médicos y los instrumentos quirúrgicos, ya que los mismos están destinados a fines médicos y están destinados al mismo sector del público consumidor.

(iii) La palabra CONTOUR califica como una denominación de fantasía, puesto que no pertenece a nuestro idioma y no evoca en los consumidores idea alguna.

(iv) La denominación CONTOUR en el signo solicitado produce la misma impresión visual y auditiva que produce la denominación que compone la marca registrada.

 

Con fecha 27 de junio del 2007, Bayer Healthcare LLC. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) La empresa titular del registro, base de denegatoria en Primera Instancia, no ha formulado oposición al presente procedimiento, ya que no consideró que los signos sean confundibles.

(ii) Su empresa ha celebrado un Acuerdo de Coexistencia con la empresa Johnson & Johnson.

(iii) Los signos no poseen ninguna conexión competitiva, por cuanto los mismos se encuentran destinados a identificar productos distintos. Asimismo, los productos poseen una naturaleza distinta, finalidad y comparten canales de comercialización diferentes.

Citó jurisprudencia que consideró de aplicación al presente caso. Asimismo, adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

 

Con fecha 5 de setiembre del 2007, Bayer Healthcare LLC. adjuntó copia del acuerdo de coexistencia debidamente legalizado por el consulado peruano, así como copia de la carta de consentimiento extendida por la empresa Johnson & Johnson.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si corresponde aceptar el acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante.

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CONTOUR y la marca registrada CONTOUR.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que Johnson & Johnson (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto CONTOUR, que distingue cortador, engrampador quirúrgico, de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado Nº 109595, vigente hasta el 17 de octubre del 2015.

 

Asimismo, es titular de las marcas CONTOUR ENCIRQ (certificado Nº 120046), CONTOUR EPSILON (certificado Nº 119512), CONTOUR (certificado Nº SCIMITAR (certificado Nº 119513), que distinguen dispositivos médicos para usarse en cirugía colorrectal, de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

 

De otro lado, es titular de la marca de producto CONTOUR TRANSTAR (certificado Nº 112841), que distingue engrapadores y cortadores quirúrgicos excepto para el uso de dentistas o cirujanos bucales, de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

 

2. Falta de oposición

 

Respecto a lo manifestado por la solicitante en su recurso de apelación – en el sentido que el hecho que no exista riesgo de confusión entre los signos ha quedado probado, ya que el titular de la marca CONTOUR no ha iniciado la acción legal de oposición contra el registro del signo solicitado, porque no considera que el signo solicitado esté en conflicto con su marca –, resulta necesario precisar que la falta de oposición del titular de una marca registrada no determina la registrabilidad de un signo solicitado a registro, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada (o solicitada) anteriormente.

 

3. Coexistencia de marcas

 

3.1 Marco conceptual

 

Las marcas como instrumentos de identificación y diferenciación de los productos o servicios hacen posible la producción en masa y el desarrollo industrial y comercial de una sociedad.

 

Las marcas coadyuvan a la transparencia en el mercado al permitirle a su titular individualizar – entre la multiplicidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado – los productos o servicios que ofrece. De esta forma puede diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores y crear y asegurarse una clientela.

 

La marca permite a los consumidores diferenciar inequívocamente los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado, y en base a esta diferenciación asociar los productos o servicios con una determinada calidad.

 

El interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés privado del industrial, del comerciante o del prestador de servicios de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo un producto o servicio de un competidor.

 

Puede darse, sin embargo, el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión subsista, con lo que se privaría al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen empresarial, además el consumidor puede verse expuesto a adquirir un producto o servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada. Para impedir lo anterior, el artículo 158 del Decreto Legislativo 823[1] establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

 

Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna norma que expresamente regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 41-IP-99 – en una sentencia expedida durante la vigencia de la Decisión 344[2] – con relación al caso de una solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, señaló que pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado; necesariamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma clase internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente clase[3]. En tal sentido, concluyó que en estos casos el administrador al momento de valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a confrontarse no produzcan confusión en el mercado. Precisó que el acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro[4].

 

Asimismo, cabe señalar que, en el Proceso 104-IP-2002[5], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “ … en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes“.

 

En este sentido, frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; a su vez, se podrá tomar en consideración el hecho de estar frente a casos en que las partes intervinientes formen parte de un mismo grupo empresarial o tengan la condición de sucursales, ello debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente; es decir, que tengan vínculos económicos, al grado que el público consumidor no se vea inducido a confusión en el mercado.

 

3.2 Aplicación al caso concreto

 

Bayer Healthcare LLC. ha presentado copia de un acuerdo de coexistencia de marcas, de fecha 24 de octubre del 2006, celebrado entre Johnson & Johnson y Bayer Healthcare LLC., y una carta de consentimiento, de fecha 18 de julio del 2007, celebrado entre las mismas partes, el que se extiende exclusivamente para el Perú.

 

En dicho acuerdo, Johnson & Johnson, propietaria de la marca CONTOUR, se compromete a no formular oposición ni obstaculizar la solicitud de registro de la marca CONTOUR y otorga expreso consentimiento para que Bayer Healthcare LLC. obtenga el registro de la marca CONTOUR, para distinguir “instrumentos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales; dispositivos médicos para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumento impregnado con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre en personas diabéticas), de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial”.

 

Asimismo, Johnson & Johnson acepta expresamente la coexistencia de sus marcas registradas CONTOUR y CONTOUR TRANSTAR con la marca CONTOUR de Bayer Healthcare LLC.

 

No obstante que se trata de una acuerdo para la coexistencia de las marcas en conflicto y una carta de consentimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del Decreto Legislativo 823, en aras del derecho de los consumidores a una debida diferenciación de los productos o servicios que ofrecen los competidores, para que puedan tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en calidad y precio, se tendrá que realizar el examen comparativo de los signos y de los productos que distinguen, para determinar si corresponde o no aceptar el acuerdo de coexistencia presentado.

 

4. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca[6].

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486[7] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005[8], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

 

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

 

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

 

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.”

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.  Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005[9], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

4.1 Similitud o conexión competitiva

 

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir instrumentos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales; dispositivos médicos para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumento impregnado con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre en personas diabéticas), de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue cortador, engrampador quirúrgico, de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, la Sala considera que existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distingue la marca registrada, ya que si bien tienen distinta finalidad, están dirigidos a los mismos consumidores y presentan canales de comercialización similares.

 

4.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[10] y 156-IP-2005[11].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el caso en cuestión, tratándose de productos que tienen requerimientos específicos, y que en algunos casos son utilizados por personas que tienen conocimientos especializados, resulta razonable asumir que se prestará especial atención al momento de adquirirlos.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CONTOUR y la marca registrada CONTOUR, se advierte, desde el punto de vista fonético y gráfico, que la presencia de la denominación CONTOUR en ambos signos determina un impacto de conjunto idéntico en cada caso.

 

4.3 Riesgo de confusión

 

Por las consideraciones expuestas, al existir identidad fonética y gráfica entre los signos y el hecho de que exista vinculación o conexión competitiva entre los productos que distinguen ambos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

 

5. Aplicación de la jurisprudencia invocada

 

La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones invocadas por la solicitante.

 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Sala ha tenido a la vista las resoluciones de Segunda Instancia, determinando que las mismas versan sobre supuestos distintos al analizado en el caso concreto.

 

Cabe señalar que el examen comparativo no tiene relevancia más allá del caso concreto y, si bien muestra la tendencia de la administración en el examen de registrabilidad, no tiene efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, ya que la determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero: NO ACEPTAR el acuerdo de coexistencia celebrado entre Johnson  y Johnson y Bayer Healthcare LLC.

 

Segundo: CONFIRMAR la Resolución Nº 9172-2007/OSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de producto CONTOUR, solicitado por Bayer Healthcare LLC.

 

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez  y Tomás Unger Golsztyn

 

 

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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