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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1619-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 700396-2017/DSD

 

SOLICITANTE: HERMAN ANTONIO LA TORRE LINARES

 

OPOSITORA: MARKETING LASMA S.A.S.

 

Distintividad del signo solicitado - Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 5 y 32 de la Nomenclatura Oficial

 

Lima, diez de agosto de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 6 de abril de 2017, Herman Antonio La Torre Linares (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación AUA + y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutos, siropes y otras bebidas para elaborar bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2017, Marketing Lasma S.A.S. (Colombia) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de la marca  (Certificado N° 195759), que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

(ii) Los signos en comparación son fonéticamente semejantes y están referidos a productos vinculados.

 

(iii) El signo solicitado carece distintividad por ser genérico y descriptivo.

 

Con fecha 12 de junio de 2017, Herman Antonio La Torre Linares absolvió el traslado de la oposición señalando que los signos en comparación son diferentes fonética y gráficamente, y se encuentran referidos a productos no vinculados.

 

Mediante Resolución N° 310-2018/CSD-INDECOPI de fecha 19 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Marketing Lasma S.A.S. y, en consecuencia, OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

I. Aptitud distintiva del signo solicitado

 

- Se determinó que la denominación AUA + y logotipo no constituye una expresión descriptiva en relación a los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, en la medida que, si bien la denominación AUA resulta ser una variación mínima de la palabra genérica “agua”, se encuentra conformada por una escritura característica y los colores celeste, azul y blanco, lo cual le permite ser asociada a un origen empresarial determinado y lo dota de fuerza distintiva suficiente; por lo que no informa acerca de las características de los productos que se pretenden distinguir.

 

- En tal sentido, el signo solicitado AUA + y logotipo constituye un signo con capacidad distintiva en relación a productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

 

II. Evaluación del riesgo de confusión

- Marketing Lasma S.A.S sustentó su oposición en la titularidad de la marca  (Certificado N° 195759), que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

- Los signos en comparación están referidos a productos no vinculados, y no resultan ser semejantes, debido al tipo de letra característico y a los elementos gráficos y cromáticos que los conforman, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada.

 

Con fecha 19 de febrero de 2018, Marketing Lasma S.A.S. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i) Los signos en comparación son semejantes gráfica y fonéticamente, debido a que comparten la denominación AUA y presentan un color con tonos azules.

 

(ii) Sí existe vinculación entre los productos a los que se refieren los signos en comparación, toda vez que los medicamentos que distingue la marca registrada son ingeridos conjuntamente con el agua que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo, los alimentos para uso médico y veterinario, pueden ser adquiridos de manera conjunta con las bebidas en los supermercados, farmacias y boticas, tales como los alimentos para perros, los suplementos alimenticios (complejo B o alimentos para lactantes).

 

(iii) El término AUA será percibido por el consumidor como AGUA, por lo que será descriptivo para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, contrariamente a lo señalado por la Comisión, los elementos figurativos y cromáticos que presenta, no son suficientes para que el signo solicitado goce de aptitud distintiva que lo diferencie de los demás productos en el mercado.

 

(iv) De otro lado, el signo solicitado es genérico, debido a que está conformado por la única denominación AUA.

 

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018, Herman Antonio La Torre Linares, absolvió el traslado de la apelación indicando lo siguiente:

 

(i) Se encuentra conforme con lo dispuesto por la Comisión en el sentido que no existe semejanza entre los signos en comparación.

 

(ii) Asimismo, no existe vinculación entre los productos a los que están referidos los signos, en la medida que la marca registrada distingue una vitamina A para uso parenteral, es decir, tendrá que ingresar al organismo por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea, sin necesidad de utilizar agua que pretende distinguir el signo solicitado. En tal sentido, los mismos difieren en su naturaleza y finalidad.

 

II.    CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si el signo solicitado AUA + y logotipo reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AUA + y logotipo, y la marca base de oposición.

III.   ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que Marketing Lasma S.A.S. (Colombia) es titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación AUA VITAMINA A PALMITATO MISCIBLE EN AGUA PARENTERAL y logotipo (se reivindica colores[2]), conforme al modelo, que distingue alimento para uso médico o veterinario, medicamento para uso humano, medicamento para uso animal de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 195759, vigente desde el 7 de febrero de 2013 hasta el 7 de febrero de 2023.

 

 

2. Cuestión Previa

 

Mediante Resolución N° 310-2018/CSD-INDECOPI de fecha 19 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, OTORGÓ el registro del signo solicitado AUA + (sin reivindicar la denominación AUA) y logotipo.

 

Al respecto, dado que el solicitante no ha interpuesto recurso de apelación, ha quedado consentido el extremo que otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la denominación AUA, lo que se tendrá en cuenta al momento de evaluar la presente solicitud de registro.

 

3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

 

3.1 Marco conceptual

 

Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.

 

En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí mismos no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada, en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.

 

Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los elementos genéricos y descriptivos – que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación.

 

Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos o usuales – en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique – teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto den lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas o genéricas) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar – con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos – lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte, que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes.

 

3.2 Denominaciones descriptivas

 

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

 

El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

 

De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000[3] y 49-IP-2000[4] - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere – y reiterado en el Proceso 79-IP-2005[5], no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

 

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.

 

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

 

3.3 Denominaciones genéricas, comunes o usuales

 

La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias Nº 6-IP-95[6], 27-IP-95[7], 40-IP-98[8], 49-IP-2000[9], N° 24-IP-2001[10]y 63-IP-2001[11], entiende por denominaciones genéricas aquéllas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar[12].

 

Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en el artículo 135 incisos f) y g) de la Decisión 486, según se trate del nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate o de la designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

 

La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que constituyen el nombre genérico o que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas”.[13]

 

Conviene precisar que los signos genéricos o usuales deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.

 

Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar esa denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente empleadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

 

Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, puesto que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos. En consecuencia, también se encuentran incursos en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones genéricas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.

 

Por lo tanto, las variaciones de una denominación genérica en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.

 

De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación genérica de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter genérico de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

 

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones genéricas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.

 

Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genéricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.

 

4. Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, la Comisión de Signos Distintivos consideró que se debería conceder el registro del signo solicitado AUA + y logotipo, sin reivindicar la denominación AUA.

 

En su apelación, Marketing Lasma S.A.S. señaló, entre otros argumentos, que el término AUA será percibido por el consumidor como agua, por lo que será descriptivo para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, contrariamente a lo señalado por la Comisión, los elementos figurativos y cromáticos que presenta, no son suficientes para que el signo solicitado goce de aptitud distintiva que lo diferencie de los demás productos en el mercado. Finalmente, indicó que el signo solicitado es genérico, debido a que está conformado por la única denominación AUA.

 

Al respecto, conforme se indicó anteriormente, debido a que el solicitante no apeló el extremo que otorgó la presente solicitud sin reivindicar la denominación AUA, ésta no será materia de análisis en el examen de registrabilidad del signo solicitado, sino únicamente si los elementos adicionales que la conforman son suficientes para otorgarle distintividad.

 

En el presente caso se aprecia que, además de estar conformado por un elemento denominativo, el signo solicitado incluye elementos gráficos y cromáticos adicionales, tal y como se puede apreciar a continuación:

 

 

Al respecto, se observa que el signo solicitado está conformado por un tipo de letra característico y por la figura de una cruz (+), todo ello en colores celeste y azul.

 

En tal sentido, se apreciar que, además de estar conformado por un elemento denominativo (AUA), el signo solicitado incluye elementos gráficos y cromáticos adicionales, lo cuales presentan una distribución particular y características que lo dotan de suficiente distintividad para actuar en el mercado, al grado de orientar las preferencias del público usuario y permitir que los productos sean vinculados en el mercado como procedentes de un determinado origen empresarial, siendo capaz de cumplir con la función diferenciadora inherente a toda marca.

 

5. Determinación del riesgo de confusión

 

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca^[14].

 

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486^[15] realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005^[16], en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

 

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005^[17], el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.” (se ha subrayado)

 

En atención a lo anterior, la Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. El análisis de estos elementos es independiente uno del otro, de modo que, para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad y viceversa.

 

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

 

5.1 Respecto de los productos

Se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se refieren a cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; mientras que los productos que distingue la marca registrada están referidos a alimentos para uso médico o veterinario y medicamentos, por lo que difieren en su finalidad al satisfacer necesidades diferentes, en tal sentido, no es posible que sean fabricados por una misma empresa, difieren en sus canales de comercialización y están dirigidos a un público consumidor específico. Asimismo, dichos productos no serán de uso complementario, puesto que el consumo de uno, no conlleva necesariamente, al consumo del otro. En tal sentido, los productos a los que se refieren los signos en comparación, no se encuentran vinculados.

5.2 Examen comparativo

Previamente, cabe precisar que en el caso de la marca registrada AUA VITAMINA A PALMITATO MISCIBLE EN AGUA PARENTERAL y logotipo (Certificado N° 195759), la expresión VITAMINA A PALMITATO[18] MISCIBLE EN AGUA PARENTERAL[19] tiene carácter descriptivo, toda vez que informa directamente sobre las características de los productos a los que está referida, esto es, sobre el compuesto químico que contiene y la forma de uso o aplicación del producto. En tal sentido, dicha expresión no será tomada en cuenta al momento de realizar el examen comparativo.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AUA + y logotipo, y la marca base de la oposición inscrita con Certificado N° 195759, se advierte lo siguiente:

 

- Gráficamente, los signos bajo análisis están conformados por elementos figurativos y cromáticos propios; el signo solicitado presenta la denominación AUA escrita en un tipo de letra delgada estilizada y el símbolo de una cruz en el lado superior derecho de la letra final A, todo en colores azul y celeste; mientras que la marca registrada está conformada por la denominación AUA escrita en letras gruesas, sobre la cual se sobrepone una figura horizontal ondeada, todo en color azul, lo que determina que tengan una impresión visual de conjunto diferente.

 

Signo solicitado	Marca registrada

 

5.3 Riesgo de confusión

De lo anteriormente expuesto, se concluye que los signos en comparación están referidos a productos no vinculados y presentan diferencias gráficas,lo que determina, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marketing Lasma S.A.S. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 310-2018/CSD-INDECOPI de fecha 19 de enero de 2018, que OTORGÓ a favor de Herman Antonio La Torre Linares (Perú) el registro de la marca de producto constituida por la denominación AUA + (sin reivindicar la denominación AUA) y logotipo (se reivindica colores[20]), conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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