WIPO Arbitration and Mediation Center

ARBITRAAL VONNIS

De Telefoongids B.V. v. De heer A.K. Soekhoe

Zaaknr. WIPO2008NL4

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Telefoongids B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Bird & Bird.

Verweerder in deze procedure is de heer A.K. Soekhoe, wonende te Grijpskerk, Nederland, vertegenwoordigd door ARAG Rechtsbijstand.

2. Domeinnaam en Deelnemer

De Domeinnaam in het geschil is <gemeentegids.nl>, die door Verweerder via Tiscom Hosting B.V., te Arnhem, Nederland, is geregistreerd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is op 25 februari 2008 per e-mail, en op 28 februari 2008 per post overeenkomstig de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (de “Regeling”) bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Center”) ingediend. Op 26 februari 2008 heeft het Center Eiseres een ontvangstbevestiging van de Eis gestuurd.

Op 29 februari 2008 heeft het Center SIDN per e-mail om de gegevens betreffende de Domeinnaam gevraagd en op 29 februari 2008 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder van de Domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij tevens bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is en dat zij de status quo van de Domeinnaam op 29 februari 2006 heeft bevroren, welke staat in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.

Het Center heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling en heeft in overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling Verweerder op 4 maart 2008 formeel van het indienen van de Eis op de hoogte gesteld, onder toezending van een afschrift van de Eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 4 maart 2008 aanhangig gemaakt.

Op 18 maart 2008 heeft Verweerder haar Verweerschrift ingediend en heeft het Center de ontvangst daarvan bevestigd. Met inachtneming van het verzoek van Eiseres overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van één arbiter heeft het Center op 18 maart 2008, overeenkomstig artikel 10.1 van de Regeling, aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.

Met inachtneming van de wensen van partijen heeft het Center op 3 april 2008 Wolter Wefers Bettink als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het Scheidsgerecht is van mening dat het correct is aangesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot benoeming arbiter tevens verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling ondertekend en aan het Center doen toekomen.

Omdat partijen in Nederland gevestigd zijn is de procestaal onder toepassing van artikel 17.1 van de Regeling Nederlands.

4. Feitelijke Achtergrond

Merk- en handelsnaamrechten

Eiseres is houdster van de Benelux beeldmerken DE GEMEENTEGIDS, geregistreerd onder nummer 0724642 op 6 augustus 2002 en DE GEMEENTEGIDS ONLINE, geregistreerd onder nummer 0724643 op 6 augustus 2002 (hierna tezamen te noemen, de “ Merken”). De beeldmerken zijn geregistreerd voor diensten in de klassen 9 (waaronder publicaties in elektronische en digitale vorm), 35 (waaronder het verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken en het verschaffen van (bedrijfs)economische en handelsinformatie) en 41 en waren in klasse 16.

Eiseres heeft in 2001 de handelsnamen Gemeentegids en Gemeentegids.nl in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Domeinnnaam

De Domeinnaam is op 17 september 1999 geregistreerd. Op 8 november 2007 is de Domeinnaam op naam van Verweerder geregisteerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres is houdster van de Merken. Eiseres stelt dat Verweerder door middel van het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op haar Merken, primair op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”). Eiseres stelt daarbij dat de Domeinnaam nagenoeg identiek is aan haar Merken. De afwezigheid van “De” en de toevoeging van “.nl” zijn daarbij volgens Eiseres van onbetekenend belang. Voorts stelt Eiseres dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor identieke, althans soortgelijke diensten als waarvoor de Merken zijn geregistreerd, nu Verweerder kennelijk een bedrijvengids/database aanbiedt of zal gaan aanbieden met verkoop van advertentieruimte op het internet. In dit kader stelt Eiseres verder dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam verwarring kan veroorzaken bij het betreffende publiek, dat bij de Domeinnaam zal verwachten een website van Eiseres aan te treffen.

Subsidiair is volgens Eiseres sprake van merkinbreuk aangezien het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder kan worden aangemerkt als gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk waarbij onrechtmatig voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Merken, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Eiseres stelt tevens dat Verweerder door middel van de Domeinnaam inbreuk maakt op haar handelsnamen Gemeentegids en Gemeentegids.nl op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet, waartegen zij zich kan verzetten. Onder verwijzing naar een uittreksel uit het Handelsregister stelt Eiseres dat zij de handelsnamen Gemeentegids en Gemeentegids.nl sinds 2001 gebruikt. Volgens Eiseres gebruikt Verweerder de Domeinnaam sinds 2007 als handelsnaam, aangezien hij toen de Domeinnaam heeft geregistreerd en de Domeinnaam als handelsnaam van zijn eenmanszaak heeft ingeschreven. Aangezien de handelsnaam van Eiseres en de Domeinnaam identiek zijn en voor dezelfde waren en diensten worden aangeboden als die waarvoor Eiseres haar handelsnaam gebruikt, is volgens Eiseres sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet.

B. Verweerder

Verweerder voert onder de naam MediaVisionOnline een eenmanszaak die zich bezighoudt met het leveren van webdiensten en advertentieverkoop op het internet. Met dit doel heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. Verweerder is voornemens bedrijven op de daaraan verbonden website een advertentie te laten plaatsen, waardoor het publiek deze bedrijven door middel van een zoekmachine per gemeente kan vinden.

Verweerder stelt in zijn Verweer voorop dat het registratiesysteem van domeinnamen werkt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Voorts stelt hij dat Eiseres zelf heeft verzaakt om de Domeinnaam te registreren, terwijl de Domeinnaam gedurende geruime tijd te koop is aangeboden.

Met betrekking tot de beweerdelijke merkinbreuk stelt Verweerder als meest verstrekkende verweer dat het woord Gemeentegids geen onderscheidend vermogen, althans een minimale beschermingsomvang heeft. In dat verband verwijst Verweerder naar het feit dat andere ondernemingen op het internet ook gebruik maken van de naam Gemeentegids of een variant daarop, zoals de Internetgemeentegids, de Nederlandse Gemeentegids, de digitale Gemeentegids Winterswijk en Aksemedia Digitale Gemeentegids.

Met betrekking tot de door Eiseres gestelde inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE stelt Verweerder voorop dat de wijze waarop hij het woord Gemeentegids gebruikt niet kan worden aangemerkt als gebruik als merk ter onderscheiding van waren of diensten. Verweerder is voorts van mening dat een beperkte mate van soortgelijkheid bestaat tussen de diensten van Verweerder en die van Eiseres. De diensten van Eiseres zijn bedoeld om gemeentes in staat te stellen hun inwoners informatie te verschaffen van allerlei aard, terwijl de diensten van Verweerder er op zijn gericht om ondernemers advertentieruimte te verschaffen, zodat zij klanten kunnen genereren. Tevens richten partijen zich op verschillende marktsegmenten. De kans op verwarringsgevaar is volgens Verweerder dan ook nihil.

In het kader van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE stelt Verweerder verder dat hij door middel van het gebruik van de Domeinnaam geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de Merken en dat het bij elkaar brengen van belangstellenden geen afbreuk doet aan de reputatie van de Merken.

Met betrekking tot de vordering op grond van inbreuk op de handelsnamen van Eiseres stelt Verweerder als meest verstrekkende verweer dat Eiseres de namen Gemeentegids en Gemeentegids.nl niet als handelsnaam gebruikt, omdat zij geen onderneming onder die namen voert. Verder stelt Verweerder dat zijn gebruik van de Domeinnaam niet kan worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam.

Mocht het Scheidsgerecht niettemin van mening zijn dat Eiseres over handelsnaamrechten beschikt, dan stelt Verweerder dat het woord Gemeentegids te weinig onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam aangemerkt te kunnen worden. In combinatie met het feit dat er maar een beperkte mate van soortgelijkheid bestaat tussen de diensten van Eiseres en die van Verweerder, en Eiseres op geen enkele wijze aannemelijk weet te maken dat er gevaar voor verwarring is, stelt Verweerder dat geen sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Eiseres.

Verweerder verzoekt het Scheidsgerecht de Eis af te wijzen en een vonnis te wijzen dat bepaalt dat Eiseres veroordeeld wordt in de kosten van de procedure, met inbegrip van Verweerder’s kosten van juridische bijstand ten bedrage van € 1.000.

6. Oordeel en Bevindingen

Toepasselijkheid Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht

De Domeinnaam is op 8 november 2007 op naam van Verweerder geregistreerd. Op grond van artikel 21 van de Regeling welke ten tijde van de registratie van kracht was, heeft Verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de geregistreerde domeinnaam, de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkenrecht (inclusief de rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft bevestigd dat de Regeling van toepassing is op de Domeinnaam. Het instellen van de Eis door Eiseres houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tussen partijen in.

Gebaseerd op het voorgaande, alsmede op het aan de Eis ten grondslag liggende, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavige geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan partijen ter vrije bepaling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.

Plaats van arbitrage

In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland.

Beoordeling

Eiseres beschikt over een tweetal beeldmerken die als meest prominente onderdeel het teken Gemeentegids bevatten. Het Scheidsgerecht stelt vast dat de Domeinnaam een teken is dat overeenstemt met de Merken van Eiseres.

Eiseres beroept zich primair op inbreuk op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans artikel 2.20 lid 1 sub b van het BVIE. Voor zover het Scheidsgerecht mocht oordelen dat de Domeinnaam niet in het economisch verkeer wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, stelt Eiseres dat de Domeinnaam inbreuk maakt op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Verweerder heeft zich onder meer tegen deze vorderingen verweerd met de stelling dat de Merken geen onderscheidend vermogen hebben, althans een zodanig gering onderscheidend vermogen, dat de beschermingsomvang zeer beperkt is en zich niet uitstrekt tot het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder.

Dit verweer komt het Scheidsgerecht gegrond voor. Vaststaat dat de Merken zijn geregistreerd en dat zij derhalve naar het oordeel van het Benelux Merkenbureau (“BMB”), de rechtsvoorganger van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, onderscheidend vermogen hebben. Aannemelijk is dat dit is gelegen in de beeldelementen en dat de inschrijving van het woordmerk Gemeentegids door het BMB zou zijn geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Het woord gemeentegids bestaat uit de bestanddelen gemeente en gids, twee gangbare woorden uit de Nederlandse taal. Het woord gemeentegids is daarmee beschrijvend voor een gids of databank met informatie over een gemeente. Voorts blijkt uit de door Verweerder overgelegde stukken dat diverse andere partijen gebruik maken van de aanduiding gemeentegids, doorgaans voor informatie met betrekking tot gemeenten en/of bedrijven.

Weliswaar kan een teken dat van huis uit (in hoge mate) beschrijvend is, door inburgering onderscheidend vermogen krijgen, maar Eiseres heeft nagelaten bewijs van gebruik van de Merken te overleggen, zodat van verkrijging van onderscheidend vermogen door inburgering van de Merken niet is gebleken.

Op grond van het bovenstaande oordeelt het Scheidsgerecht dat de Domeinnaam geen inbreuk maakt op de merkrechten van Eiseres.

Eiseres stelt dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. Voor toepasselijkheid van artikel 5 Handelsnaamwet is vereist dat Eiseres beschikt over oudere handelsnaamrechten, dat Verweerder een daarvan slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam voert en dat dientengevolge, mede gezien de activiteiten van beide ondernemingen, sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek.

Voor toewijzing van de vorderingen die op de Handelsnaamwet zijn gebaseerd is allereerst vereist dat Eiseres aantoont dat zij handelsnaamrechten op de aanduidingen gemeentegids en gemeentegids.nl bezit. Eiseres stelt dat zij sinds 2001 de handelsnamen Gemeentegids en Gemeentegids.nl voert, maar legt ter onderbouwing van deze stelling alleen een uittreksel uit het Handelsregister over, waarop de handelsnamen Gemeentegids en Gemeentegids.nl vermeld staan.

Volgens vaste jurisprudentie is dat niet voldoende, omdat rechten op een handelsnaam ontstaan door deze daadwerkelijk voor een onderneming te voeren (zie bijv. Kleertjes.com v. A.H. Buter, WIPO Zaaknr. 2004NL6 en Ceramicas Casao S.A. en Proarq B.V. v. Lander Bouw Keramiek B.V., WIPO Zaaknr. 2006NL8). Aangezien Eiseres geen bewijs daarvan overlegt (zoals facturen, visitekaartjes of briefpapier), concludeert het Scheidsgerecht dat Eiseres niet over de onder artikel 5 Handelsnaamwet vereiste oudere handelsnaamrechten beschikt.

Om die reden zijn de vorderingen gebaseerd op artikel 5 Handelsnaamwet niet toewijsbaar.

Het Scheidsgerecht overweegt ten overvloede dat, als Eiseres haar handelsnaamrechten wel had kunnen aantonen, de vorderingen terzake ook zouden zijn afgewezen. Weliswaar kan een beschrijvende aanduiding als ‘gemeentegids’ een geldige handelsnaam zijn, maar volgens vaste jurisprudentie kan de houder van een dergelijke handelsnaam anderen niet op grond van de Handelsnaamwet verbieden die aanduiding eveneens in hun handelsnaam te voeren (HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36, Bouwcentrum).

Op grond van het bovenstaande zal het Scheidsgerecht de vorderingen van Eiseres afwijzen.

Omdat Eiseres in het ongelijk gesteld is, zal zij op voet van artikel 28.8 van de Regeling in de kosten van deze arbitrage veroordeeld worden. Het Scheidsgerecht zal de gevorderde kostenveroordeling toewijzen, nu deze alleszins redelijk voorkomt en Eiseres de hoogte daarvan ook niet heeft betwist.

In overeenstemming met artikel 23.5 van de Regeling verklaart het Scheidsgerecht dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

7. Beslissing

Refererend aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande, beslist het Scheidsgerecht als volgt.

1. Het Scheidsgerecht wijst het door Eiseres gevorderde af

2. Eiseres wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van deze arbitrage ten bedrage van € 2.250 alsmede de kosten van juridische bijstand van Verweerder ten bedrage van € 1.000.

3. Het Scheidsgerecht verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wolter Wefers Bettink
Arbiter

17 April 2008