WIPO Arbitration and Mediation Center
ARBITRAAL VONNIS
Ceramicas Casao S.A. en Proarq B.V. v. Lander Bouw Keramiek B.V.
Zaaknr. WIPO2006NL8
In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:
Ceramicas Casao S.A.
Crta. Herrera de los Navarros km. 1,5
E-50450 Muel (Zaragoza) Spanje
en
Proarq B.V.
Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda
(eiser)
en
Lander Bouw Keramiek B.V.
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel
(verweerder)
Scheidsgerecht:
Mr. T.F.W. Overdijk
Amsterdam
Dit arbitraal vonnis wordt door mij gewezen als arbiter in een geschil onder toepassing van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (“de Regeling”) tussen Ceramicas Casao S.A. en Proarq B.V. (Eisers) en Lander Bouw Keramiek B.V. (Verweerder) met betrekking tot
de domeinnaam <faveton.nl> (“de Domeinnaam”).
1. Partijen
Eiser in deze arbitrage zijn Ceramicas Casao S.A. te Muel (Zaragoza), Spanje, en Proarq B.V. te Breda, Nederland (tezamen: Eiser), vertegenwoordigd door Mr. A.H. Ekker (SOLV Advocaten), te Amsterdam, Nederland.
Verweerder in deze arbitrage is Lander Bouw Keramiek B.V. te Kaatsheuvel, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.H.C. van den Akker (Bosselaar & Strengers Advocaten), te Utrecht, Nederland.
2. Domeinnaam en Deelnemer
De domeinnaam in geschil is <faveton.nl>. De Domeinnaam is geregistreerd door Artimedia te Lelystad, een onderneming die werd gedreven voor rekening van M.O. van Ommeren te Lelystad. Artimedia was Deelnemer van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland en het registratiecontract is gesloten tussen D. Lander en SIDN.
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is op 5 juli 2006 per e-mail, respectievelijk op 12 juli 2006 per post bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Center) ingediend.
Het Center heeft op 5 juli 2006 per e-mail een ontvangstbevestiging aan Eiser gestuurd.
Op 5 juli 2006 heeft het Center bij SIDN een verzoek ingediend tot verificatie in het register van de door Eiser overgelegde gegevens betreffende de Domeinnaam.
Op 10 juli 2006 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder is van de Domeinnaam en heeft het de administratieve en technische contactgegevens gestuurd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat het de status quo van de Domeinnaam per 10 juli 2006 heeft bevroren en dat deze status in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.
Het Center heeft de Eis op naleving van de in de Regeling vervatte formele vereisten geverifieerd en heeft ontvangst van de verschuldigde gelden bevestigd. Het Scheidsgerecht verenigt zich met deze bevindingen van het Center.
In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center Verweerder formeel van het indienen van de Eis op de hoogte gesteld onder toezending van een afschrift van de Eis op 13 juli 2006. De arbitrageprocedure is hiermee op 13 juli 2006 aanhangig gemaakt.
In overeenstemming met artikel 9.1 van de Regeling heeft Verweerder op 27 juli 2006 een Verweerschrift ingediend. Het Center heeft op 2 augustus 2006 de ontvangst van het Verweerschrift aan partijen bevestigd.
Met inachtneming van het verzoek van Eiser overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van een arbiter heeft het Center op 2 augustus 2006 overeenkomstig artikel 10.1 aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.
Overeenkomstig de wens van beide partijen heeft het Center op 14 augustus 2006
Tjeerd F.W. Overdijk, kantoorhoudende te Amsterdam, als enig arbiter in dit geschil aangesteld.
Het Scheidsgerecht is correct samengesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling overgelegd.
Eiser heeft op 25 augustus 2006 nadere stukken (een reactie op het Verweerschrift met zes bijlagen) aan het Center toegezonden, met het verzoek deze door te geleiden aan het Scheidsgerecht. Verweerder heeft bezwaar gemaakt tegen deze nadere stukken.
4. Feitelijke Achtergrond
Eiser Ceramicas Casao S.A. (hierna: “Ceramicas”) is producent van geventileerde keramische gevelsystemen onder de aanduiding “FAVETON”. Op 3 augustus 2005 heeft Ceramicas Casao een aanvraag ingediend voor registratie van FAVETON als Gemeenschapsmerk (woordmerk) (“het Merk”) voor waren in klassen 17 en 19 (depotnummer 004574621). Het Merk is op 21 augustus 2006 ingeschreven in het register voor Gemeenschapsmerken. Publicatie van de inschrijving heeft plaatsgehad op 28 augustus 2006 (Bulletin nr 2006/035).
Eiser Proarq treedt sinds augustus 2005 op als agent in de Benelux voor de Faveton producten van Ceramicas Casao. Proarq heeft op 5 oktober 2005 de namen Faveton Nederland en Faveton Benelux als (tweede en derde) handelsnamen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant.
De Domeinnaam
Verweerder heeft de Domeinnaam op 15 november 2005 geregistreerd.
Partijen twisten over de precieze aard van het gebruik van de Domeinnaam tot 1 juni 2006. Sinds ongeveer 1 juni 2006 heeft Verweerder aan de domeinnaam <faveton.nl> een website gekoppeld met informatie over het werk van Pierre Faveton, schrijver van diverse boeken over keramiek en de toepassing ervan.
5. Stellingen van Partijen
A. Eiser
Eiser stelt dat Ceramicas sinds medio 2004 de naam FAVETON voert ter onderscheiding van haar producten en diensten. Deze naam heeft Ceramicas op 3 augustus 2005 als gemeenschapsmerk (woordmerk) gedeponeerd. De producten zijn geventileerde keramische gevelsystemen.
Met betrekking tot Proarq stelt Eiser dat Proarq sinds augustus 2005 optreedt als agent van Ceramicas voor Faveton producten in de Benelux. Hiervoor is in juli 2005 toestemming gekregen. Sinds juli 2005 voert Proarq de namen ‘Faveton Nederland’ en ‘Faveton Benelux’ als handelsnamen. Deze handelsnamen zijn op 5 oktober 2005 ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel.
Verweerder is een directe concurrent van Eiser. Verweerder heeft op 15 november 2005 de domeinnaam <faveton.nl> geregistreerd. Na registratie van de domeinnaam <faveton.nl> heeft Verweerder het internetverkeer gekoppeld aan deze domeinnaam automatisch laten doorgeleiden naar haar eigen website “www.lander.nl”.
De FAVETON-producten zijn eind 2005 door Eiser gepresenteerd op de internationale bouwbeurs Construmat 2005. Daarbij werd FAVETON onderscheiden met een eerste prijs in de categorie ‘ bouwproducten’. Die presentatie, de behaalde onderscheiding en publicaties in vakbladen leidde tot steeds meer belangstelling voor het product bij het relevante publiek. Wie naar aanleiding hiervan als geïnteresseerde naar Faveton producten naar de website “www.faveton.nl” ging, werd echter direct doorgeleid naar de website “www.lander.nl” van Verweerder. Eiser heeft Lander daarop laten aanschrijven door een advocaat, maar Lander heeft op deze aanschrijving niet gereageerd. De koppeling van de domeinnaam naar haar eigen site heeft Verweerder tot 1 maart 2006 gehandhaafd. Daarna werd op de site vermeld dat de site ‘under construction’ was. Sinds ongeveer 1 juni 2006 heeft Verweerder aan de domeinnaam <faveton.nl> een website gekoppeld die gewijd is aan de Franse auteur Pierre Faveton. Op de site staan foto’s van boeken, een toelichting met foto’s op het door Faveton geschreven ‘Les Barbotines’, en foto’s en teksten over Majolica aardewerk. Deze website kan niet worden gezien als een uiting van oprechte belangstelling voor Pierre Faveton of diens werk, doch is veeleer een middel om een alibi te creëren. Het materiaal dat op de website wordt getoond is geheel of grotendeels afkomstig van openbaar toegankelijke Internet(-bronnen).
Door het registreren van de domeinnaam <faveton.nl> en het gebruik daarvan maakt Verweerder inbreuk op het merkenrecht Ceramicas. Het gebruik van de aanduiding Faveton moet worden beschouwd als het gebruik in het economisch verkeer voor waren waarvoor het merk is ingeschreven in de zin van artikel 13A lid 1 sub a Benelux Merkenwet (“BMW”),of als gebruik in het economisch verkeer van het merk of overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren in de zin van 13A lid 1 sub b BMW.
Verweerder gebruikte de domeinnaam immers uitsluitend om bezoekers te geleiden naar haar eigen website, waar dezelfde waren werden aangeboden als de producten van Ceramicas. Omdat beide zich richten op bouwmaterialen, waaronder keramische gevelsystemen, is er een reële mogelijkheid van verwarring tussen de domeinnaam van Verweerder en het Merk.
Bovendien wordt met dat gebruik van de naam Faveton zonder geldige reden in het economisch verkeer door Verweerder ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van of reputatie van het merk van Ceramicas in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW.
Verweerder overtreedt bovendien de voorschriften van artikel 5 Handelsnaamwet (“Hnw”) door het registreren en gebruiken van de domeinnaam <faveton.nl>. Nu Proarq deze naam al voerde voordat Verweerder de naam registreerde, is bij het publiek verwarring te duchten gezien de aard van beide ondernemingen en de plaatst waar zij gevestigd zijn. Eiser stelt verder dat Verweerder handelt in strijd met artikel 5a Hnw, nu de domeinnaam het merk van Ceramicas bevat en dientengevolge verwarring bij het publiek te duchten is omtrent de herkomst van waren.
Eiser stelt dat Verweerder met de inmiddels veranderde website “www.faveton.nl” slechts een rookgordijn wil ophouden om aan de vorderingen van Eiser te ontkomen. Gezien de concurrentieverhouding tussen partijen moet het verweer van een redelijk belang worden verworpen.
Eiser stelt dat de registratie van Verweerder te kwader trouw is. Verweerder heeft de Domeinnaam uitsluitend geregistreerd om de registratie door Ceramicas onmogelijk te maken, dan wel om de bedrijfsuitoefening van Ceramicas en Proarq te frustreren.
Op de hiervoor beschreven gronden vordert Eiser dat het Scheidsgerecht:
1. zal bepalen dat Eiser houder wordt van de Domeinnaam en dat het te wijzen arbitrale vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging Doneinnaamhouder;
2. Verweerder zal verbieden domeinnamen vergelijkbaar met de Domeinnaam te registreren, “al dan niet” versterkt met een dwangsom van € 10.000 per keer en € 1.000 per dag dat de overtreding voorduurt;
3. Verweerder zal veroordelen in de proceskosten, inclusief de kosten van juridische bijstand, die op het moment van indienen van de Eis ongeveer € 2.500 inclusief BTW bedroegen en die vanwege nog te verrichten proceshandelingen uiteindelijk naar schatting € 4.000 zullen bedragen;
4. het te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren.
B. Verweerder
Verweerder laat zich omschrijven als ondernemer in de markt van keramische gevelsystemen en importeur en agent van diverse merken.
Wat betreft de feiten merkt Verweerder op dat Pierre Faveton een Franse auteur is van diverse boeken over keramiek. Omdat produkten van Lander eveneens van keramiek zijn en de naam Faveton precies past in het rijtje van Lander’s keramische producten waarvan de merken eindigen op “–ton”, heeft Lander besloten een website aan het werk van Pierre Faveton te wijden.
Verweerder betwist dat de Domeinnaam is gebruikt voor het doorlinken naar de website “ www.lander.nl”. De door Eiser geproduceerde verklaringen hieromtrent komen van partijen zelf. Eiser heeft geen afdrukken van de website van Lander met de domeinnaam <faveton.nl> erboven overgelegd.
Verweerder voert tegen de vorderingen het volgende aan:
Eisers beroepen zich op het gemeenschapswoordmerk Faveton, dus moet de eventuele inbreuk worden beoordeeld aan de hand van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De Benelux-Merkenwet is volgens Verweerder niet van toepassing. Dit is in het bijzonder van belang voor het beroep van Eiser op artikel 13.A sub d BMW, welke grondslag niet wordt geboden door de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (“GMV”).
Verweerder verhandelt onder meer keramische gevelplaten, die allen een naam dragen die eindigt met het achtervoegsel “ton”. “Ton” is Duits voor klei. De voorvoegsels beschrijven onder andere de soort, kwaliteit en hoeveelheid van de waren. Daarmee missen de tekens in combinatie met het achtervoegsel “-ton” elk onderscheidend vermogen voor keramische producten. Dat geldt ook voor het teken Faveton, voor zover dit geclaimd wordt voor op klei gebaseerde producten zoals keramiek.
Een eventueel beroep op inburgering als merk zal niet slagen, nu Eiser hiervoor geen enkel bewijs levert.
Verweerder gebruikt het teken ‘Faveton’ uitsluitend in de Domeinnaam. De naam ‘Faveton’ is slechts een uithangbord voor een website over Pierre Faveton. Dit is gebruik van het teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten als bedoeld in artikel 5 lid 5 Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Harmonisatierichtlijn, afgekort “HRl”).
In de HRl is in artikel 5 lid 5 opgenomen dat een lidstaat vrij is om beschermende maatregelen te treffen indien een teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. In de GMV is van deze optie geen gebruik gemaakt. Verweerder verwijst in dit verband naar het arrest HvJEG 21 november 2002, IER 2003, p. 35 (Robeco/Robelco).
Voorzover het Scheidsgerecht mocht oordelen dat Eiser wèl een beroep kan doen op artikel 13A lid 1 sub d BMW, heeft Verweerder een geldige reden om de naam Faveton te gebruiken. Verweerder gebruikt de website immers voor ‘privaatgebruik’, waarbij op geen enkele wijze wordt verwezen naar of aangehaakt bij de producten van partijen. Met dergelijk gebruik wordt bovendien op geen enkele wijze ongerechtvaardigd voordeel getrokken of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Eiser.
Verweerder ontplooit met de website “www.faveton.nl” geen handelsactiviteit en zij streeft er geen commercieel doel mee na. Gebruik van het teken heeft uitsluitend plaats in de particuliere sfeer. Om die reden staat voor Eiser geen beroep open op artikel 9 GMV, noch op artikel 13A lid 1 a t/m c BMW.
Lander exploiteert een website over Pierre Faveton. Zulk gebruik kan niet worden aangemerkt als gebruik voor dezelfde waren of diensten. Voor Eiser staat om die reden geen beroep open op artikel 9 lid 1 sub a GMV.
De waren of diensten die Verweerder aanbiedt zijn boeken en informatie over de auteur Pierre Faveton; geen keramische gevelplaten. Er is dus geen sprake van soortgelijke waren of diensten. Om die reden kan Eiser zich evenmin beroepen op art 9 lid 1 sub b GMV.
Artikel 9 lid 1 sub c GMV is niet van toepassing. Eiser heeft geen bewijs van bekendheid of reputatie overgelegd.
Voor het geval de BMW van toepassing mocht worden geacht, beroept Verweerder zich mutatis mutandis op dezelfde verweren.
De Hnw is niet van toepassing, aangezien geen van de drie partijen een onderneming drijft onder de naam Faveton. Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Voor Eiser zijn “Ceramicas” en/of “Proarq” niet de naam van het product dat de onderneming verhandelt. De inschrijving in het Handelsregister van de naam Faveton doet daar niet aan af, nu inschrijving zelf geen handelsnaam in de zin van de Hnw oplevert. Eiser heeft geen bewijs van het voeren van de handelsnaam overgelegd, maar slechts het gebruik in de door Eiser geregistreerde domeinnaam <faveton.com>.
Ook als wordt aangenomen dat Eiser de naam Faveton als handelsnaam heeft gevoerd, wordt door Verweerder geen overeenkomstige of verwarringwekkende handelsnaam gevoerd. Gebruik van de aanduiding “faveton” in de domeinnaam voor een website over Pierre Faveton is geen handelsnaamgebruik.
De bezoeker van de website “www.faveton.nl” zal direct merken dat hij/zij niet op een site is beland die informatie over keramische gevelplatenverschaft. Verweerder heeft slechts één vraag gekregen om nadere informatie met betrekking tot de website en dat verzoek was van Eiser Proarq zelf. Er is dan ook geen enkele verwarring te duchten.
Eiser levert geen enkel bewijs van gebruik van de aanduiding Faveton voor haar producten in de Benelux, laat staan enig bewijs van de gestelde populariteit van de Faveton producten.
De website “www.faveton.nl” verwijst op geen enkele wijze naar Lander’s producten, wat door Eiser wordt erkend. Deze website is niets meer dan een privaat initiatief van de directeur van Lander. Daarbij doet niet terzake hoe de website is ingericht.
Voorzover er van doorlinken gesproken kan worden, is van doorlinken momenteel geen sprake meer, waardoor het belang van Eiser afneemt.
De door Verweerder geëxploiteerde website raakt op geen enkele wijze de belangen van Eiser, ook al niet omdat Eiser Ceramicas wel in het bezit is van de domeinnaam faveton.com.
Vordering 1 van Eiser dient te worden afgewezen aangezien Eiser niet heeft aangetoond een merk dan wel handelnaamrecht te hebben. Hetzelfde geldt voor vordering 2 omdat deze veel te ruim is omschreven. Het mag en kan Lander niet verboden worden een domeinnaam vergelijkbaar met de naam faveton te registreren omdat hiervan de grens niet duidelijk is weergegeven, terwijl niet iedere domeinnaam inbreuk zal maken op beweerde rechten van Eiser. Dat zou betekenen dat Lander voor elk nieuw product eindigend op –ton een dwangsom riskeert.
De gevorderde proceskostenveroordeling dient te worden afgewezen aangezien aan Verweerder geen enkele mogelijkheid is geboden om de kwestie onderling af te handelen.
6. Oordeel en Bevindingen
Toepasselijkheid van de Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht
Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 15 november 2005. Op grond van artikel 21.2 van het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen van de SIDN (“ Reglement voor Registratie”), dat ten tijde van deze registratie van kracht was, heeft Verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam, de Domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) en/of een recht op een Nederlandse handelsnaam. De SIDN heeft aan het Center bevestigd dat de Regeling van toepassing is op de Domeinnaam. Met instelling van de vorderingen door Eiser is tussen partijen een arbitrageovereenkomst tot stand gekomen. Van deze arbitrageovereenkomst kan niet worden gezegd dat deze zal leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de partijen staan (artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Tussen partijen is derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen.
Gebaseerd op het voorgaande en op de aan de Eis ten grondslag liggende merk- en handelsnaamrechten, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavig geschil tussen Eiser en Verweerder te beslechten.
Toepasselijk recht, plaats van arbitrage, taal
Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht. In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland.
Wat betreft de procestaal zij opgemerkt dat Ceramicas is gevestigd in Spanje, terwijl Proarq is gevestigd in Nederland. Aldus zijn niet alle partijen in Nederland woonachtig of gevestigd (artikel 17.1 van de Regeling), noch is er sprake van het geval dat een Eiser of Verweerder geen woonplaats of vestiging in Nederland heeft (artikel 17.2 van de Regeling). Nu echter zowel Eiser als Verweerder zich laten bijstaan door Nederlandse advocaten en deze advocaten in het Nederlands gestelde stukken hebben ingediend, verstaat het Scheidsgerecht dat de procestaal het Nederlands is.
Nadere stukken Eiser
Eiser heeft nadere stukken ingediend. Verweerder heeft daartegen bezwaar gemaakt. Het Scheidsgerecht neemt de nadere stukken van Eiser niet in beschouwing. Hierbij neemt het Scheidsgerecht in overweging dat:
- de nadere stukken zijn ingediend na sluiting van de schriftelijke procedure (artikel 18.1 van de Regeling);
- Verweerder tegen die stukken bezwaar heeft gemaakt; en
- toelating van de nadere stukken na sluiting van de schriftelijke procedure in beginsel slechts zou moeten worden toegestaan in buitengewone omstandigheden, zoals het ontstaan van nieuwe, pertinente feiten, die voor het indienen van de Eis of het Verweerschrift nog niet aanwezig waren, en waarop de partij die het indienen van nadere stukken verzoekt in alle redelijkheid niet kon anticiperen. Het indienen van nadere stukken vertraagt de administratieve procedure en ondermijnt daarmee een vlot verloop van de procedure, zoals voorgeschreven door onder meer artikel 11 en 23 van de Regeling.
Terzijde merkt het Scheidsgerecht nog op dat het zich op grond van de ingediende stukken voldoende geïnformeerd heeft geacht.
Beoordeling van het geschil
Merkenrecht
Eiser baseert zijn vordering allereerst op het depot door Ceramicas van FAVETON als Gemeenschapsmerk (woordmerk) voor waren in klassen 17 en 19 (depotnummer 004574621). Bij het aanhangig maken van de Eiswas dit merk nog niet ingeschreven. Op grond van artikel 6 GMV wordt het gemeenschapsmerk verkregen door inschrijving. Het depot schept geen recht. Ten tijde van de indiening van de Eisbeschikte Eiser derhalve nog niet over een geldig gemeenschapsmerk. Op grond van eigen onderzoek in het openbare register van het Bureau voor Harmonisatie voor de Interne Markt (BHIM) (CTM-Online) heeft het Scheidsgerecht intussen vastgesteld dat het Merk op 21 augustus 2006 is ingeschreven in het register voor Gemeenschapsmerken. Publicatie van de inschrijving heeft plaatsgehad in het Bulletin nr 2006/035 d.d. 28 augustus 2006. Op grond van artikel 9 lid 3 GMV kan na publicatie jegens derden een beroep op de inschrijving worden gedaan en op grond van artikel 46 GMV heeft het gemeenschapsmerk gelding vanaf de datum van indiening van de aanvrage. Dit één en ander brengt mee dat Eiser in beginsel vanaf de publicatiedatum en met terugwerkende kracht tot de indieningsdatum een beroep kan doen op het Merk.
Verweerder heeft aangevoerd dat het Merk geen onderscheidend vermogen heeft voor keramische producten. Het Scheidsgerecht verwerpt dit verweer. Het Scheidsgerecht stelt voorop dat ingevolge artikel 95 de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk hebben te werken met een vermoeden van geldigheid. Daargelaten of deze regel rechtstreekse werking zou hebben voor arbitrale vonnissen die ingevolge de Regeling worden gewezen, is het Scheidsgerecht van oordeel dat ook bij arbitrages onder toepassing van de Regeling het hanteren van een presumptie van geldigheid is aangewezen. Dat geldt in elk geval voor het Merk. In het kader van de inschrijvingsprocedure is het Merk immers onderzocht op eventuele toepasselijkheid van absolute weigeringsgronden, waaronder het gemis van elk onderscheidend vermogen (artikel 7 lid 1 onder b GMV).
Ook zonder presumptie van geldigheid zou dit verweer overigens geen doel treffen. Verweerder heeft ter onderbouwing van haar stelling met betrekking tot het onderscheidend vermogen verwezen naar producten die zij zelf voert, waarvan de benaming steeds zou zijn samengesteld uit een beschrijving van soort, kwaliteit en hoeveelheid en het achtervoegsel “–ton”, wat in het Duits ‘ klei(aarde)’, ‘leem’ of ‘pijpaarde’ betekent. De omstandigheid dat het element ‘Ton’ in het Duits deze betekenissen heeft, brengt echter nog niet mee dat het teken FAVETON in zijn geheel (uitsluitend) beschrijvend zou zijn. Verweerder heeft immers niet gesteld dat of waarom het element ‘fave’ beschrijvend zou zijn of anderszins onderscheidend vermogen zou missen.
Eiser heeft gesteld dat Ceramicas rechthebbende is op het Merk. Blijkens de publicatie van de inschrijving is Ceramicas in het Register voor gemeenschapsmerken vermeld als merkhoudster. Verweerder heeft niet betwist dat Ceramicas rechthebbende is.
Op grond van het voorafgaande gaat het Scheidsgerecht er voor de beslissing van dit geschil vanuit dat het Merk een geldig gemeenschapsmerk is met gelding vanaf de depotdatum, 3 augustus 2005. Eiser kan worden aangemerkt als merkhouder.
Inbreuk op het Merk?
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient in dit geschil – voorzover het de grondslag merkinbreuk betreft - beoordeeld te worden of Verweerder door de registratie en / of het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op (een) Beneluxmerkrecht(en) (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) waartoe Eiser gerechtigd is.
Eiser heeft ter onderbouwing van zijn vorderingen en inbreuk-argumenten telkenmale verwezen naar bepalingen uit de Benelux-Merkenwet. Verweerder heeft erop gewezen dat de BMW niet van toepassing is, nu Eiser een beroep doet op een gemeenschapsmerk. Nu Eiser echter op niet mis te verstane wijze een beroep heeft gedaan op haar gemeenschapsmerk(aanvrage) – onder toevoeging van depotgegevens en overlegging van een kopie van een overzicht van relevante gegevens (bijlage 2 – CTM-Online – detailed trade mark information) – gaat het Scheidsgerecht er vanuit dat Eiser heeft bedoeld zich te beroepen op de relevante bepalingen van de GMV. In dit verband is mede van belang dat deze arbitrage plaats heeft onder toepassing van Nederlands recht, het Scheidsgerecht heeft te beslissen naar de regelen des rechts (artikel 1054 lid 1 Rv.) en dat het Scheidsgerecht bevoegd is ambtshalve rechtsgronden aan te vullen (artikel 25 Rv.). Voorts is van belang dat Verweerder er blijkens zijn verweerschrift rekening mee heeft gehouden dat het Scheidsgerecht de aanspraken van Eiser zou beoordelen op basis van de GMV, zodat Verweerder door deze uitleg van de eis, c.q. door aanvulling van de gronden van de Eisniet onredelijk in zijn verdediging is geschaad.
Eiser stelt dat Verweerder door het registreren van de Domeinnaam en het gebruik ervan inbreuk maakt op het Merk. In dit verband is het volgende van belang.
Vast staat dat Eiser zijn Faveton-systeem aan het publiek heeft gepresenteerd op de internationale bouwbeurs Construmat 2005. Uit informatie op de website “www.construmat.com” blijkt dat deze beurs werd gehouden van 11 tot 16 april 2005 (niet eind 2005, zoals Eiser heeft gesteld). Vast staat voorts dat beide partijen opereren op de markt voor keramische gevelsystemen. Eiser heeft gesteld dat Verweerder een directe concurrent van Eiser is. Verweerder heeft dit niet voldoende gemotiveerd bestreden. Uit de stukken wordt niet geheel duidelijk of het Faveton-systeem zelf ook moet worden beschouwd als een systeem dat direct concurrerend is voor de producten die Verweerder in zijn assortiment voert, maar dat is ook niet van doorslaggevend belang. Aannemelijk is dat Verweerder tijdens de beurs Construmat 2005 of op enig moment in de maanden na deze beurs kennis heeft genomen van het bestaan van het Faveton-systeem en dat Verweerder het interessant vond deze naam als domeinnaam onder het .nl domein te registreren.
Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam tot omstreeks 1 maart 2006 gebruikt om bezoekers van de website door te leiden naar de eigen website “www.lander.com”. Verweerder heeft die stelling betwist. De betwisting door Verweerder heeft het Scheidsgerecht voor de vraag gesteld of er aanleiding is Eiser in de gelegenheid te stellen tot nadere bewijslevering, dan wel Eiser op te dragen (nader) bewijs te leveren van zijn stellingen. Ter ondersteuning van die stelling heeft Eiser verklaringen geproduceerd, ondertekend door de directeur/eigenaar van Proarq, de ‘commercieel manager’ van Proarq, en een management-assistente van Proarq. In elk van de drie verklaringen is opgenomen:
“2. Uit eigen waarneming is mij gebleken dat het internetverkeer op de aan de domeinnaam “ www.faveton.nl” gekoppelde website in de periode 19 december 2005 tot +/- 1 maart 2006 werd doorgeleid naar de website van Lander Bouw-Keramiek B.V. op “www.lander.nl”.”
Deze verklaringen zijn weliswaar alle drie inhoudelijk vrijwel gelijkluidend en maken niet duidelijk hoe veel keer de desbetreffende waarneming in de vermelde periode door ieder van de ondertekenaars is gedaan, maar het Scheidsgerecht heeft geen feitelijke aanleiding om aan de juistheid van hetgeen is opgenomen te twijfelen. Hierbij hecht het Scheidsgerecht betekenis aan het feit dat de betwisting door Verweerder niet of nauwelijks is gesubstantieerd. Verweerder volstaat met op te merken dat de verklaringen allemaal partijverklaringen zijn, wat niet juist is. Alleen de verklaring van de directeur/eigenaar is een partijverklaring, maar de twee verklaringen van andere medewerkers zijn dat niet.
Verder heeft Verweerder doen opmerken dat Eiser geen afdrukken heeft geproduceerd van de website van Verweerder met daarboven de domeinnaam <faveton.nl>. Het Scheidsgerecht acht deze nogal formalistische betwisting door Verweerder onvoldoende gesubstantieerd en gaat om die reden daaraan voorbij.
Voor het voorbijgaan aan die betwisting is ook het volgende redengevend.
Verweerder heeft wel aangegeven dat er een relatie is tussen zijn producten en het werk van Pierre Faveton en dat hij ‘enige tijd geleden’ heeft besloten om een aparte website aan diens werk te wijden, maar voor het overige krijgt die bijzondere belangstelling van Verweerder heel weinig handen en voeten. Eiser heeft in zijn Eis uitgebreid verhandeld hoe de website van Verweerder vermoedelijk tot stand is gekomen door ‘haastig knippen en plakken’ van materiaal dat op andere websites is gepubliceerd. Verweerder heeft de door Eiser geuite vermoedens over de herkomst van het op de website gepubliceerde materiaal niet of nauwelijks bestreden. Ook bij een bezoek aan de website “www.faveton.nl” kort voor het concipiëren van deze uitspraak heeft het Scheidsgerecht uit eigen waarneming kunnen constateren dat:
- de menubalk onder het ‘titelkader’ zeven buttons bevat;
- bij het aanklikken van vier van die buttons de mededeling verschijnt dat de betreffende pagina ‘under construction’ is. Dit geldt zelfs voor de pagina onder de button ‘Contact’;
- dat op de pagina ‘Pierre Faveton’ (de meest linkse button) de voorzijden van vier naslagwerken van de hand van Faveton zijn opgenomen (‘Les Barbotines’, ‘Autour du Tabac’, ‘Les Cannes’ en ‘Le Chat – Objet de Collection’), terwijl alleen de cover van Les Barbotines bij aanklikken leidt naar een pagina met informatie over dat werk.
Dit alles, in combinatie met de stellingen van Eiser of de herkomst van het materiaal, maakt dat het Scheidsgerecht er – met Eiser - vanuit gaat dat de registratie van de Domeinnaam niet zozeer is ingegeven door oprechte belangstelling van Verweerder voor het werk van de auteur Pierre Faveton, als wel door de intentie om te voorkómen dat de Domeinnaam beschikbaar zou zijn voor registratie en gebruik door Eiser.
In het licht van het voorafgaande gaat het Scheidsgerecht er voor zijn beoordeling vanuit dat de website “www.faveton.n” na de registratie van de Domeinnaam inderdaad enige tijd is gebruikt voor het doorleiden van bezoekers naar de eigen website “www.lander.nl”.
Voormelde registratie en gebruik van de Domeinnaam kwalificeert als gebruik voor (soortgelijke) waren en diensten. In dit verband is van belang dat Eiser en Verweerder, naar in deze procedure genoegzaam vaststaat, concurrenten zijn. Het doorleiden van bezoekers van de website “ www.faveton.nl” naar de eigen website “www.lander.nl” had geen ander doel dan het publiek attent te maken op het productenassortiment van Verweerder en diende daarmee ter onderscheiding van diens waren en/of diensten. In de rechtspraak en in eerder gegeven arbitrale beslissingen is bij herhaling uitgemaakt dat dergelijk gebruik moet worden beschouwd als gebruik in de zin van artikel 9 lid 1 onder a of b GMV.
Het Scheidsgerecht verwijst naar:
Pres. Rb. Arnhem, 22 december 1999 (<looksmart.nl>); Pres. Rb. Den Haag 26 april 2000 (<xs.nl>); Pres. Rb. Den Haag 4 augustus 2000 (<tonline.nl> en <t-online.nl>); Pres. Rb. Amsterdam 25 januari 2001 (<portacabin.nl>); Pres. Rb. Alkmaar 13 oktober 2000 (<hypothekers.com> en <goudengids.net>); iPass Inc. v. iRoam B.V., WIPO2004NL1 (<ipassconnect.nl>); Lonsdale Sports Limited v. Florisco Holding B.V./Floris Wyers WIPO2005NL3 (<lonsdalelondon.nl>).
Artikel 9 lid 1 onder a GMV
Het Scheidsgerecht is van oordeel dat dit gebruik van de Domeinnaam kwalificeert als gebruik van het Merk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMV.
Bij vergelijking van de Domeinnaam en het Merk dient de toevoeging ‘.nl’ aan de Domeinnaam – als enkel verwijzend naar het internet – buiten beschouwing te worden gelaten (Vgl. Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, IER 1996, blz. 44, Ouders Online, alsmede Cisco-Linksys LLC v. Paintlife B.V., WIPO2004NL3 (<linksys.nl>)). De Domeinnaam is derhalve gelijk aan het Merk. Omdat de Domeinnaam wordt (werd) gebruikt voor het doorlinken naar de website van Verweerder, waarop uitsluitend of vooral concurrerende producten en/of diensten worden aangeboden, is de Domeinnaam gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Merk is ingeschreven.
Artikel 9 lid 1 onder b GMV
Het Scheidsgerecht is voorts van oordeel dat dit gebruik van de Domeinnaam kwalificeert als gebruik van het Merk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMV.
Zoals hiervoor met betrekking tot artikel 9 lid 1 onder a GMV is overwogen, is de Domeinnaam <faveton.nl> gelijk aan het Merk FAVETON. De Domeinnaam is gebruikt ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Door dit gebruik kon verwarring bij het publiek ontstaan.
Volgens vaste jurisprudentie (HvJEG 23 februari 1999, NJ 2001, 134, BMW/Deenik; Pres. Rb. Amsterdam 10 augustus 2000, Computerrecht 2001, blz., 33, Bravilor; Vzr. Rb. Amsterdam 22 april 2004, IER 2004, blz. 274, Subaru-specialisten) is er sprake van inbreuk op een anders merkrecht indien door het gebruik van het overeenstemmende teken (in casu de Domeinnaam) ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de gebruiker van het teken (in casu Verweerder) officieel distributeur van de merkhouder is, dan wel een commerciële band met de merkhouder heeft. Het is aannemelijk dat bezoekers van de website “www.faveton.nl” die werden doorgeleid naar de website van Verweerder, in de veronderstelling zijn komen te verkeren dat Verweerder een importeur was, misschien wel de officiële importeur of agent in Nederland, van de FAVETON-systemen van Eiser.
Tussen partijen is niet in geschil dat Verweerder het gebruik van de Domeinnaam intussen heeft gewijzigd. Verweerder gebruikt de Domeinnaam nu voor een website over de auteur Pierre Faveton. Naar Eiser heeft erkend, is de inhoud van die website op geen enkele wijze gerelateerd aan Verweerder’s bedrijfsuitoefening. Daarmee moet het huidige gebruik worden aangemerkt als ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’. Verweerder heeft er terecht op gewezen dat Eiser op grond van artikel 13A lid 1 sub d BMW geen bezwaar kan maken tegen dergelijk gebruik, omdat de optionele inbreukgrond van artikel 5 lid 5 HRl niet is overgenomen in de GMV.
Nu Verweerder mogelijk door wijziging in het gebruik van de Domeinnaam een einde heeft gemaakt aan de inbreuktoestand, rijst de vraag welk gevolg dit heeft voor de beslissing van het geschil.
Hiervoor werd reeds overwogen dat de website in zijn huidige vorm een hoog ‘alibi-gehalte’ heeft, dat de registratie van de Domeinnaam kennelijk niet is ingegeven door belangstelling voor het werk van de auteur Pierre Faveton, maar eerder door de intentie om te voorkomen dat de Domeinnaam beschikbaar zou zijn voor registratie en gebruik door Eiser. Dit komt feitelijk neer op een vorm van domeinnaamkaping. Verweerder heeft ook enige tijd (ongerechtvaardigd) voordeel uit het gebruik van de Domeinnaam getrokken, door mensen met belangstelling voor de FAVETON-systemen van Eiser ‘af te vangen’ en de Domeinnaam door te linken naar de eigen website. Ook indien deze vorm van voordeel genieten in dit geval geen zelfstandige grond van merkinbreuk zou opleveren, weegt het Scheidsgerecht deze omstandigheid mee bij zijn totale beoordeling van het gebruik van de domeinnaam.
Deze zaak doet tot op zekere hoogte denken aan een zaak over een andere Fransman, de musicus en ‘ techno-pionier’ Laurent Garnier (Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober 2000, DomJur 2000-39 (<garnier.nl>). In die zaak honoreerde de President het verweer dat de gedaagde, Roos IT, doende was een website te ontwikkelen, gewijd aan een stroming in de electronische muziek die wordt gedomineerd door Laurent Garnier. In een noot onder dit vonnis verzuchtte annotator Visser dat het er de schijn van heeft dat domeinnaamkapen met een goed verhaal loont. In de zaak Garnier waren Eiseres (Laboratoires Garnier & Cie) en gedaagde echter geen concurrenten van elkaar en was er evenmin sprake van aanvankelijk inbreukmakend gebruik. In de onderhavige zaak ligt dat duidelijk anders. Tussen partijen bestaat een concurrentieverhouding en de Domeinnaam is geruime tijd gebruikt ten behoeve van doorlinken. Bovendien is het ‘verhaal’ over de belangstelling voor Pierre Faveton nauwelijks onderbouwd en in de ogen van het Scheidsgerecht te dun. Voorts is van belang dat de inbreuktoestand eerst op een veel later tijdstip mogelijk is opgeheven, door het treffen van relatief eenvoudige maatregelen en met de kennelijke bedoeling om een barrière op te werpen tegen de in het vooruitzicht gestelde opeisingsactie van Eiser. Om deze redenen is het Scheidsgerecht van oordeel dat het eerdere inbreukmakend gebruik voor de beslissing veel meer gewicht moet hebben dan het latere niet-inbreukmakend gebruik.
Het Scheidsgerecht is derhalve van oordeel dat de vordering voorzover gegrond op merkinbreuk moet worden toegewezen.
Handelsnaamrecht
Gezien de beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag kan de vordering gebaseerd op het gestelde handelsnaamrecht buiten behandeling blijven.
Belang
Het Scheidsgerecht verwerpt het verweer dat Eiser geen belang zou hebben bij zijn vorderingen. Het ligt voor de hand dat de beschikking over de een .nl domeinnaam die identiek is aan het Merk Eiser meer mogelijkheden biedt voor het vinden van afzet op de Nederlandse markt. Daaraan doet niet af dat Eiser reeds beschikt over de domeinnaam <faveton.com>.
De vorderingen
Gezien het voorgaande zal de vordering van Eiser als volgt worden toegewezen:
1. Eiser wordt houder van de domeinnaam <faveton.nl>. De gevorderde verklaring ex artikel 3:300 B.W. is eveneens toewijsbaar.
2. Het gevorderde verbod om vergelijkbare domeinnamen te registreren wordt afgewezen. Eiser heeft niet gesteld dat er een reële dreiging is dat Verweerder na de beslissing in deze zaak vergelijkbare domeinnamen zal registreren. Bovendien is er bij deze vordering een afbakeningsprobleem. Aan Verweerder zal het bijvoorbeeld vrijstaan om het domein pierrefaveton.nl te registreren, indien hij aan zijn gestelde belangstelling voor het werk van Pierre Faveton verdere invulling mocht willen geven.
3. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Verweerder op de voet van artikel 28.8 van de Regeling worden veroordeeld in de kosten. Dienaangaande overweegt het Scheidsgerecht als volgt. Eiser heeft redelijkerwijs aanspraak op een vergoeding in verband met het opstellen van de Eis. Aannemelijk is dat het (laten) opstellen van de Eis tenminste € 2.000 heeft gekost. Zoals hiervoor overwogen is voorts aannemelijk dat de registratie is geschied met het enkele oogmerk te voorkómen dat de Domeinnaam beschikbaar zou zijn voor registratie en gebruik door Eiser. Daarmee is de registratie te kwader trouw geschied. Verweerder stelt te onrechte dat haar geen mogelijkheid is geboden de kwestie onderling met Eiser te bespreken. Uit de stukken blijkt dat er voorafgaand aan de instelling van de Eiscontact is geweest tussen advocaten van partijen. Het Scheidsgerecht acht derhalve termen aanwezig naar boven af te wijken van het forfaitaire bedrag van € 1.000 voor het opstellen en indienen van de Eis, welke mogelijkheid wordt geboden in Bijlage IV van de Regeling. Het Scheidsgerecht zal deze vergoeding vaststellen op € 2.000. Het Scheidsgerecht kent geen vergoeding toe in verband met het opstellen van de door Eiser ingediende nadere stukken, waarop geen acht is geslagen.
4. De gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal worden afgewezen. Eiser zal zwaarwegende redenen moeten hebben om een arbitraal vonnis te krijgen dat uitvoerbaar bij voorraad is. Dergelijke redenen zijn door Eiser niet aangevoerd.
7. Beslissing
Onder verwijzing naar artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande beslist het Scheidsgerecht als volgt:
1. Eiser zal houder worden van de domeinnaam <faveton.nl> nadat Eiser, althans één van Ceramicas of Proarq, via een deelnemer bij SIDN een aanvraag tot wijziging domeinnaamhouder bij SIDN heeft ingediend zoals bepaald in het Reglement voor Registratie van SIDN, en waarbij dit vonnis op voet van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt van de benodigde toestemming door Verweerder.
2. Verweerder wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage ten bedrage van EUR 2.250, alsmede in een deel van de kosten van juridische bijstand van Eiser ten bedrage van EUR 2.000, te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW.
3. Het Scheidsgerecht wijst het meer of anders gevorderde af.
________________________________
Tjeerd F.W. Overdijk
Arbiter
Amsterdam
7 september 2006