Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Ferrovial, S.A. v. Administración de Dominios de Internet
Caso No. DMX2007-0015
1. Las Partes
El Promovente es Grupo Ferrovial, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Cuatrecasas, Barcelona, España.
El Titular es Administración de Dominios de Internet, México D.F., México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-México”).
3. Iter Procedimental
La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007, el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 19 y 27 de julio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a la notificación de una deficiencia formal de la solicitud, el Promovente presentó una enmienda a dicha solicitud el 5 de octubre de 2007, subsanando dicha enmienda. El Centro verificó que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 28 de octubre de 2007. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud el 30 de octubre de 2007.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el día 6 de noviembre de 2007, habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros (en lo sucesivo, colectivamente denominados “FERROVIAL”):
- Marca mexicana nº 492851 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993, para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.
- Marca internacional nº 608088 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional, con efectos en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Maruecos, Polonia y Portugal.
- Marca mexicana nº 492851 FERROVIAL, solicitada el 11 de abril de 1995 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.
- Más de 80 marcas españolas que incluyen el término FERROVIAL registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Marcas basadas en la denominación Ferrovial en Reino Unido, Argentina, Colombia y otros países.
El 27 de diciembre de 2006, el titular registró el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente argumenta lo siguiente:
I. Identidad o semejanza en grado de confusión
Existe identidad entre el nombre de dominio controvertido y la marca FERROVIAL. En relación con las otras marcas registradas del Promovente, que incorporan el término FERROVIAL, el nombre de dominio en disputa resulta parecido, hasta el punto de causar confusión.
II. Derechos o intereses legítimos
No puede considerarse que la página Web conectada al nombre de dominio controvertido esté vinculada a una oferta de buena fe de productos o servicios, puesto que la misma se ha encontrado, desde su registro, en construcción, sin haberse utilizado en modo alguno.
La Titular no es conocida comúnmente bajo la denominación FERROVIAL. Al contrario, tal y como se ha indicado con anterioridad, es el Promovente quien ha sido conocido a nivel internacional con dicha denominación desde hace años.
El Titular no está realizando un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, ya que la página se encuentra sin contenido y únicamente aparece un banner comercial que publicita los servicios del Titular.
Dada la notoriedad y renombre de la marca FERROVIAL a nivel internacional, el registro del nombre de dominio correspondiente a la citada marca, una vez que ésta ha adquirido dicha notoriedad, para posteriormente mantener el nombre de dominio desactivado –o conectado a un página Web sin contenido- constituyen elementos suficientes para considerar que el Titular no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido.
III. Mala fe
El Titular no tiene ningún tipo de vínculo con el Promovente, ni ha sido autorizado por éste para registrar el nombre de dominio controvertido.
Teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas FERROVIAL y su estrecha vinculación con el Promovente, la única explicación razonable al registro por parte de la Titular es que en el momento de proceder a dicho registro era plenamente consciente de la existencia de la marca FERROVIAL y pretendía asegurarse el uso de la misma por medio del Nombre de Dominio.
El Promovente cita Berol S., de C.V. v. One to One Mexico S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2004-0001 (tenencia pasiva), y S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2006-0009 (finalidad de vender el dominio).
El Promovente cita también el Párrafo II.b.ix de de las Políticas Generales de Nombres de Dominio, para argumentar que el registro del dominio en disputa constituye un incumplimiento de dichas Políticas:
“Por el hecho de solicitar el registro de uno o más nombres de dominio bajo la terminación .MX se entiende que los titulares conocen y aceptan: […] ix. Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del titular del nombre de dominio asegurarse que no está violando ningún derecho de un signo distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, así como reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el ordenamiento nacional e internacional aplicable en la materia”
Finalmente, el Promovente cita el Párrafo 1(b)(ii) de la Política, y argumenta que dicho Párrafo es aplicable al presente caso:
“impedir que el titular de la marca de productos o de servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca o de denominación en un nombre de dominio correspondiente’, tal y como lo define el artículo.”
B. Titular
El Titular no contestó formalmente a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Párrafo 1a)):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de hecho del Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Existe identidad entre el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>, y la marca FERROVIAL del Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “ferrovial”, salvo por la adición en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca FERROVIAL, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, Mutatis Mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
El primer requisito de la Política se ha cumplido.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el Párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Promovente ha presentado evidencia que demuestra la existencia de derechos exclusivos sobre la marca FERROVIAL en México, donde se encuentra el Titular del dominio controvertid. También tiene registros de marca en España, donde está el domicilio social del Promovente, y en otros países del mundo. El registro mexicano tiene efectos de publicidad oponible a terceros, lo que tiene como consecuencia que el Titular conocía o debía conocer de la existencia del mencionado registro marcario y sus efectos legales. El Promovente ha argumentado que su marca FERROVIAL es notoriamente conocida. El Titular no ha atacado este argumento. Adicionalmente, el Promovente ha presentado pruebas que demuestran una presencia significativa de la marca FERROVIAL en medios de comunicación en México, España y otros países del mundo.
No obstante no haber presentado una contestación formal a la solicitud que inició este procedimiento, el Titular sugirió al Centro, en su correo del 8 de octubre de 2007 donde acusó recibo de la notificación de la solicitud, que el dominio controvertido fue “apartado” con el Titular por un cliente denominado Corbel Trading, cuyo contacto es, aparentemente y según el mismo Titular, “Daniel Hernánez (Madrid España)”. El Titular alegó haber copiado a dicho cliente suyo el correo electrónico que envió al Centro. El presunto cliente no respondió, ni envió comunicación alguna al Centro, ni compareció a este procedimiento en forma alguna. Sin embargo, el hecho de que el propio Titular hubiera ubicado en España al tercero que sugirió, aconsejó, apartó o solicitó al Titular para que registrara el dominio en disputa, reafirma la presunción de que el Titular y/o su “cliente” conocía(n) o debía(n) conocer la existencia de la marca FERROVIAL, que según el pruebas irrefutadas contenidas en el expediente, es ampliamente publicitada en España. No hay suficiente información de contacto, hechos o actuaciones que permitan identificar cabalmente al “cliente” del Titular, ni evidencia de indicaciones, instrucciones o afirmaciones que permitan establecer con claridad que dicho Titular registró el dominio para y por cuenta del cliente, y por lo tanto dicho cliente no se señala como co-titular en el presente procedimiento, pero nada impide que otros Paneles lo hagan en caso de así estimarlo, conforme a las circunstancias del caso (ver, Mutatis Mutandis Costco Wholesale Corporation and Costco Wholesale Membership Inc. v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc., Caso OMPI No. D2007-0638; WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2006-0975).
No existe en el expediente evidencia de que el Titular haya hecho, o esté haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio controvertido está inactivo, de conformidad con las pruebas no refutadas que presentó el Promovente. El Titular no ha acreditado haber sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.
Por tanto, al no encontrarse derechos o intereses legítimos por parte del Titular, respecto del dominio en disputa, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Política relativa al ccTLD .mx, requiere que se pruebe únicamente uno de dos elementos de mala fe: uso “o” registro.
La lista de supuestos señalados en el párrafo 1.b) de la Política es enunciativa y no limitativa, según Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003: De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Titular esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante.
Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio” (traducción del Panel).
Un número considerable de Paneles nombrados de conformidad con la Política ha reconocido que los cuatro incisos del párrafo 1.b) de dicha Política (Mutatis Mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).
Otros Paneles han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 1.a)iii).(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805–citando a su vez Telstra, supra; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
En el presente caso, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:
(i) La marca FERROVIAL es altamente distintiva y cumple su función de identificador de origen de los productos del Promovente. El Promovente ha argumentado notoriedad de su marca, argumento que no ha sido combatido por el Titular (ver Encyclopaedia Britannica, supra). De conformidad con la información y las pruebas ofrecidas por el Promovente, dicho Promovente tiene una sólida presencia en los mercados de cuarenta y cinco países del mundo, y un reconocimiento en medios de comunicación y en Internet.
(ii) El Titular no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa.
(iii) El Titular no ha probado hacer uso de buena fe del dominio controvertido.
(iv) El Titular no tiene relación alguna con el Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.
(v) Según afirmaciones del propio Titular (ver punto 6 B, supra), el dominio en disputa parece haber sido “apartado” con el Titular por un “cliente”. En caso de que esta información fuera precisa, pudiera concluirse que el “cliente” ha tomado medidas para ocultar su identidad y datos de contacto. El Titular ha ubicado a su “cliente” en España. Es en este país en donde más tiene presencia y difusión la marca FERROVIAL, aunque también la tiene en México, donde está domiciliado el Titular, según la impresión de la base de datos Whois presentada por el Promovente.
(vi) El Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, según las pruebas que constan en el expediente. El Promovente ha demostrado que el Titular no es conocido como “Ferrovial” o <ferrovial.com.mx>.
(vii) La Presencia mundial del Titular en cuarenta y cinco jurisdicciones, así como la difusión de su marca en medios masivos e Internet, hacen que el dominio en disputa esté muy cercanamente ligado a la citada marca FERROVIAL, así como el Promovente y sus servicios. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).
(viii) El mismo Titular ha señalado México como su lugar de domicilio, según se puede confirmar en la impresión de la base de datos Whois obtenida por la Promovente y presentada en este procedimiento. El Titular ha señalado que el “cliente” que le solicitó “apartar” el dominio controvertido, tiene su domicilio en España. El Titular cuenta con registros marcarios en ambos países, oponibles tanto al Titular como a su “cliente”, en su caso. Esto aunado a la presencia del Titular y la difusión en ambos países, analizada en párrafos anteriores, permite concluir que el Titular tenía o debía tener conocimiento de la marca FERROVIAL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.
(ix) Este Panel concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, Mutatis Mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Titular registró <donsimon.com> y alegó que lo registró pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. García Carrión, S.A.) –en donde el Titular registró <realmadrid.org>.
(x) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningún uso del nombre de dominio por parte del Titular que no fuera ilegítimo, tales como confusión, engaño o violación de la legislación de protección.
El Promoverte ha cumplido con establecer el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii) de la Política así como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <ferrovial.com.mx> sea transferido al Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto
Fecha: 20 de noviembre de 2007