El Promovente es Marvel Characters, Inc., de California, Estados Unidos de América, representado por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
El Titular es Familia Martínez Veliz, de Coahuila, México.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <marvel.com.mx> y <marvel.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de julio de 2012. El 26 de julio de 2012 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. En la misma fecha, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de agosto de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de agosto de 2012. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado al Centro el 21 de agosto de 2012.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de septiembre de 2012, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De los constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 17 de septiembre de 2012.
El Promovente y su grupo corporativo se dedican a la publicación de historietas (también conocidas como “comics”). Entre sus personajes más conocidos se encuentran Spider-Man (El Hombre Araña), Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk y El Capitán América, entre otros.
El Promovente es titular de la marca MARVEL la cual tiene registrada (i) en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el No. 1224786, clase 28, fecha de concesión 28 de junio de 2011 y bajo el No. 1226844, clase 9, fecha de concesión 12 de julio de 2011, ambos registros con fecha de solicitud de noviembre de 2010; y (ii) en Estados Unidos de América ante la Oficina de Patentes y Marcas bajo el No. 870506, clase 16, fecha de registro 3 de junio de 1969 y bajo el No. 1754033, clase 28, fecha de registro 23 de febrero de 1993; entre otros registros marcarios obtenidos en dichas jurisdicciones.
El Promovente es titular del nombre de dominio <marvel.com> el cual fue creado el 6 de marzo de 1997.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados: <marvel.com.mx> el 27 de septiembre de 2004 y <marvel.mx> el 21 de julio de 2009.
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente fue primero la empresa Timely Comics, compañía creada en 1939 por el editor Martin Goodman. En 1939 publicaron Marvel Comics No.1 con la aparición del La Antorcha Humana y Namor – El Submarino. El nombre de la compañía fue cambiado a Marvel en 1961. La primera historieta que apareció bajo la marca MARVEL Comics fue Amazing Adventures No. 3.
La marca MARVEL es famosa, y particularmente notoria en la industria de historietas, juguetes y entretenimiento, en todo el mundo, incluyendo México. Resulta evidente que existe identidad entre la marca MARVEL y los nombres de dominio en disputa.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. No existen pruebas de que el Titular haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización de los nombres de dominio en disputa. Desde la creación de los nombres de dominio en disputa, el Titular no ha hecho uso alguno de los mismos, tal y como se demuestra del resultado de consultar la herramienta en línea “Internet Archive Wayback Machine”, disponible en “http://archive.org/web/web.php”.
El Titular no ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa. Al ingresar el nombre Martínez Veliz o Familia Martínez Veliz en el motor de búsqueda Google, se aprecia que el Titular no es ni ha sido conocido como Marvel y que no existe conexión o relación alguna entre el nombre del Titular y el nombre y marca MARVEL.
El Titular no es titular de registro de marca alguno que proteja el signo distintivo MARVEL y tampoco es licenciatario del mismo. Lo anterior se afirma toda vez que el Promovente es el único y legítimo dueño de la marca MARVEL, correspondiendo al Titular en todo caso demostrar lo contrario. Además, al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios en las bases de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América, se puede observar que el Titular carece de marcas registradas o solicitudes en relación con MARVEL.
El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. El Titular no ha hecho uso efectivo de los nombres de dominio en disputa. Resulta contrario a toda lógica que una persona gaste en forma inútil su dinero solicitando y renovando nombres de dominio que no usa, ni ha usado en casi ocho años. No puede existir ningún uso legítimo o leal de los nombres de dominio en disputa, tal y como se ha considerado en la Doctrina del Mantenimiento Pasivo.
El Promovente existe desde 1939 y “Marvel” como nombre de la compañía desde 1961, y constituye actualmente una de las empresas más grandes e importantes en el mundo en la industria de las historietas, los juguetes y el entretenimiento, y MARVEL constituye precisamente su marca de casa, reconocida a nivel mundial y registrada en Estados Unidos desde 1969, es decir, al menos 35 años antes que los nombres de dominio en disputa.
El Titular está actuando de mala fe al no tener vínculo alguno con MARVEL y no utilizar los nombres de dominio en disputa. En efecto, de conformidad con los criterios establecidos en la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, se puede apreciar que al no utilizar para ningún fin útil los nombres de dominio en disputa, el Titular está actuando de mala fe. Al estudiar el caso que dio origen inicialmente a la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, tenemos que la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio1 reconoce que la inacción (mantenimiento pasivo) en relación al registro de un nombre de dominio puede constituir el uso de mala fe de un nombre de dominio.
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
El Promovente no ha seguido una adecuada estrategia de protección de su propiedad intelectual e industrial, y pretende con este procedimiento apropiarse, sin derecho, de los nombres de dominio en disputa legítimamente registrados y usados por el Titular.
El Promovente inició el registro de las marcas MARVEL en México apenas hace menos de dos años. Los registros de la marca MARVEL obtenidos por el Promovente en México protegen productos y servicios de las clases 9, 16, 28 y 41 de la Clasificación Internacional, que no se relacionan con las actividades que realiza el Titular y que consisten en servicios de consultoría de negocios y de tecnologías de la información, es decir, servicios que amparan las clases 35, 42 y 45 de la mencionada clasificación.
El Promovente omite mencionar que en México existen otras marcas MARVEL registradas, de las cuales el Promovente no es titular2, ya que por el simple hecho de registrar una marca en cuatro clases como lo ha hecho el Promovente, ello no le otorga automáticamente el registro en las 41 clases restantes.
Es totalmente irrelevante el hecho de que el Promovente señale que la marca MARVEL es idéntica a los nombres de dominio en disputa, pues “identidad o parecido hasta el punto de crear confusión” afectaría sus derechos sólo cuando se trata de productos o servicios idénticos o similares.
El Promovente no ha gestionado y obtenido en México ninguna declaratoria de fama o notoriedad respecto a ninguna de sus marcas, por lo que sus aseveraciones de que MARVEL es “famosa” y “particularmente notoria” son puramente subjetivas. La notoriedad de una marca, o su renombre, debe probarse y no meramente anunciarse, pues, si no, estaríamos ante una mera declaración de parte.
Desde su registro en México, el Promovente no ha celebrado respecto de las marcas MARVEL ningún contrato o licencia de uso de marca, lo que lleva a cuestionar cómo es que se están usando y comercializando las marcas del Promovente en México.
Es importante mencionar que el Promovente tampoco es el registrante y titular de muchos nombres de dominios internacionales y regionales que incluyen la palabra “Marvel”3.
Mediante una búsqueda en “www.google.com.mx” se encontró a diversas empresas mexicanas que incluyen dentro de su denominación o razón social la palabra “Marvel” y cuyos nombres de dominio también incluyen la palabra Marvel (i.e. <marvelsa.com> y <rcmarvel.com.mx>).
El Promovente no acredita fehacientemente los tres supuestos que menciona la Política, y mucho menos ha aportado pruebas de que en el registro de los nombres de dominio en disputa y/o su utilización haya mediado o medie mala fe.
Es completamente falso que el Titular no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. El Titular está conformado por 6 miembros (padre, madre, 3 hijos de apellidos Martínez Veliz y cónyuge de uno de los hijos). Ninguno de los miembros del Titular está, ni ha estado, relacionado con el negocio de historietas, publicidad, ni ningún giro relacionado con las actividades del Promovente.
A mediados del año 2003, el señor Rogelio Martínez López, como jefe de familia y considerando las diferentes carreras profesionales de sus hijos y velando por la integridad patrimonial de su familia, tuvo la idea de crear en un futuro a mediano plazo y de manera más específica, cuando le llegase la edad legal para la jubilación, esto es, en el año 2014, una empresa familiar. Esta empresa estaría conformada precisamente por los miembros de su familia.
El señor Rogelio Martínez López decidió registrar un nombre de dominio para que, en cuanto todos los miembros de la familia estuvieran en posibilidad de ejercer su profesión de manera independiente, y él estuviera ya con la posibilidad de acceder a su jubilación, utilizaran ese nombre de dominio para ofrecer sus servicios profesionales. Las áreas profesionales de los 6 miembros del Titular son: ingeniero electricista administrador con experiencia en tecnologías de la información, ingeniero industrial administrador y maestría en educación infantil, licenciatura en educación preescolar, licenciatura en derecho, ingeniero en tecnologías de información y comunicaciones, ingeniero mecánico administrador.
Al pensar en el nombre que pudiera distinguir a la familia como grupo, el señor Rogelio Martínez López tomó en consideración los apellidos de sus miembros siendo así que al combinar los apellidos Martínez Veliz da como resultado “Marvel”. Al quedar fundamentado que Marvel deriva de la combinación de los apellidos Martínez Veliz, es claro que el Titular tiene todos los derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa relacionados con una oferta de buena fe de servicios que en ningún momento desvía o ha desviado a los consumidores de manera equívoca ni afecta o ha afectado derechos del Promovente.
Con independencia de lo anterior, por así convenir al Titular, sus miembros acordaron en octubre de 2009, que uno de sus integrantes junto con su esposa (Rogelio Eduardo Martínez Véliz y Aída Margarita Márquez González), constituirían la sociedad mercantil denominada Grupo Marma Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V. (siendo que “Marma” deriva de la unión de los apellidos Martínez y Márquez), pues en ese momento la denominación Grupo Marvel Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V. no estaba disponible, y en tanto el resto de los miembros concluía diversos compromisos laborales y académicos. El 20 de julio de 2012, dicha sociedad celebró una asamblea de socios en la que se resolvió, entre otros, el ingreso del resto de los miembros del Titular al Consejo de Gerentes de la sociedad y el cambio de su denominación social por alguna de las opciones siguientes: Grupo Marvel Servicios Integrales, Marvel México, Grupo Marvel de México. El acta de la asamblea mencionada se encuentra en proceso de protocolización y registro.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados de buena fe, en fechas muy anteriores al registro en México de la marca MARVEL por el Promovente, y con la intención de amparar productos y servicios muy distintos a los del Promovente.
Los nombres de dominio en disputa no fueron registrados de mala fe, ni fueron registrados ni adquiridos con el fin de venderlos al Promovente o a un competidor del Promovente. Por el contrario, los nombres de dominio en disputa fueron registrados de buena fe para, en su momento, ofrecer y prestar servicios que nada tienen que ver con el giro comercial del Promovente.
Si el Promovente pretende acreditar que los nombres de dominio en disputa fueron adquiridos con el fin de venderlos, debieron haber comprobado fehacientemente que durante estos años en los que el Titular continuó renovando dichos nombres de dominio, pretendió entablar o acercarse al Promovente o a algún competidor para ofrecer los nombres de dominio en disputa. El Titular continuó renovando los nombres de dominio en disputa sin intentar en ningún momento durante esos casi 8 años tener algún contacto comercial con el Promovente.
El Promovente no ha podido acreditar en ningún momento que los nombres de dominio en disputa han sido registrados por el Titular fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente, por lo que se reitera que sería injustificado y contrario a derecho el ordenar que el Titular ceda los nombres de dominio en disputa al Promovente, ya que es un principio general de derecho que quien afirma está obligado a probarlo.
El Promovente no solicitó el registró de su marca MARVEL en México hasta el año 2010 (concedida en 2011), por lo que no cuenta con ningún derecho preexistente en México; sin embargo, suponiendo sin conceder que el Promovente efectivamente tuviera algún derecho, en ningún momento logró acreditar que el Titular tuviera conocimiento de dicha marca. Por otro lado, el Promovente no ha acreditado que el Titular haya tenido o tenga intención de causar un daño efectivo. Es claro e incontrovertible que la mala fe no se presume y su concurrencia exige la prueba correspondiente.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) Cada nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con cada nombre de dominio; y
(iii) Cada nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP.
Este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual4.
El hecho de que terceros ajenos al Promovente tengan también registrada la marca MARVEL o aparezcan como registrantes de nombres de dominio que incluyan la palabra “marvel” o que existan otras sociedades cuya denominación incluya la palabra “marvel”, no implica que el Promovente no pueda hacer valer sus derechos bajo la Política.
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca MARVEL, la cual tiene registrada en México y en Estados Unidos de América.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” pueden no tomarse en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MARVEL del Promovente.
Cabe destacar que, para efectos del artículo 1.a.i. de la Política, es irrelevante si la marca del Promovente fue registrada antes o después de la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa, o si la misma está registrada en la jurisdicción correspondiente al código territorial del nombre de dominio en disputa o en alguna otra jurisdicción o las clases en las que la marca esté registrada (véase Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019; Kabushiki Kaisha ASTY and Kabushiki Kaisha F.D.C. PRODUCTS v. LiHai, Caso OMPI No. D2003-0963; UEFA and Funzi Furniture, Caso OMPI No. D2000-0710; Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016).
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i. de la Política.
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca MARVEL como nombre de dominio.
Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa5.
El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el Titular no posee registro alguno para la marca MARVEL, ni licencia para usarla, que el sitio Web correspondiente a cada nombre de dominio en disputa se encuentra sin contenido desde la fecha de su creación, y que el Titular no es conocido comúnmente como Marvel. Además, ha quedado acreditado que MARVEL es una marca registrada por el Promovente y que su registro se remonta a 1969 en Estados Unidos de América y a 2011 en México.
El Titular asevera que en 2003 su cabeza de familia ideó fundar una empresa familiar en la que, cuando alcanzara su edad de jubilación en 2014, confluyeran todos los miembros de su familia a prestar sus servicios profesionales en las diversas áreas de especialización de cada uno, siendo así que se le ocurrió combinar los apellidos de la familia Martínez Veliz dando como resultado “marvel”. Si bien no es totalmente extraño que a alguien se le ocurra combinar sus apellidos para con ellos formar la denominación de una empresa o un signo distintivo, a este Experto le resulta poco convincente que alguien registre un nombre de dominio con la idea de usarlo 10 años después en una supuesta empresa familiar al amparo de la cual los miembros de la familia prestarán sus servicios de forma independiente en sus diversas áreas profesionales, áreas que en principio parecen ser bastante disímiles.
El Titular también alega que, con independencia de lo anterior, en 2009 dos de sus miembros formaron una sociedad denominada Grupo Marma Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V., siendo que precisamente el nombre de la misma se forma con la combinación de sus apellidos, esto es, Marma corresponde a los apellidos Martínez y Márquez, aduciendo que el nombre Grupo Marvel Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V., no estaba disponible en esa época. El Titular acompaña copia del acta de la asamblea de socios de dicha sociedad de fecha 20 de julio de 2012 mediante la que se resolvió cambiar su denominación a cualquiera de las siguientes: Grupo Marvel Servicios Integrales, Marvel México o Grupo Marvel de México. El Titular afirma que dicha acta se encuentra en proceso de protocolización y registro. El Titular acompañó impresión de las búsquedas efectuadas en el portal en línea “www.tuempresa.gob.mx” respecto a la disponibilidad de esas 3 denominaciones, todas de fecha 20 de agosto de 2012.
En relación a dichos alegatos del Titular, este Experto hace notar que en ningún momento el Titular aportó prueba alguna de haber hecho preparativos demostrables para utilizar los nombres de dominio en disputa6. El acta de la asamblea de socios de Grupo Marma Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V., antes referida no hace prueba de que el Titular haya realizado tales preparativos.
Además, respecto al acta antes referida, llama la atención de este Experto (i) que la misma esté fechada justo 5 días antes de la fecha en que el Promovente presentó la Solicitud y (ii) que la búsqueda realizada por el Titular respecto a la disponibilidad de las nuevas denominaciones se haya realizado un mes después de su fecha y justo un día antes de que presentase su escrito de contestación.
Por otra parte, el Titular no explica el motivo o razón que lo llevó a registrar el segundo nombre de dominio en disputa en 2009, esto es, casi 5 años después que el registro del primero.
Sin perjuicio de lo arriba expuesto, este Experto considera innecesario pronunciarse sobre este elemento dada la conclusión alcanzada bajo el apartado siguiente y el carácter acumulativo de los tres elementos bajo el artículo 1.a. de la Política.
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.
El Promovente afirma que la marca MARVEL es famosa, y particularmente notoria en la industria de historietas, juguetes y entretenimiento, en todo el mundo, incluyendo México, y que la misma es “su marca de casa”, reconocida a nivel mundial.
El Promovente acreditó que MARVEL es una marca registrada por el Promovente, que su registro en Estados Unidos de América se remonta a 1969 y en México a 2011. No obstante el uso extendido que pueda tener la marca MARVEL del Promovente, éste no aportó elemento de prueba alguno respecto a su uso o difusión ni evidencia alguna que sustente su dicho de que MARVEL es famosa o reconocida a nivel mundial o particularmente notoria en todo el mundo, incluyendo México7. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que no le corresponde buscar elementos de prueba no aportados por las partes8.
El Promovente alega que, de acuerdo a la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, se puede apreciar que al no hacer uso alguno de los nombres de dominio en disputa, el Titular está actuando de mala fe. En apoyo de su alegato, el Promovente cita 13 casos resueltos bajo la UDRP y transcribe extractos de 3 resoluciones.
Si bien es cierto que algunos expertos han resuelto que el “no uso” de un nombre de dominio puede llegar a constituir un uso de mala fe, dicho supuesto se actualiza cuando hay otros elementos que, en su conjunto, permiten arribar a dicha conclusión, elementos que este Experto no encuentra presentes en este caso.
Así, por ejemplo, de los 13 casos citados por el Promovente, este Experto nota que (i) en 9 de ellos no hubo contestación o respuesta del demandado y (ii) en 10 de ellos ambas partes se ubicaban en la misma jurisdicción, lo que no acontece en el presente caso.
Este Experto hace notar que esos casos referidos por el Promovente se resolvieron bajo la UDRP y que si bien la genésis de la UDRP y de la Política es la misma, uno de los aspectos en que ambas difieren es precisamente respecto al elemento de mala fe. En efecto, la UDRP requiere que se acredite que el registro y el uso del nombre de dominio son ambos de mala fe, en tanto que bajo la Política sólo se requiere acreditar uno de esos elementos.
Es en ese contexto que debe entenderse la llamada doctrina de mantenimiento pasivo expuesta inicialmente en la resolución rendida en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Supra, de la cual el Promovente cita un extracto. En ese caso ambas partes se ubicaban en la misma jurisdicción y no hubo respuesta del demandado. En dicho caso el grupo de expertos concluyó que la tenencia pasiva de un nombre de dominio (i.e. un nombre de dominio que no resolvía a sitio alguno en la Web), junto con otros elementos, podría dar lugar a considerar un uso de mala fe. En dicha resolución el experto primeramente concluyó que sí había un registro de mala fe. En ese caso en particular, el experto estableció que para asimilar la tenencia pasiva de un nombre de dominio a un uso de mala fe se tenían que analizar todas las circunstancias del caso, y concluyó que la tenencia pasiva del nombre de dominio en cuestión se equiparaba a un uso de mala fe al encontrar la presencia de los siguientes elementos, entre otros: (i) registro de mala fe; (ii) la marca del demandante tenía una fuerte reputación y era ampliamente conocida, como se había demostrado al grupo de expertos; (iii) el demandado había ocultado su verdadera identidad; (iv) el demandado había proporcionado datos de contacto falsos9.
Los elementos arriba mencionados no se encuentran presentes en este caso: (i) el Promovente no elaboró argumentos respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia10; (ii) como se estableció líneas arriba, el Promovente no aportó elemento de prueba alguno que sustente que la marca MARVEL es famosa o particularmente notoria o conocida en todo el mundo, incluyendo México; (iii) nada apunta a que el Titular haya ocultado su verdadera identidad o proporcionado datos de contacto falsos.
En relación a la resolución en J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, de la cual el Promovente cita un extracto, este Experto hace notar que en ese caso se acreditó que la marca del demandante era renombrada y “conocida con carácter general por el gran público”, además de que ambas partes se ubicaban en el mismo lugar, no sólo el mismo país sino la misma Comunidad, elementos que no están presentes en este caso. A diferencia del presente caso, en dicho caso, además, primero se estableció el elemento del registro de mala fe: “Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”.
En relación a la resolución en Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowlees, Caso OMPI No. D2002-0638, de la cual el Promovente cita un extracto, este Experto hace notar que en ese caso ambas partes se ubicaban en la misma jurisdicción y que no hubo respuesta del demandado. En ese caso también quedó acreditado que la marca del demandante era famosa en la jurisdicción en que se ubicaban las partes por lo que lo más probable era que el demandado tuviera conocimiento de la misma antes de obtener el registro del nombre de dominio en cuestión, además de que hubo una oferta de venta del demandado al demandante, elementos que no están presentes en este caso.
Analizados los argumentos del Promovente y del Titular, así como las pruebas aportadas, este Experto no encuentra en este caso que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa constituya un uso de mala fe de parte del Titular. No obstante lo anterior, si hubiese hechos supervenientes, como por ejemplo respecto al pretendido uso por el Titular del nombre de dominio en disputa que no fuera para el desarrollo del supuesto negocio familiar de “Marvel” o si el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa se convirtiera en abusivo en el sentido de aprovechamiento de la reputación de los derechos de marca del Promovente, tales circunstancias permitirían un nuevo examen del caso con posterioridad. En cualquier caso, la presente Decisión en virtud de la Política es sin perjuicio de los derechos y acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer ante las autoridades competentes.
Visto en su conjunto lo arriba expuesto, este Experto considera que el Promovente no logró acreditar el extremo previsto en el artículo 1.a.iii. de la Política.
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: Septiembre 24, 2012
1 En lo sucesivo referida como “UDRP”, por sus siglas en inglés.
2 El Titular proporciona datos de los siguientes registros de marca otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: No. 131127 otorgado en 1966, No. 387908 otorgado en 1990, No. 462642 otorgado en 1994 y No. 867224 otorgado en 2005, todos ellos a favor de terceros aparentemente ajenos al Promovente.
3 El Titular proporciona datos de los siguientes nombres de dominio, cuyo registrante aparentemente es ajeno al Promovente: <marvel.net>, marvel.us>, <marvel.org>, <marvel.biz>, <marvel.ca>, <marvel.asia>, <marvel.it>, <marvel.com.ar>.
4 En Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 se estableció: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”. En Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Caso OMPI No. D2008-0183: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”.
5 En INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece: “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given [...]. Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”. Véase también Kellogg Company v. Luis Álvarez, Caso OMPI No. DMX2001-0003.
6 Véase Freddy Adu v. Frank Fushille, Caso OMPI No. D2004-0682: “Respondent’s factual assertions, if true, demonstrate only that he intended to use the Disputed Domain Name for a fan site. Intentions are not “demonstrable preparations” to use a domain name [...] once Complainant has established his prima face case, “concrete evidence,” not intentions, is necessary to overcome that presentation”.
7 Este Experto considera que los alegatos del Promovente en relación a la fama de su marca podrían ser objetivamente demostrables, pero al mismo tiempo, es incumbencia de un promovente (sobretodo si está representado por abogado) de proporcionar el material adecuado en apoyo de sus argumentos.
8 En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: “Mere “assertions” are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence [...] It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith”. Véase también Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966: “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”. En contraste con el presente caso, véanse, por ejemplo, las resoluciones rendidas en LEGO Juris A/S v. Daniel Korzeniewski / Registration Private, Caso OMPI No. DMX2011-0021 y General Electric Company v. Pablo Rodríguez Guirao, Caso OMPI No. DES2011-0017, en las que quedan de manifiesto los elementos de prueba aportados por los promoventes para acreditar el uso extendido, difusión y/o reconocimiento de sus marcas.
9 Respecto a esos elementos véase la sección 3.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, -“WIPO Overview 2.0”) disponible en “www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html”.
10 En Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2007-0018, este Experto manifestó: “corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política”.