La Demandante es Pas Eventos y Producciones, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Estudio Jurídico Bercovitz-Carvajal, España.
El Demandado es Miguel de la Riva Hengstenberg, con domicilio en Madrid, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cantajuegos.net>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2010. El 29 de abril de 2010 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de abril de 2010 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de mayo de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de mayo de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de mayo de 2010.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4.1. La Demandante es titular de los siguientes registros de marca españoles:
- Marca 2601185 CANTAJUEGO, de fecha 10 de junio de 2004, para productos de la clase 9.
- Marca 2809927 CANTAJUEGO (mixta), de fecha 24 de enero de 2008 para productos y servicios de las clases 16, 25 y 35.
- Marca 2863102 CANTAJUEGO (mixta), de fecha 11 de febrero de 2009 para servicios de la clase 41.
4.2. El nombre de dominio en disputa <cantajuegos.net> fue registrado por el Demandado el 7 de febrero de 2009.
4.3. A través del nombre de dominio se accede a un sitio web en el que bajo el título “CANTAJUEGOS, ELIGE TU CANTAJUEGO PARA NIÑOS” se recogen diversos contenidos sobre canciones infantiles, incluyendo referencias concretas a los productos de la Demandante.
- La Demandante es la propietaria de la marca CANTAJUEGO, bajo la cual comercializa CDs y DVDs como material educativo y musical específicamente dirigido a entretener y potenciar la psicomotricidad de los niños entre 0 y 6 años de edad.
- Los CDs y DVs CANTAJUEGO de la Demandante han tenido un gran éxito comercial en España que se ha traducido en la firma de un contrato con una importante productora, la venta de más de medio millón de CDs y la celebración de numerosas representaciones de su espectáculo por toda España.
- Numerosas publicaciones locales y nacionales se han hecho eco de la popularidad del fenómeno CANTAJUEGO, todo ello con fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa.
- La Demandante es titular de los registros de marca españoles citados en el apartado 4. El nombre de dominio <cantajuegos.net> es claramente confundible con las marcas CANTAJUEGO, pues la denominación “Cantajuegos” no es sino el plural de las marcas de la Demandante, siendo necesario valorar la notoriedad de sus marcas CANTAJUEGO para apreciar el riesgo de confusión.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación; no es titular de ninguna marca registrada del mismo nombre y es claro que la marca CANTAJUEGO de la Demandante ya gozaba de gran notoriedad cuando el Demandado registró el nombre de dominio.
- El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe, pues es sustancialmente idéntico a las marcas de la Demandante, con las que existe un marcado riesgo de confusión que se pone de manifiesto por la notoriedad de las mismas en el mercado español. Al residir el Demandado en España, es inconcebible que no tuviera noticia de la existencia de la marca CANTAJUEGO, dada la profusión publicitaria que tuvo esa actividad con anterioridad al registro del nombre de dominio.
- El Demandado ha pretendido perturbar la actividad comercial de la Demandante con el objetivo de atraer usuarios de Internet a su propia página web creando una posibilidad de confusión con las marcas CANTAJUEGO de la Demandante. Los volúmenes y canciones ofrecidos por el Demandado son totalmente correlativos a los productos correspondientes de la Demandante.
- El Demandado modificó el contenido de la página web, que en la actualidad es el de un parking de nombre de dominio, circunstancia que igualmente constituye un indicio de mala fe.
De conformidad con todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio <cantajuegos.net> le sea transferido.
En su escrito, el Demandado solicita que se rechace la pretensión de la Demandante, realizando las siguientes alegaciones:
- El nombre de dominio <cantajuegos.net> fue registrado de buena fe y precisamente para evitar confusiones con la marca de la que el Demandante es titular.
- La Demandante registró su propio nombre de dominio <cantajuego.net> con posterioridad a que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio <cantajuegos.net>
- La propia notoriedad y reconocimiento de la marca CANTAJUEGO de la Demandante motiva que difícilmente los usuarios de Internet podrían confundir su nombre de dominio con el del Demandado.
- CANTAJUEGOS es una palabra genérica compuesta de “canta” y “juegos”, palabras ambas contenidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No es por tanto una denominación exclusiva de la Demandante, sino algo universal utilizado para denominar a un tipo de canciones infantiles populares adornadas con coreografías vistosas, como puede apreciarse en algunos sitios de Internet sobre ese tipo de actividades. De hecho, todo el repertorio de la Demandante son canciones y juegos relacionados infantiles y populares.
- De ello se desprende que la Demandante pretende apoderarse de un concepto genérico en Internet para potenciar su posición dominante en un claro intento de monopolizar el mercado de los cantajuegos.
- El sitio web del Demandado goza de un reconocimiento previo al del Demandante y por ello está mejor posicionado en los medidores de Internet.
- El Demandado no pretende crear ningún tipo de confusión con las marcas de la Demandante, sino que incluso menciona y elogia los cantajuegos de la Demandante sin contraprestación alguna, lo que pone de manifiesto la ausencia de mala fe por su parte.
- Toda la documentación aportada por la Demandante hace referencia a la marca CANTAJUEGO (en singular), pero nunca a “Cantajuegos”, es decir, su marca está claramente reconocida en el mercado y diferenciada del nombre de dominio en disputa, sin dar lugar a confusión alguna.
- El contenido de la página web del Demandado en ningún momento ha cambiado su actividad o ha pasado a ser un parking de nombres de dominio, tal y como afirma la Demandante. La disparidad que la Demandante pone de manifiesto en su escrito se debe simplemente a que al teclear el nombre de dominio lo ha hecho sin contener las tres “w” dobles en la dirección consultada. Por el contrario, el cambio de actividad de la página web nunca ha existido.
- La Demandante en ningún momento se ha dirigido al Demandado para solicitar la retirada del contenido de su página web y de hecho en la misma se ha realizado publicidad gratuita y sin contraprestación de la marca CANTAJUEGO de la Demandante.
- Otra muestra más de la ausencia de mala fe está en que el nombre de dominio en ningún momento ha sido vendido, alquilado o cedido de otra manera a la Demandante o a su competencia. Es más, en dicho nombre de dominio hasta la fecha y precisamente para evitar confusiones el Demandado no ha querido incluir canciones y juegos de la competencia del Demandante, algo que sí ha hecho en otros nombres de dominio genéricos de su propiedad.
- El Demandado es actualmente propietario de más de 150 nombres de dominio, todos ellos compuestos por palabras genéricas, como sucede con el nombre de dominio <cantajuegos.net>.
- En ningún momento ha existido mala fe por parte del Demandado, pues en su momento no registró el nombre de dominio <cantajuego.net> a pesar de encontrarse libre, y en su web personal no solamente no se perturba, sino que se apoya y promociona gratuitamente la actividad comercial de la Demandante. De hecho, la web <cantajuegos.net> muestra claramente a todos los usuarios que es una web personal distinta de la web oficial de la Demandante.
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España del Demandante y Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español.
Los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política son:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos; y
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La Demandante ha acreditado su titularidad sobre los mencionados registros de marca españoles CANTAJUEGO, tanto en forma denominativa como mixta.
Es obvio que el nombre de dominio en disputa <cantajuegos.net> resulta confundible con dicha marca CANTAJUEGO, pues se limita a reproducirlo en plural, añadiéndole la letra “s”. Existe por tanto similitud hasta el punto de crear confusión con la marca registrada de la Demandante.
En relación con la alegación del Demandado en el sentido de que “Cantajuegos” es una expresión genérica o descriptiva y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuestión que se analizará en el punto siguiente para determinar si dicho carácter genérico o descriptivo otorga derechos o un interés legítimo a la Demandada. Desde el punto de vista de este primer requisito, queda claro que los registros de marca CANTAJUEGO de la Demandante se encuentran concedidos y en vigor, y que su denominación resulta coincidente con la del nombre de dominio controvertido.
De conformidad con todo lo anterior, este Experto considera cumplido el primero de los requisitos fijados en el párrafo 4.a) de la Política.
El Demandado basa fundamentalmente su defensa en la alegación de que la expresión “cantajuegos” resulta genérica o descriptiva en el sector de las actividades musicales dirigidas a los niños, normalmente sobre la base de canciones tradicionales. Partiendo de dicha genericidad, el Demandado niega eficacia distintiva a la marca CANTAJUEGO de la Demandante y por tanto niega igualmente que exista riesgo de confusión.
Pues bien, como se ha señalado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas española establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si la Demandada pretende anular la validez formal del registro de marca de la parte actora, habrá de acudir a los Tribunales españoles para lograr la nulidad o cancelación del registro.
Al respecto, resulta procedente recordar lo que se señalaba en la decisión Edipresse Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.L., Caso OMPI No. D2006-0940 sobre el nombre de dominio <lecturas.com>, en la que el Experto señaló:
“Alega la Demandada que la denominación “lecturas” es genérica por lo que carece de carácter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genérica. Si fuera genérica no podría estar protegida como marca puesto que la regulación del Derecho de Marcas en España siempre ha establecido la prohibición absoluta de registro de las marcas genéricas (esta prohibición estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca LECTURAS fue porque consideró que no era genérica para distinguir revistas y publicaciones. Además, el carácter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carácter distintivo de la misma (Bankinter, S.A. c. Daniel Monclús Pérez, Caso OMPI No. D2000-0483. Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicación ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestación.”
No obstante lo anterior, es innegable que el propio significado de la expresión “cantajuegos” introduce un elemento de duda a la hora de poder considerar legítimo su uso por un tercero pese a la vigencia del registro de marca de la Demandante. Desde este punto de vista, este Experto considera que la circunstancia de que el Demandado probablemente conocía los productos y actividades CANTAJUEGO de la Demandante y que registró el nombre de dominio basándose en su valor marcario (y no por algún valor descriptivo que pudiese tener). Al ser el Demandado una persona claramente conocedora del sector comercial en el que las marcas CANTAJUEGO de la Demandante gozan de evidente notoriedad, es obvio que al registrar el nombre de dominio el Demandado era plenamente consciente de la existencia de las marcas CANTAJUEGO de la Demandante, y de hecho posteriormente ha hecho referencia expresa a las mismas en su página web.
De hecho, en su escrito el Demandado reconoce expresamente la notoriedad de las marcas CANTAJUEGO de la Demandante. Su afirmación de que las denominaciones “Cantajuegos” y “Cantajuego” no son confundibles precisamente por la propia notoriedad de la marca CANTAJUEGO no puede ser admitida, pues en definitiva se trata de la misma expresión en plural.
Tampoco puede aceptarse como supuesto derecho o interés legítimo el significado invocado de la expresión “Cantajuegos” en un sentido genérico, pues lógicamente el Demandado podría haber logrado la misma función descriptiva del contenido del sitio web adoptando cualquier otra expresión análoga no coincidente ni claramente confundible con la marca de la Demandante, que gozaba de una obvia notoriedad en el mismo sector de actividad.
Por consiguiente, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, por lo tanto a la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4.a) de la Política.
Sobre la base del mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior, este Experto estima que concurre la circunstancia de mala fe en la actuación del Demandado.
En efecto, como se ha señalado el propio contenido de la página web del Demandado y de su escrito se desprende que era perfectamente conocedor de las marcas CANTAJUEGO de la Demandante y de su difusión. Por lo tanto, al registrar el nombre de dominio el Demandado hubo de ser consciente de su gran parecido con las marcas de la Demandante, y de hecho posteriormente al usar el nombre de dominio se ha referido de forma expresa a los productos y actividades CANTAJUEGO de la Demandante, siendo por lo tanto evidente que puede generarse entre el público internauta una confusión con la conocida marca de la Demandante.
En cuanto a la alegación de la Demandante en el sentido de que el Demandado ha modificado de mala fe el contenido de su sitio web, parece que el Demandado tiene razón cuando señala que la disparidad únicamente se debe a que la Demandante no tecleó las tres “w” dobles al consignar la dirección en el explorador, pues efectivamente todo parece indicar que el contenido del sitio web del Demandado ha permanecido homogéneo. Sin embargo, ello no es óbice para que este Experto aprecie mala fe en el sentido antes señalado en la medida en la que obviamente el Demandado era plenamente consciente de las marcas de la Demandante y de su difusión.
La notoriedad de la marca de la Demandante y su conocimiento por el Demandado permiten por tanto afirmar la concurrencia de mala fe, tal y como ha sido recordado en numerosas decisiones con la de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Juan Galán/ Luarca Asesores S.L., Caso OMPI No. D2008-0890.
Ya en la primera decisión dictada en aplicación del Reglamento referida a un nombre de dominio “.es”, en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretación:
“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI No. D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele, Caso OMPI No. D2003-0295).”
Así pues, este Experto considera cumplido el tercero de los requisitos fijados en el párrafo 4.a) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <cantajuegos.net> sea transferido al Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 10 de junio de 2010