Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Telecinco Cinema, S.A.U., Lazona Films, S.L. c. José Gallardo López
Caso No. D2015-2047
1. Las Partes
Las Demandantes son Telecinco Cinema, S.A.U. y Lazona Films, S.L. con domicilio en Madrid, España, representadas por Balder IP Law, SL, España.
El Demandado es José Gallardo López con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ochoapellidoscatalanes.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Name.com LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de noviembre de 2015. El 11 de noviembre de 2015, el Centro envió a Name.com LLC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de noviembre de 2015, Name.com LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, así como contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 19 de noviembre de 2015, el Centro envió vía correo electrónico una comunicación a las partes solicitando los comentarios al idioma del procedimiento ya que la Demanda había sido presentada en español y el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El 19 de noviembre de 2015 el Demandante reiteraba su solicitud ya expresada en la Demanda de que el idioma del procedimiento fuera el español. El Centro no recibió comunicación alguna del Demandado al respecto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2015. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de diciembre de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de diciembre de 2015.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de diciembre de 2015. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Atendiendo la petición efectuada por la Demandante, se dicta la presente Decisión en español, de acuerdo con las facultades que otorga al Experto el artículo 11 del Reglamento, pues efectivamente ambas partes están domiciliadas en España, la correspondencia previa intercambiada entre ellas ha sido en español y además incluso la página web del Demandado está en español.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes son titulares del registro de marca español No. 3569432 OCHO APELLIDOS CATALANES, solicitado el 2 de julio de 2015 y registrado el 12 de noviembre de 2015 para identificar productos y servicios de las clases 9, 16, 18, 21, 25, 35, 38 y 41.
Además, las Demandantes son titulares de otros registros de marca españoles para las denominaciones OCHO APELLIDOS VASCOS (con fecha de registro 11 de septiembre de 2014) y OCHO APELLIDOS (con fecha de registro 19 de enero de 2015).
Las expresiones “Ocho Apellidos Vascos” y “Ocho Apellidos Catalanes” son los títulos de sendas películas que han logrado un éxito sin precedentes entre el público español.
El nombre de dominio en disputa <ochoapellidoscatalanes.com> fue registrado el 9 de julio de 2015. Accediendo al sitio Web correspondiente se encuentra información sobre la película “Ocho Apellidos
Catalanes”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su escrito de Demanda, las Demandantes alegan fundamentalmente lo siguiente:
- Que son titulares de las marcas OCHO APELLIDOS CATALANES, OCHO APELLIDOS VASCOS y OCHO APELLIDOS antes mencionadas.
- Que la primera película “Ocho Apellidos Vascos” constituyó un enorme éxito de público y tuvo una presencia muy visible en los medios de comunicación españoles.
- Que las Demandantes, sobre la base de su marca OCHO APELLIDOS VASCOS, ya lograron que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegara solicitudes de marca OCHO APELLIDOS CATALANES, OCHO APELLIDOS MADRILEÑOS y OCHO APELLIDOS CATALANES Y OCHO APELLIDOS MADRILEÑOS depositadas por terceros.
- Que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca anterior OCHO APELLIDOS CATALANES de las Demandantes por lo que es evidente que el Demandado ha pretendido aprovecharse del éxito de la película de este título.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación pues no es titular de ningún registro de marca y su página Web hace referencia directa a la película de las Demandantes.
- Que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, a la vista del éxito de las películas de las demandantes “Ocho Apellidos Vascos” y su secuela “Ocho Apellidos Catalanes”.
- Que el Demandado pretendía obtener 7.990 euros por la cesión del nombre de dominio en disputa y el correspondiente nombre de dominio “.es”1 .
- Que el contenido de la página Web del Demandado hace referencia directa a la película “Ocho Apellidos
Catalanes” de las Demandantes, y por tanto utiliza el éxito de ésta para atraer a los usuarios de Internet.
Como consecuencia de todo ello, las Demandantes solicitan que el nombre de dominio en disputa <ochoapellidoscatalanes.com> les sea transferido.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El artículo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de las Demandantes y del Demandado, son de especial atenencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del derecho nacional español.
Los presupuestos para la estimación de una demanda contenidos en el artículo 4(a) de la Política son:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que las Demandantes tengan derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca registrada OCHO APELLIDOS CATALANES de las Demandantes, excepción hecha del dominio de primer nivel “.com”. A la luz de estos hechos, el Experto entiende que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca OCHO APELLIDOS CATALANES además de similar hasta el punto de causar confusión con sus marcas OCHO APELLIDOS y OCHO APELLIDOS VASCOS.
Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no ha intervenido en el procedimiento, por lo que no podemos conocer si puede invocar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, las Demandantes han acreditado claramente sus derechos.
Teniendo en cuenta la notoriedad en España de las marcas de las Demandantes, parece muy improbable que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre la denominación. Además, la propia página Web del Demandado hace referencia directa a la película “Ocho Apellidos
Catalanes” de las Demandantes.
En numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como un reconocimiento implícito por el demandado de la ausencia de derechos o intereses legítimos a su favor, siempre y cuando el experto considere como razonables los argumentos presentados por el demandante. Entre tales decisiones podemos citar Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Banco de Vitoria, S.A. v. Vicente Mota Jiménez, Caso OMPI No. D2001-0497; Atrápalo, S.L., v. Carlos Martínez, Caso OMPI No. D2007-0661 o R Cable Y Telecomunicaciones Galicia S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2008-0623.
En consecuencia, las Demandantes han logrado, para el Experto, presentar indicios razonables de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “ocho apellidos catalanes”, sin que éste último los haya acreditado.
Como se recordaba en la decisión ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG v. Seung Nam Kim, Caso OMPI No. D2006-1001: “The clear consensus of previous decisions under the Policy is that a Complainant establishes this element by making out a prima facie case against the Respondent. (See “https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html”, Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, item 2.1.) The Complainant has done this by indicating that the Respondent is not licensed or authorized by it to use its ARAG mark. The burden then shifts to the Respondent to rebut that case.”
Así lo habían establecido otras decisiones UDRP anteriores como Julian Barnes –V- Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, destacando lo siguiente:
“Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”
A mayor abundamiento, el Experto considera de gran relevancia manifestar que aunque la página Web del nombre de dominio en disputa pudiera resultar un sitio de fans y/o informativo esto en sí mismo no generaría derechos o intereses legítimos en favor del Demandado puesto que ha quedado probado (como se analizará más adelante) que el Demandado ha pretendido obtener ventajas económicas y lucrarse mediante el intento de venta de dicho dominio por un precio desmesurado. (Ver párrafo 2.5 de la Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis 2.0”))
En definitiva, este Experto considera que ha quedado demostrado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Tal y como alegan las Demandantes, el sitio Web del Demandado hace referencia directa, específica y única a la película “Ocho Apellidos Catalanes”. Teniendo en cuenta el alto grado de popularidad logrado por esta obra cinematográfica, es evidente que el Demandado ha buscado de forma deliberada una asociación con la película de las Demandantes y queda claro a los ojos del Experto que el Demandado conocía perfectamente las marcas de las Demandantes y que con ellas en la cabeza que procedió a registrar el nombre de dominio en disputa.
El Experto tiene en cuenta que la página Web del nombre de dominio en disputa emplea información sobre la película de las Demandantes y no incluye enlaces comerciales. No obstante lo anterior, el Experto cree asimismo que esta referencia expresa a la película de las Demandantes generaría la errónea impresión de que el sitio Web está directamente relacionado con éstas. En este sentido, el Experto entiende además que el aviso o “disclaimer” mostrado en la página Web del nombre de dominio en disputa (en el cual se señala “Ochoapellidoscatalanes.com es un sitio web de información y no esta relacionado con la marca Ocho Apellidos Catalanes ni es la web oficial de la película”) no sería suficiente en sí mismo para eliminar la mala fe del Demandado, teniendo en cuanta que, como se verá a continuación, existen otros elementos indicadores de su mala fe como es la intención real de éste de lucrarse con la venta del nombre de dominio en disputa por un precio alto e injustificado aprovechando la fama de la película en cuestión. (Ver Sinopsis 2.0, párrafo 3.5)
En el presente caso, además las Demandantes han acreditado que el Demandado ofreció la cesión del nombre de dominio en disputa junto con otro dominio, asociados ambos a la película “Ocho Apellidos Catalanes”, a cambio de una alta suma de dinero. Por lo tanto, el Experto entiende claramente que la verdadera intención del Demandado sería obtener lucro y, por lo tanto, su conducta resulta claramente subsumible en las circunstancias acreditativa de mala fe recogidas en el artículo 4(b)(i) de la Política:
“(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio”.
Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4(b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <ochoapellidoscatalanes.com> sea transferido a las Demandantes.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 11 de enero de 2016
1 Las Demandantes aportan en su Demanda una correspondencia intercambiada entre el Demandado y el responsable jurídico de Mediaset, grupo en el que se integra la Demandante Telecinco Cinema S.A.U., en la que se muestra dicha oferta.