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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Agence Nationale de Sante Publique contre WhoIs Privacy Service, Contact Privacy Inc. Customer 0153637858 / Tabac Info-Services

Litige No. D2019-1092

1. Les parties

Le Requérant est l’Agence Nationale de Sante Publique, France, représenté par Lexing Alain Bensoussan Avocats, France.

Le Défendeur est WhoIs Privacy Service, Contact Privacy Inc. Customer 0153637858, Canada / Tabac Info-Services, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <tabac-info-services.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par l’Agence Nationale de Sante Publique auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 mai 2019. En date du 13 mai 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. A cette même date, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 mai 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le 20 mai 2019, le Requérant a déposé une plainte amendée, demandant également que la langue de la procédure soit le français. En date du 27 mai 2019, le Centre a envoyé aux parties un courrier électronique en anglais et en français, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais, et les invitant à soumettre leurs commentaires sur les raisons pour lesquelles la langue de la procédure soit le français. Le 29 mai 2019, le Requérant a déposé une plainte traduite en français. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire.

Le Centre a vérifié que la plainte, la plainte amendée, et la plainte traduite en français répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 juin 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 juin 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 juin 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 juillet 2019, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre de la Santé.

Le Requérant est titulaire de la marque française TABAC INFO SERVICE n° 3040578 enregistrée le 6 juillet 2000, en classes 38, 41 et 42 et d’un nom de domaine <tabac-info-service.fr> enregistré le 27 avril 2005.

La marque TABAC INFO SERVICE est exploitée sur une application mobile gratuite et sur le site Internet accessible à l’adresse URL “www.tabac-info-service.fr” pour désigner des services dédiés aux fumeurs qui décident d’arrêter de fumer, incluant des visuels, des vidéos et des campagnes de communication, y compris sur les médias sociaux, et fournissant des informations sur le tabac et ses dangers, et des conseils pour arrêter de fumer.

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <tabac-info-services.com> le 9 janvier 2019, soit à une date postérieure aux droits de marque du Requérant. Le site web associé au nom de domaine litigieux est actif et couvre également des services dédiés aux fumeurs.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

I. Quant à la langue de la procédure

Le Requérant a présenté une requête visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure, bien que l’anglais soit la langue du contrat d’enregistrement.

Le Requérant relève que (i) le titulaire du nom de domaine litigieux est indiqué selon la fiche WhoIs comme étant domicilié en France et qu’il peut donc en être déduit que le Défendeur maîtrise la langue française, (ii) le contenu du site internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux est en français, (iii) le radical du nom de domaine litigieux contient uniquement des mots français, et (iv) le Requérant est un établissement public français.

II. Quant au fond

Le Requérant estime que:

(i) Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant argue que le nom de domaine litigieux est quasi-identique à la marque TABAC INFO SERVICE dont il est titulaire et engendre un risque de confusion dans l’esprit du public pouvant croire, à tort, que le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux <tabac-info-services.com> est la propriété du Requérant, ou à tout le moins que ce dernier est affilié au Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque TABAC INFO SERVICE à laquelle est simplement ajouté la lettre “s”. Il affirme également que l’extension “.com” n’est pas pertinente dans l’appréciation du risque de confusion s’agissant d’un élément purement technique et non distinctif.

Le Requérant soutient en outre que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache dans la mesure où (i) l’enregistrement et l’exploitation de la marque du Requérant sont bien antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux; (ii) le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque composée des éléments TABAC INFO SERVICE(S); et (iii) le Défendeur n’a pas de lien, de quelque nature que ce soit, avec le Requérant, ce dernier ne l’ayant jamais autorisé à utiliser l’élément TABAC INFO SERVICE à quelque titre que ce soit.

Le Requérant soutient par ailleurs que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi dans la mesure où (i) le Défendeur n’a enregistré le nom de domaine litigieux que pour attirer, dans un but lucratif, le public des fumeurs français qui essaient d’arrêter de fumer, le site Internet proposant à la vente des produits bio-aimants thérapeutiques, prétendument pourvus de vertus thérapeutiques; (ii) le nom de domaine litigieux porte confusion avec la marque antérieure, en utilisant notamment des liens hypertextes redirigeant vers les pages du site officiel du Requérant; et (iii) le Défendeur dissimule volontairement son identité, les informations fournies par l’unité d’enregistrement étant fausses.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

S’agissant de la requête du Requérant visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l’anglais, la Commission administrative constate que (i) le Défendeur est domicilié à Paris, France et que (ii) le contenu du site web auquel renvoie le nom de domaine litigieux est en français.

Au vu de ces éléments, la Commission administrative confirme que la langue de la présente procédure est le français.

B. Au fond

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

C. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de la marque française TABAC INFO SERVICE n° 3040578 enregistrée le 6 juillet 2000 et d’un nom de domaine <tabac-info-service.fr> enregistré le 27 avril 2005, qu’il exploite depuis de nombreuses années en France pour des services de conseils dédiés aux fumeurs.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique l’élément verbal TABAC INFO SERVICE, qui correspond à la marque détenue par le Requérant. Conformément à la jurisprudence constante des commissions administratives, la reproduction d’une marque dans son intégralité est suffisante pour conclure à la similitude avec la marque antérieure (voir en ce sens Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Litige OMPI No. D2000-0047; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, WIPO Case No. D2002-0615).

En outre, l’ajout de la lettre “s” au mot “service” n’est absolument pas de nature à écarter le risque de confusion susceptible de se produire entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux; cette lettre, non distinctive en elle-même ne renvoyant qu’à la forme plurielle du mot. Cette différence de détail est ainsi à peine perceptible, et ce d’autant plus que le site Internet auquel dirige le nom de domaine litigieux fait à la fois référence au signe “tabac info services” et à la marque TABAC INFO SERVICE lorsqu’il renvoit par le biais des liens hypertextes au site officiel du Requérant.

Enfin, l’extension “.com” ne doit pas être prise en considération lors de l’examen de la similitude du nom de domaine litigieux dans la mesure où il s’agit d’un élément purement technique, non-distinctif, nécessaire dans le domaine des services rendus sur Internet.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

D. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux. Il appartient ainsi au Requérant d’établir que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En revanche, si le Défendeur ne réagit pas ou ne parvient pas à apporter la preuve du contraire, le Requérant est présumé avoir fourni la preuve de l’absence de droits ou d’intérêt légitime.

Compte tenu des éléments transmis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative prend acte que le Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux dans la mesure (i) où le Défendeur (alors même qu’il aurait pu le faire dans le délai qui lui était alloué) n’a apporté aucune preuve établissant qu’il aurait pu détenir de quelconques droits de marque sur les éléments “tabac info service(s)” ni détenir un intérêt légitime à un quelconque titre que ce soit, et (ii) où le Requérant n’a pas de lien avec le Défendeur ni ne lui a concédé de licence ou toute autre autorisation d’usage de la marque détenue par le Requérant ni de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que la Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Ainsi, en l’absence de réaction du Défendeur, la Commission administrative estime que le Requérant a satisfait aux exigences de l’alinéa 4(a)(ii) des Principes Directeurs.

E. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principe directeurs dispose qu’aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, notamment, par les circonstances suivantes:

(i) l’enregistrement ou l’acquisition du nom de domaine litigieux a été réalisé dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent du Requérant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant les frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en lien directe avec ledit nom de domaine; ou

(ii) l’enregistrement du nom de domaine a été réalisé en vue d’empêcher le Requérant, propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où le Défendeur a adopté un comportement de ce type; ou

(iii) l’enregistrement du nom de domaine a été effectué essentiellement pour interrompre l’activité du concurrent; ou

(iv) par l’usage du nom de domaine, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de votre site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Cette liste n’est toutefois pas limitative et d’autres circonstances peuvent établir la mauvaise foi (Playboy Enterprises International Inc. v. SAND WebNames - For Sale, Litige OMPI No. D2001-0094; General Electric Company v. Fisher Zvieli, a/k/a Zvieli Fisher, Litige OMPI No. D2000-0377).

La reproduction de la marque TABAC INFO SERVICE du Réquérant dans le nom de domaine litigieux et la présence des liens hypertextes sur le site Internet auquel dirige le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant, ainsi que la reproduction de l’agencement, du visuel, des couleurs, des vidéos du Requérant démontrent indéniablement une utilisation de mauvaise foi. Le Défendeur avait ainsi nécessairement connaissance des activités du Requérant et entendait laisser croire aux internautes qu’ils étaient connectés au site officiel du Requérant (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Paul Raphael, creditmutuelgroupe, Litige OMPI No. D2017-0933; Monsieur Yves Hamelin, Syndic Avenir contre Ernestito Stragio/Domain Admi, PrivacyProtection Service Inc. d/b/a PrivacyProtect.org, Litige OMPI No. D2016-0568).

La reproduction des logos officiels correspondant à des entités publiques françaises ou à des services publics (Ministère de la Santé, Assurance Maladie, etc.) démontre également de manière évidente des manœuvres illégales destinées à tromper les internautes en leur faisant croire qu’il s’agit d’un site officiel sous contrôle d’une autorité publique, alors même qu’il en est rien, et ainsi les inciter à commander en ligne des produits prétendument thérapeutiques pour les aider à arrêter de fumer.

Enfin, l’ajout de la lettre “s” tout comme le fait que le Défendeur ait dissimulé son identité et ait finalement livré des indications de nom et d’adresse apparemment fictives sont des indices complémentaires d’un enregistrement de mauvaise foi (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Le Pape Clement / IDPS International Domain Privacy Services GmbH, Litige OMPI No. D2017-1202; FIDDIAM S.A. v. Richard Laurent, Litige OMPI No. D2012-0398).

Par conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs et au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <tabac-info-services.com> soit transféré au Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 26 juillet 2019