La Demandante es Mercadona S.A., con domicilio en Tavernes Blanques, Valencia, España, representada mediante apoderado.
El Demandado es Porchester Partners Inc., con domicilio en Panamá, Panamá.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <portaltrabajadormercadona.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de febrero de 2011. El 21 de febrero de 2011 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de febrero de 2011 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta informando del bloqueo del nombre de dominio en disputa, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y financiero. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda adolecía de defectos formales, el Demandante presentó al Centro dos enmiendas a la Demanda subsanando dichos defectos los días 1 y 2 de marzo de 2011. El Centro verificó que la Demanda y las enmiendas cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en lo sucesivo, “el Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y sus enmiendas al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de marzo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de marzo de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de marzo de 2011.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como Experto el día 6 de abril de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Demandante alega su titularidad de diversas marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo “OEPM”), cuya información y detalles registrales no se informan en la Demanda, y por lo tanto han sido examinados por este Experto en la base de datos de la OEPM:
(i) Marca mixta número 2.450.681, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para la clase 42 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde el 1 de abril de 2002.
(ii) Marca mixta número 2.450.682, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para la clase 43, y con efectos desde el 1 de abril de 2002.
(iii) Marca mixta número 2.450.683, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para la clase 44, y con efectos desde el 1 de abril de 2002.
(iv) Marca mixta número 2.450.684, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para la clase 45, que incluye “servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales”; con efectos desde el 1 de abril de 2002.
(v) Marca mixta número 2.689.662, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para las clases 3, 4, 9, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31 y 34, resultante de la fusión de diversas marcas. Su fusión y renovación se publican el 1 de febrero de 2006 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, “BOPI”) de la OEPM.
(vi) Marca mixta número 2.710.592, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para las clases 1, 10, 11, 16, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42, resultante de la fusión de diversas marcas. Su fusión y renovación se publican el 1 de junio de 2006 en el BOPI.
(vii) Marca mixta número 2.758.885, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con un cesto de la compra; registrada en la OEPM para las clases 2, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 19 y 28, resultante de la fusión de diversas marcas. Su fusión y renovación se publican el 16 de marzo de 2007 en el BOPI.
(viii) Marca mixta número 2.854.916, que consiste en la palabra MERCADONA y cuya representación no se ha podido observar, al no mostrarse en la base de datos de la OEPM; registrada en las clases 5 y 40 en la OEPM, y en vigor tras la fusión de dos marcas. Su fusión y renovación se publican el 16 de diciembre de 2008 en el BOPI.
(ix) Marca mixta número 1.329.419, que consiste en la palabra MERCADONA y en un gráfico con una taza de café humeante con un cesto de la compra en su interior; registrada en la OEPM para la clase 42, y con efectos desde el 16 de agosto de 1989.
El Demandante asimismo afirma su titularidad del nombre comercial denominativo español nº 78.999, que consiste en la denominación MERCADONA, SOCIEDAD ANÓNIMA; registrado también en la OEPM para los servicios de “Importación, servicios de abastecimiento para terceros (compra), y venta al por mayor y/o menor de todos los artículos que comprende el ramo de alimentación, pudiendo abrir establecimientos para la venta al detalle o al por mayor de los citados productos.” Como prueba de su titularidad del nombre comercial, el Demandante aporta un extracto de la base de datos de la OEPM con indicación de las incidencias registrales del mismo. Del expediente aportado se deduce que el nombre comercial tiene efectos desde el 16 de abril de 1977.
El Demandante aporta también un extenso listado de nombres de dominio de segundo nivel, y afirma que son de su titularidad. Todos estos nombres de dominio poseen la palabra “mercadona” como raíz común, por ejemplo “atencionalclientemercadona”, “compraonlinemercadona”, “dondeestamosmercadona”, “mercadona”, “mercadonatv”, “mercadonasupermercados”, “noticiasmercadona”, “prensamercadona”, “supermercadosmercadona”, “tarjetamercadona”. Su registro se asocia a una pluralidad de dominios de primer nivel genéricos y territoriales: .cat, .com, .es, .eu, .mobi, .ad, .at, .be, .biz, .cl .co, .co.uk, .com, .com.bo, .com.br, .com.es, .com.gi, .com.gt, .com.mt, .com.ni, .com.pa, .com.pr, .com.py, .com.sv, .com.tr, .com.uy, .com.ve, .cr, .cu, .cz, .ch, .de, .dk, .do, .dz, .ec, .fr, .gr, .hn, .hu, .ie, .info, .it, .jobs, .li, .lt, .lu, .lv, .ma, .mx, .name, .net, .nl, .org, .pe, .pl, .pt, .ro, .ru, .se, .si, .sk, .sm, .tel, .ua, y .us. En el listado aportado por el Demandante se muestran fechas de solicitud, de registro y de vencimiento de los nombres de dominio.
El nombre de dominio en disputa <portaltrabajadormercadona.es> fue registrado en fecha 3 de noviembre de 2010. Este Experto tuvo ocasión de examinar el contenido de la página web a la que enlaza el nombre de dominio en disputa, a fecha 13 de abril de 2011, y observó que se mostraban los siguientes enlaces: “Búsquedas relacionadas: Mi Nómina”, “Ejemplo Nómina”, “Trabajador”, “Alta”, “Nómina Laboral”, “¿Interesado en este dominio”, “Listas patrocinadas”, “Google, Página de Entrada”, “Cuenta Nómina + iPad”, “Nóminas BARATAS Economis”, “Gratis Alta en buscadores”, “Nóminas para todos” , “Oposiciones Celadores”, “Cuenta NARANJA ING DIRECT”, “Salarios de Tramitación”, “Programa Nómina 2010-2011”, “Tramitación Procesal 2011”, “Ejemplo nómina trabajador”, “Alta”, “Nómina laboral”, “IRPF”, “Modelo nóminas”, “Nóminas”, “Nomina”, “DVD”, “Retenciones IRPF”, “Alta Internet” y “Nóminas”. Algunos de estos enlaces a su vez están acompañados con leyendas publicitarias y con enlaces a otras páginas web, por ejemplo: “www.alcorce.com”, “www.Google.es/Pagina_Principal”, “www.seopositer.com/posicionamiento”, “www.economis.es”, “www.oficinadirecta.com”, “www.OposicionesPrimariaySecundaria.com”, “www.ingdirect.es”, “www.nominafacil.com”, o “www.MejoresOfertas-Credito.com/Tarjetas”.
El Demandante se define como una empresa de distribución de alimentos presente en cuarenta y seis provincias de España y en quince de sus Comunidades Autónomas. El Demandante afirma tener una cuota del mercado superior al doce por ciento, y tener contratadas a más de sesenta y tres mil personas que desarrollan su vida profesional en la empresa.
El Demandante alega ser propietario de las marcas y del nombre comercial, citados en los antecedentes y registrados en la oficina española de marcas: las marcas nº 2.450.681, 2.450.682, 2.450.683, 2.450.684, 2.689.662, 2.710.592, 2.758.885, 2.854.916, y 1.329.419, y el nombre comercial 78.999.
El Demandante también afirma ser dueño de la página web albergada en el nombre de dominio <portaltrabajador.mercadona.es>, creada, según afirma, el 30 de junio de 2010 para sus trabajadores. El nombre de dominio, afirma viene asociado al nombre de dominio <mercadona.es>, creado el 3 de febrero de 1997 y también propiedad del Demandante. El Demandante afirma que <portaltrabajador.mercadona.es> alberga una oficina virtual para sus trabajadores, en la cual éstos pueden acceder a su certificado de contrato, de situación laboral, de horas semanales, de reducción de jornada, de retenciones, de maternidad o paternidad, de invalidez, etc., y a otros documentos de su interés. El Demandante afirma que el registro del nombre de dominio en disputa realizado el 3 de noviembre de 2010 por el Demandado, esto es, sólo cuatro meses después de la creación por el Demandante de su nombre de dominio <portaltrabajador.mercadona.es>, sólo diferenciado de aquél por un punto entre “portaltrabajador” y “mercadona”, prueba la mala fe del Demandado y sus fines especulativos, deprecia la marca del Demandante y genera confusión a los trabajadores del Demandante, quienes al acceder por error al nombre de dominio en disputa son conducidos a un directorio de enlaces que se inspiran en los ofrecidos por el Demandante: “mi nómina”, “alta”, “nómina laboral”, “ejemplos nómina trabajador”, “IRPF”, etc.
El Demandante afirma que el Demandado no está vinculado con España, que el nombre de dominio en disputa no se relaciona con su titular y que éste incumple con las reglas técnicas de la Política.
En lo que concierne a los derechos previos, el Demandante alega su titularidad de un extenso número de nombres de dominio que incluyen la palabra “Mercadona”, y del cual aporta un listado con la Demanda. El Demandante afirma que el Demandado viola sus derechos previos, y no poder registrar las infinitas combinaciones de signos y palabras con su marca. El Demandante alega también que el nombre de dominio en disputa y su nombre de dominio <portaltrabajador.mercadona.es> sólo difieren en la eliminación de un punto, diferencia que considera irrelevante y creadora de confusión para el usuario medio de Internet integrado por los 63.000 trabajadores del Demandante, según afirma.
En lo que concierne a los derechos o intereses legítimos, el Demandante alega que el mero registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado no le confiere a éste derechos o intereses legítimos, ya que lo contrario implicaría que todo titular de un nombre de dominio sería automáticamente titular de derechos o intereses legítimos con el mero registro, llevando a que la reclamación de derechos de terceros careciese de sentido.
El Demandante también afirma la mala fe del Demandado en su registro y uso del nombre de dominio en disputa, al entender que el Demandado procede con el registro con conocimiento de la marca MERCADONA, induciendo a error y a confusión a los trabajadores de dicha empresa que accedan mediante el nombre de dominio en diputa, y conduciéndole “a una página de acceso a múltiples enlaces laborales, profesionales, así como a webs de ocio, Internet, adultos, sexo, electrónico…”. El Demandante afirma que el Demandado busca obtener beneficios comerciales sirviéndose de la confusión al desviar a usuarios de Internet de su objetivo, lucrándose a costa de la marca propiedad del Demandante, también al poner a la venta el nombre de dominio en disputa.
El Demandante aporta como prueba tres decisiones en las que el demandado es el mismo Demandado que en el presente procedimiento: Intesa Sanpaolo S.p.A v Porchester Partners, Inc./Janice Liburd, Caso OMPI No. D2010-1359; Européenne de Traitement de L’Information “Euro Information” v. Janice Liburd Porchester Partners, Inc., Caso OMPI No. D2010-0751, y finalmente Nilfisk-Advance A/S v. Moniker Privacy Services [2466703]/ Janice Liburd, Porchester Partners, Inc., Caso OMPI No. D2010-0859. En las dos primeras decisiones es objeto de análisis la omisión de una letra al comparar el nombre de dominio en disputa con los derechos registrados de los demandantes. En el tercer caso el nombre de dominio en disputa registrado por el demandando incorporaba una marca registrada por el reclamante con una mención geográfica.
Finalmente, el Demandante alega haber constatado en la fecha de la interposición de la Demanda, a través del servicio ofrecido en la página web “www.domaintools.com”, la existencia del registro de 4.251 nombres de dominios por parte del Demandado.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones del Demandante, analizamos la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
Este Experto considera que el nombre de dominio en disputa <portaltrabajadormercadona.es>, para cuyo análisis debe sustraerse el dominio de primer nivel “.es”, es similar y confundible respecto a los derechos previos alegados por el Demandante, esto es, respecto al nombre comercial y a las marcas alegadas por éste, todos los cuales contienen la palabra MERCADONA (artículo 2 del Reglamento). Entre las marcas alegadas por el Demandante se cuenta la marca mixta 2.450.684, la cual, junto con un elemento gráfico, contiene la palabra MERCADONA y está registrada en la oficina española de registro de marcas para la clase 45 según la clasificación de Niza, esto es, para “servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales”.
En consecuencia, el nombre de dominio en disputa incorpora el nombre comercial y la marca propiedad del Demandante MERCADONA, junto con las palabras “portaltrabajador”. Si bien las marcas y el nombre comercial del Demandante no son idénticos al nombre de dominio en disputa, entre ellos existe una similitud claramente apta para causar confusión a los usuarios de Internet. La parte dominante y distintiva del nombre de dominio en disputa, en opinión de este Experto, es la palabra MERCADONA. La incorporación de “portaltrabajador”, términos que se revelan como descriptivos, no obsta la existencia de una similitud apta para confundir, ya que el usuario de Internet que accediere al nombre de dominio en disputa fácilmente pensaría por error que accedería a una página web relacionada con derechos previos del Demandante o creada específicamente para los trabajadores del Demandante. Con el examen de los antecedentes de hecho, también existe la posibilidad de confusión es palmaria y efectiva para los trabajadores del Demandante, ya que existe una página web cuyo nombre de dominio, <portaltrabajador.mercadona.es>, sólo se diferencia del nombre de dominio en disputa por la mera supresión de un punto (véase, por ejemplo, el caso Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI No. D2003-0400).
La profusión y notoriedad del Demandante en el sector de la distribución de productos de alimentación en el territorio español, cuya actividad se ampara con el registro del citado nombre comercial español, abonan asimismo la tesis de que la mera adición de los términos “portaltrabajador” a dicho nombre comercial y marca renombrados, no altera la impresión general del nombre de dominio, como un nombre de dominio que necesariamente se asocia a los derechos previos del Demandante (véase el caso PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL. (a/k/a P.E.P.S.I.) y EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS), Caso OMPI No. D2003-0696).
Así pues, el Experto estima que el Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
Para evitar que el Demandante tenga que probar hechos negativos, esto es, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, lo que supondría una verdadera probatio diabolica, en gran cantidad de decisiones se ha sentado ya que se considera suficiente que el demandante, con los medios a su alcance, aporte indicios que demuestren prima facie que el demandado carece de aquéllos (véase, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001).
Como prueba de sus derechos previos el Demandante ha alegado su propiedad sobre el citado nombre comercial y las repetidas marcas, MERCADONA, todos registrados en la oficina española para el registro de marcas antes del 3 de noviembre de 2010, esto es, antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
De otra parte existen indicios claros de que el Demandado se sirve de los citados signos distintivos del Demandante como reclamo para vender el propio nombre de dominio en disputa. La página web albergada en el nombre de dominio en disputa es un parking con publicidad y enlaces a servicios de terceros, entre los que se cuentan servicios que podrían concurrir con los que el Demandante ofrece a sus trabajadores en su página web “www.portaltrabajador.mercadona.es”. En numerosas ocasiones este Centro ha entendido que la gestión de páginas parking con empleo de marcas notorias o renombradas en el nombre de dominio en disputa, y con oferta de enlaces a productos o servicios concurrentes con los ofrecidos por el dueño de la marca, “no constituye derechos o intereses legítimos” (véase, por ejemplo, Donald J. Trump v. Mediaking LLC d/b/a Mediaking Corporation and Aaftek Domain Corp., Caso OMPI No. D2010--1404).
Por último, es necesario remarcar que el Demandado es quien podría tener pruebas relevantes para justificar, en su caso, sus derechos y/o intereses legítimos. En consecuencia, como el Demandante aporta suficientes principios de prueba, el Demandado es quien debe acreditar sus derechos o intereses legítimos, y la ausencia de contestación a la Demanda, impide que el Demandado haya desvirtuado las alegaciones del Demandante (en este sentido, véase, por ejemplo, el caso Telefonaktienbolaget LM Ericsson v. José Antonio Parrés y García, Caso OMPI No. DES2006-0029).
Así pues, este Experto estima que el Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
Para apreciar si el Demandado habría procedido a efectuar un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio en disputa, se debe valorar si éste se ha registrado o usado de mala fe, circunstancias que se presentan alternativas y no necesariamente acumulativas. El artículo 2 del Reglamento define los supuestos en los que se puede considerar que el registro o uso del dominio en disputa se habría realizado de mala fe por el Demandado.
El Demandado ofrece el nombre de dominio en disputa para su venta. Este Experto ha tenido ocasión de acceder al contenido de la página web albergada en el nombre de dominio en disputa, y en ella se ofrece el enlace que reza “¿interesado en este dominio?”. Accediendo al enlace se conduce al usuario a una página web denominada “www.namedrive.com”, en la que el usuario puede realizar una oferta para adquirir el nombre de dominio en disputa. Para realizar una oferta se deben completar los campos “Tu oferta”, “Dirección de correo electrónico”, “Nombre”, “Apellidos”, “País”, “Negociarás como Particular o Empresa”. Una vez completados, la oferta está formalizada. Aun desconociéndose el precio final, esta oferta del nombre de dominio para su venta constituye un indicio evidente del carácter especulativo del registro del nombre de dominio en disputa. El Demandado incurre en el supuesto previsto en el apartado a) del artículo 2 del Reglamento, con la salvedad del desconocimiento del precio final. Un número de decisiones se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este particular (véanse, por ejemplo, casos Reckitt Benckiser AG v. Nazim Oren, Caso OMPI No. D2002-0286, y AT & Corp v. Rnetworld, Caso OMPI No. D2006-0569).
El Demandante afirma que el 30 de junio de 2010 creó un portal web con el nombre de dominio <portaltrabajador.mercadona.es>, esto es, cuatro meses antes de la creación del nombre de dominio en disputa <portaltrabajadormercadona.es>, el 3 de noviembre de 2010, que sólo se diferencia de aquél en la eliminación de un punto. Al no haber contestado la Demanda el Demandado, y por lo tanto no haber rebatido este hecho, debemos tomarlo en cuenta, cuanto menos como un indicio que abona la tesis de la existencia de mala fe del Demandado. La única diferencia de un punto entre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio del Demandante, es un claro indicio de que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa para obstaculizar al Demandante en el uso de su nombre de dominio con el lícito ejercicio de sus derechos previos. Como se ha explicado, el nombre de dominio del Demandante es una oficina virtual para sus trabajadores, y la existencia del nombre de dominio en disputa genera una clara confusión a los usuarios, quienes al acceder al nombre de dominio en disputa son conducidos a un directorio de enlaces con servicios parecidos a los ofrecidos por el Demandante. Estas circunstancias, en opinión de este Experto, causan asimismo prueba de los fines especulativos del Demandado, según lo previsto en el apartado b) del artículo 2 del Reglamento (véanse, por ejemplo, los casos Geocities v. Geociites.com, Caso OMPI No. D2000-0326 y Ticketmaster Corporation v. Woofer Smith, Caso OMPI No. D2003-0346).
En opinión de este Experto, el Demandado tiene una clara intención de atraer a usuarios de Internet a su página web, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, “creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web”. A este Experto no le parece creíble que el Demandado pudiese desconocer el nombre comercial y la marca, MERCADONA, cuyo poder de atracción en España y su gran cantidad de trabajadores configuran un gran mercado, gracias a los cuales el Demandado podría atraer muchos accesos al nombre de dominio en disputa y, eventualmente, muchos ingresos. La existencia, en el contenido del nombre de dominio en disputa, de enlaces inconexos entre sí, enlazando a servicios diversos, difícilmente se puede valorar como cosa distinta a una clara y diáfana publicidad remunerada. A este respecto nos parece acertada la doctrina que este Centro aplicó en la decisión que el Demandante ha aportado, decisión con idéntico Demandado que en el caso que nos ocupa, en el caso Nilfisk-Advance A/S v. Moniker Privacy Services [2466703]/Janice Liburd, Porchester Partners, Inc., Caso OMPI No. D2010-0859.
A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que el Demandante ha registrado, y a su vez ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose con el tercer elemento del Reglamento.
Por las razones expuestas, y de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <portaltrabajadormercadona.es> sea transferido al Demandante.
Mario Sol Muntañola
Experto
Fecha: 15 de abril de 2011