El Promovente es Salvamento Automotriz, S.A de C.V., con domicilio en Mérida,Yucatán, México, representada internamente.
La Titular es Diana Cano, con domicilio en Mérida, Yucatán, México.
La Solicitud tiene por objeto los nombres de dominio <abimerhi.com.mx> y
<abimerhi.mx>.
El Registrador de los nombres de dominio en cita es NIC México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2010. El 21 y 29 de diciembre de 2010 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 21 y 29 de diciembre de 2010 NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de Diana Cano Parra en su carácter de contacto técnico, administrativo y de pago. En respuesta a una prevención del Centro de fecha 29 de diciembre de 2010 y 10 de enero de 2011, el Promovente subsanó las deficiencias a la Solicitud el 31 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011. El Centro verificó que la Solicitud tal como fue corregida cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y anexos respectivos a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de enero de 2011. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de febrero de 2011. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 8 de febrero de 2011.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de febrero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Promovente es una empresa mexicana constituida en 1997 que es permisionaria del servicio público de arrastre, salvamento y depósito de vehículos siniestrados y/o detenidos en carreteras federales mexicanas.
Para identificar y distinguir los servicios que presta al amparo del permiso 400075 expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Promovente registró por conducto de su delegada especial, la señora Briceño Navarrete, la marca GRÚAS ABIMERHI en la clase 39, con efectos a partir del 11 de febrero de 2000 y una fecha de primer uso declarada de 16 de mayo de 1997.
El 19 de marzo de 2001, la señora Briceño Navarrete, en su carácter de titular del registro marcario 649600 sobre GRÚAS ABIMERHI, celebró con el Promovente un contrato de comodato por tiempo indeterminado respecto del título de marca en comento con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, mismo contrato que fue otorgado en instrumento público expedido por el Notario Público Número 77 del Estado de Yucatán.
La Titular por su parte registró los nombres de dominio en disputa el 18 de enero de 2010, los cuales actualmente se encuentran inactivos.
Al enterarse del registro de los nombres de dominio en disputa, el Promovente formuló una querella en contra de la Titular ante la Procuraduría General de la República. Según refiere el propio Promovente, al momento de presentar la Solicitud no se le había notificado ningún acuerdo recaído a su querella.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
i. Los nombres de dominio en disputa reproducen el elemento distintivo de la marca GRÚAS ABIMERHI, cuyo uso y explotación le corresponden al Promovente;
ii. El elemento principal de los nombres de dominio en disputa es fonética y textualmente idéntico en grado de confusión con respecto a la palabra “abimerhi” que constituye el elemento dominante de la marca del Promovente;
iii. El nombre usado en las páginas electrónicas atribuidas a la Titular no es suficientemente distintivo y además, en esas mismas direcciones se publicitan los mismos servicios que presta el Promovente;
iv. La adición en los nombres de dominio de “.mx” y “.com.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir dichas páginas electrónicas con la marca y a la vez nombre comercial del Promovente, puesto que dichas terminaciones no cumplen con la función de identificar un determinado proveedor como la fuente de un servicio determinado, sino solamente obedece a cuestiones técnicas propias de Internet;
v. El Promovente nunca ha otorgado permiso o autorización alguna a la Titular para registrar los nombres de dominio en disputa, lo que denota la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de esta última;
vi. La Titular no ha sido conocida corrientemente, ni realizado actividades industriales, comerciales o de servicios con algún nombre comercial y/o razón social constituidos exclusiva o parcialmente por la expresión “Abimerhi”;
vii. La Titular hace un uso indebido de los nombres de dominio en disputa para promover los servicios de una empresa que es competidora del Promovente y que no guarda relación o vínculo alguno con este último, lográndose con ello desviar y confundir a los consumidores de los servicios del Promovente;
viii. En el presente caso se actualiza la mala fe por parte de la Titular al no existir otra razón lógica para haber registrado los nombres de dominio en disputa que causar confusión entre los usuarios de un mismo servicio público, lo que configura al mismo tiempo una competencia desleal en prejuicio del Promovente;
ix Según puede verificarse al ingresar al sitio “www.dianacano.com”, la Titular se dedica profesionalmente a la creación de páginas Web, razón por la cual estuvo plenamente consciente de que al usar los nombres de dominio en disputa para publicitar servicios de idéntica naturaleza a los que presta el Promovente, estaba perturbando la actividad comercial de este último;
x. La Titular fue contratada por el señor Worbiz Alonzo, quien está al frente de “Grúas Jaswor”, que se anuncia en los portales adscritos a los nombres de dominio en disputa;
xi. No cabe duda que los nombres de dominio en disputa fueron registrados con el fin de impedir que el titular de la marca GRÚAS ABIMERHI reflejara la misma en un nombre de dominio correspondiente.
La Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
Debido a que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.
El Promovente es comodatario del título de marca No. 649600 que tiene por objeto GRÚAS ABIMERHI y de los derechos exclusivos de uso que ampara dicho título, según se da cuenta en el punto 4 que antecede.
Aún cuando llama la atención al Experto que se haya celebrado un contrato civil de comodato sobre el título de marca en sí mismo (con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde) en lugar de un contrato mercantil de licencia de uso de marca respecto de los derechos derivados del registro marcario, es inconcuso que este último es un bien no fungible que debe restituirse individualmente y por tanto puede ser objeto de un contrato de comodato por virtud del cual se concede gratuitamente el uso de la marca que ampara dicho registro conforme a su propia naturaleza.
En consecuencia, al no tratarse de una licencia, es debatible si en principio un contrato de comodato debiera inscribirse ante la autoridad administrativa competente para surtir efectos contra terceros, pero aún si así fuere el caso, este Experto no tiene obligación de aplicar leyes nacionales como sería la Ley de la Propiedad Industrial, ni mucho menos oficiosamente, para resolver una disputa comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Política como de la que se ocupa esta Decisión.
Al efecto, el artículo 19 del Reglamento dispone lo siguiente:
“El grupo de expertos resolverá la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio de conformidad con la Política aplicable, el presente Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables.”
De lo anterior se desprende que el Experto cuenta con la facultad discrecional de decidir si, atento a las circunstancias particulares del caso, la Política, el Reglamento y los precedentes resueltos conforme a estos últimos deben complementarse o no por disposiciones de derecho doméstico ya que el artículo en comento no hace alusión alguna a las leyes mexicanas, y en congruencia con lo anterior, las decisiones fundadas en la Política no se tienen por legalmente dictadas en México pues carecen de mención de país de emisión alguno.
De tal suerte que en aplicación de la Política por sí sola, múltiples grupos de expertos han ordenado la transferencia de un nombre de dominio en favor de un cesionario o licenciatario de derechos de marca sin que hubiere inscrito contrato alguno ante la oficina de marcas correspondiente. Ver Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington, Caso OMPI No. D2003-0796 (reconociendo legitimación activa al demandante en vista de su carácter de empresa controladora de los titulares de los registros marcarios base de la acción, a pesar de que no acreditó la transmisión de derechos a su favor ni menos la inscripción de contrato alguno ante las oficinas de marcas respectivas); I+D México, S.A. de C.V. v. Chun Man Kam, Caso OMPI No. DMX2009-0018 (ordenando la transferencia del dominio <iave.com.mx> en favor del promovente, quien era usuario autorizado de la marca IAVE sin tener contrato de licencia inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).
En la especie, el Experto observa que la señora Briceño Navarrete, quien figura como titular de la marca registrada GRÚAS ABIMERHI, tenía el carácter de accionista mayoritaria del Promovente al momento de la protocolización de la escritura constitutiva correspondiente, de donde se infiere que el registro de la marca en comento debió haberse hecho por instrucciones o con el consentimiento del Promovente. Asimismo, al ingresar el sitio “www.abimerhi.com”, se pudo comprobar que en efecto el Promovente ofrece servicios al amparo de la marca GRÚAS ABIMERHI en el mercado mexicano, y por último se hace hincapié en que la Titular no opuso excepción alguna a la reclamación del Promovente.
El Experto desea agregar que, en otras condiciones, su conclusión sobre la legitimación ad causam del Promovente pudo haber sido distinta o puede serlo en casos futuros.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de los nombres de dominio en litigio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y
(iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si los nombres de dominio en disputa por sí mismos se confunden lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el portal vinculado a dichos nombres de dominio confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP ya que para el momento que los usuarios de Internet ingresan al portal, ellos han sido confundidos ya por la similitud entre el nombre de dominio y la marca en cuestión al pensar que se dirigían al sitio Web del demandante).
El Promovente funda su Solicitud en una marca registrada sobre la que tiene derechos exclusivos de uso en México respecto de la denominación GRÚAS ABIMERHI.
Al confrontar la marca GRÚAS ABIMERHI con el término “abimerhi” que representa la porción relevante de <abimerhi.com.mx> y <abimerhi.mx> excluyendo las partículas “.com.mx” y “.mx”, se advierte que los nombres de dominio en disputa reproducen el elemento dominante y distintivo de la marca base de la acción, lo que propicia la confundibilidad entre los signos en pugna. Ver F.M. Tarbell Co. dba Tarbell, Realtors v. Name Catcher/Mark Lichtenberger, Caso OMPI No. D2007-0189 (determinando que la porción dominante de la marca TARBELL REALTORS es el término “tarbell”, con el cual los siguientes nombres de dominio causaban confusión <tarbelldesert.com>, <tarbellestates.com>, <tarbell-oc.com>, <tarbellpreferred.com>, <tarbell-realtor.com> y <temeculatarbell.com>).
En razón de que los nombres de dominio en disputa son susceptibles de confundirse literalmente con la marca objeto de la Solicitud, se tiene por superado el umbral que supone el artículo 1.A.i de la Política.
El Promovente afirma en su Solicitud que la Titular carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa ya que no cuenta con permiso o autorización para utilizar la marca GRÚAS ABIMERHI, ni es conocida corrientemente por la denominación ”Abimerhi”, como tampoco ha hecho un uso debido de los nombres de dominio en disputa al haberlos vinculado a un sitio Web donde se promovían servicios de idéntica naturaleza a los que presta el Promovente bajo la marca de referencia.
Para corroborar lo anterior, en ejercicio de las facultades discrecionales para conducir el procedimiento que le confiere el artículo 12.A del Reglamento, el Experto realizó una búsqueda de antecedentes en la base de datos pública del IMPI, a través del Servicio de consulta externa sobre información de marcas conocido como MARCANET, en el sitio “www.impi.gob.mx”, sin que haya aparecido ninguna marca registrada o solicitud de marca en trámite a nombre de la Titular sobre la denominación “Abimerhi”. Lo mismo al ingresarse el término “abimerhi” en el buscador de Google, disponible en “www.google.com”.
La presunción de ausencia de derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política se robustece por la falta de contestación a la Solicitud. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Reality Inc and D3M Domain Sales, eResolution Caso No. AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
Por último, en vista de la inactividad de los nombres de dominio en disputa al momento de dictarse la presente Decisión, a este Experto no le resulta evidente que la Titular pudiera prevalerse de alguna de las defensas previstas en el artículo 1.C de la Política.
De esta manera se colma la hipótesis del artículo 1.A.ii de la Política.
El artículo 1.B de la Política establece enunciativa, más no taxativamente, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un titulo reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
(ii) el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
El Promovente invoca, sin citarlas expresamente, las causales de mala fe registral previstas en los párrafos (ii) y (iii) arriba transcritos. Debido a que el Promovente no aporta prueba alguna que acredite: i) la relación contractual que alega existente entre la Titular y el señor Worbis Alonzo; ii) la vinculación de este último con “Grúas Jaswor”; iii) el uso de los nombres de dominio en disputa con relación a un sitio Web en el que se ofertaran servicios de arrastre y depósito de vehículos por parte de “Grúas Jaswor”, como pudiera haber sido la impresión de la ventana de inicio del portal adscrito a los nombres de dominio en disputa, o mejor aún un acta de fe de hechos relativa al contenido del portal en ese preciso momento. En consecuencia no es posible tener por verificadas, aún presuntivamente, las hipótesis de mala fe que aduce el Promovente.
No obstante lo anterior, el Experto advierte que el término “abimerhi” incluido en los nombres de dominio en disputa y en la marca base de la Solicitud corresponde a un apellido poco común, y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el Promovente. Ver Milestone AV Technologies, LLC v. Carlos Quiroz Pastrana, Caso OMPI No. DMX2009-0015 (apoyando su determinación de mala fe en el hecho de que “sanus” es un término latino que significa cuerdo o sensato, por lo que al no ser un vocablo de uso corriente, el mismo adquiere una fuerte capacidad distintiva cuando se utiliza en el comercio).
En la misma tesitura se destaca que el representante legal del Promovente que firma la Solicitud tiene por apellido paterno Abimerhi mientras que no existe vínculo o conexión lógica aparente entre la denominación “Abimerhi” y Diana Cano, máxime que los nombres de dominio en disputa no están vinculados a portal alguno cuyo contenido explicara la elección de los mismos por parte de la Titular.
Por otro lado, tomando en consideración que ambas partes están domiciliadas en Mérida, Yucatán, un municipio con poco más de 781,000 habitantes1, es de inferirse que, tal como asegura el Promovente, la Titular debió tener conocimiento de la marca GRÚAS ABIMERHI que el primero usa no sólo dentro de la ciudad de Mérida sino a lo largo y ancho de la entidad federativa de Yucatán, circunstancia que indica mala fe registral en términos de la Política. Ver Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, Caso OMPI No. D2009-0385 “en vista de que la Demandada reside no solo en el mismo país sino en la misma entidad federativa que la Demandante, aquélla podía y debía saber que la denominación del equipo en comento se encontraba registrada como marca en México a favor de la Demandante”.
Abona a la conclusión de mala fe en el registro y detentación pasiva de los nombres de dominio en disputa la circunstancia de que la Titular parece ocuparse profesionalmente de la creación de páginas Web, según este Experto pudo comprobar a instancia del Promovente mediante la inspección ocular al sitio “www.dianacano.com”, dentro del cual figura el nombre de Diana Cano Parra, el cual coincide cabalmente con el del contacto técnico, administrativo y de pago de los nombres de dominio en disputa. En dicho portal la Titular aparece como Directora General de una empresa domiciliada precisamente en Mérida, Yucatán que ofrece entre sus servicios de publicidad el desarrollo de páginas Web, así como planes de dominio y hosting. Derivado de la condición de comerciante de la Titular, es de presumirse que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe con una motivación económica de por medio por parte de la Titular sea en provecho propio o el de uno de sus clientes.
Atento a las consideraciones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.A.iii.
En mérito de lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por los artículos 1.G.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que los nombres de dominio <abimerhi.com.mx> y <abimerhi.mx> sean transferidos al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 25 de febrero de 2011
1 Fuente: “www.merida.gob.mx”