Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La Promovente es titular de los nombres de dominio <autoplaza.com.mx> y <autoplaza.com.co>, registrados el 9 de febrero de 2000 y el 25 de enero de 2012, respectivamente.

El nombre de dominio en disputa 1 fue registrado el 7 de noviembre de 2016 y actualmente resuelve a un sitio web que opera como intermediario en la compra y venta de vehículos, principalmente a través de anuncios de terceros desplegados en una plataforma web.

El nombre de dominio en disputa 2 fue registrado el 15 de marzo de 2017 y está inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:

Que es una compañía fundada en 1999 y que opera como una plataforma de comercio electrónico en 18 países de América Latina, con más de 174 millones de usuarios y más de 3000 tiendas y marcas.

Que, como la primera compañía de tecnología de la América Latina, empezó a cotizar en la Bolsa estadounidense Nasdaq desde 2007, con ingresos de USD 1,398.1 millones en 2017.

Que en 2011 adquirió a la empresa mexicana Autoplaza, dedicada a la compra, venta y subasta de vehículos y que, tanto la plataforma de la Promovente, como la de la empresa Autoplaza, han desplegado el mismo contenido desde esa fecha y hasta 2015.

Que en 2016 el sitio web “www.autoplaza.com.mx” dejó de operar y que posteriormente su tráfico se ha redireccionado a la tienda de vehículos de la Promovente en la página web “www.mercadolibre.com.mx/vehiculos”, en donde se mantiene la presencia de la marca AUTOPLAZA.

Que la empresa Autoplaza comenzó a operar en México en 2000 en medios impresos y a través de una plataforma digital en el sitio web “www.autoplaza.com.mx”, convirtiéndose en una marca líder en el mercado automotriz de segunda mano.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la marca AUTOPLAZA fue registrada en clase 35 en México en 2003 por la empresa Automotive Internet Services, S.A. de C.V. en relación con servicios de comercialización y venta de artículos de la industria automotriz, señalando como fecha de primer uso el 9 de febrero de 2000, y en clase 16 en 2004 para papel, cartón y otros productos comprendidos en esa clase.

Que en 2011 dichos registros marcarios fueron cedidos a la empresa AP Clasificados, S. de R.L. de C.V., misma que en 2015 se fusionó con la Promovente, por lo que ésta adquirió todos los bienes y activos de la empresa, incluyendo los citados registros marcarios.

Que la Promovente es la única empresa con derecho a utilizar la marca AUTOPLAZA y que existe identidad entre dicha marca y los nombres de dominio en disputa, dado que el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” no agrega ninguna distintividad.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Titular no está y nunca ha estado asociado con la Promovente o la marca AUTOPLAZA.

Que al ingresar el nombre del Titular “Sergio Monzón” junto con la marca AUTOPLAZA o AUTO-PLAZA en el motor de búsqueda Google, no hay resultados que indiquen relación alguna entre éste y la marca AUTOPLAZA.

Que, al realizar una búsqueda por titular de registros de marcas a través del sistema de libre acceso Marcanet, el único resultado que incluye el nombre “Sergio Monzón Serrano” como titular, es un registro No. 1359366 para la marca CLIENTO.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa 1 el 7 de noviembre de 2016 y desde entonces lo ha utilizado para aprovecharse de la buena reputación asociada con la marca AUTOPLAZA de la Promovente.

Que el nombre de dominio en disputa 1 resuelve a un sitio web que opera en el mismo giro y de la misma forma que la Promovente, a saber, como intermediario en la compra y venta de vehículos, principalmente a través de anuncios de terceros desplegados en una plataforma web.

Que el Titular usa la marca AUTOPLAZA como nombre comercial, con una combinación de colores rojo, negro y blanco, los cuales por más de 15 años fueron característicos de la marca e imagen comercial de la empresa AUTOPLAZA.

Que el Titular proporciona información falsa o inexacta al indicar en su Aviso de Privacidad que el sitio web que opera es “www.autoplaza.mx” propiedad de un tercero, lo que constituye una conducta ilícita.

Que el Titular proporciona información falsa y engañosa al usar el nombre de dominio <autoplaza.com.mx> de la Promovente, como parte de la dirección de correo electrónico “[...]@autoplaza.com.mx” que despliega en su Aviso de Privacidad.

Que dicho uso no puede atribuirse a un simple error mecanográfico, sino a un evidente ánimo de crear una confusión o falsa asociación con la Promovente.

Que el Titular no despliega en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 algún descargo de responsabilidad (disclaimer) para informar que no guarda relación con la empresa Autoplaza.

Que, de acuerdo con un reporte sobre el nombre de dominio en disputa 1, cerca del 60% de sus visitantes lo abandonan, lo que puede atribuirse a que se dieron cuenta que no se trataba del sitio web que pretendían visitar y que el término de búsqueda más popular (45%) por el que los usuarios llegan al nombre de dominio en disputa 1 es la marca AUTOPLAZA de la Promovente y no AUTO-PLAZA, como lo utiliza el Titular.

Que la conducta del Titular genera graves perjuicios a los intereses de la Promovente, afectando de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas, el reconocimiento de sus servicios y el prestigio de la empresa.

Que el Titular engaña al público consumidor, haciéndole creer que el nombre de dominio en disputa 1 es un sitio web oficial de la empresa Autoplaza o de la Promovente, o bien, que la actividad que ahí se lleva a cabo está autorizada, patrocinada, afiliada o de alguna manera relacionada con la Promovente y la marca AUTOPLAZA.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa 2 el 15 de marzo de 2017 y que no lo ha usado; que la tenencia pasiva (“passive holding”) de un nombre de dominio puede constituir mala fe.

III. Registro o uso de mala fe

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa 1 para hospedar un sitio web que opera en el mismo giro y de la misma forma en que la Promovente usa su marca AUTOPLAZA; y que el Titular registró el nombre de dominio en disputa 2 sin intención de utilizarlo.

Que el Titular usa sin autorización la marca registrada AUTOPLAZA de la Promovente para prestar los mismos servicios.

Que el Titular proporciona información falsa y engañosa al usar y/o asumir como propios los nombres de dominio <autoplaza.mx> propiedad de un tercero, y <autoplaza.com.mx> propiedad de la Promovente.

Que el Titular nunca informa o aclara que no guarda relación alguna con la empresa y/o con las marcas AUTOPLAZA de la Promovente.

Que el Titular crea la falsa impresión de que el nombre de dominio en disputa 1 es el sitio web oficial de la empresa AUTOPLAZA, o que guarda una relación de afiliación, patrocinio o autorización con dicha empresa.

Que lo anterior genera confusión o falsa asociación entre el público consumidor, lo que corrobora que el Titular reconoce la buena reputación asociada con la marca AUTOPLAZA, y que éste busca obtener una ventaja injustificada a partir de la misma.

Que a la luz de lo anterior el Titular está actuando de mala fe.

B. Titular

El 28 de noviembre de 2019, el Titular envió por correo electrónico una comunicación al Centro en la cual solicitó información relativa al procedimiento:

“Buenas tardes tengo un dominio y me informan que está en disputa los sitios son www.autoplaza.com.mx que debo de presentar?

Tengo varios años con ese sitio, porque dicen que el sitio es de ellos, su sitio es autoplaza.mx
Me pueden ayudar”

El Titular no contestó formalmente a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP, así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

El Titular no contestó formalmente a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

La Promovente ha probado tener derechos exclusivos sobre la marca AUTOPLAZA en México en las clases 16 y 35, en virtud de haber adquirido la empresa AP Clasificados, S. de R.L. de C.V. titular de dicha marca.

Los nombres de dominio en disputa incorporan las palabras “auto” y “plaza” separadas por un guion. De acuerdo con los grupos de expertos, la mera adición de un guion al nombre de dominio no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión entre éste y una marca (ver Six Continents Hotels, Inc. v. Georgetown, Inc., Caso OMPI No. D2003-0214 “guiones no sirven para disipar la confusión del usuario de Internet" <holiday-inn-4-less.com> y <holidayinn4less.com>; ver también Philip Morris USA Inc. v. Nelia Andrade, Caso OMPI No. D2018-0098 <marlboro-company.com>).

Además, la inclusión del ccTLD “.mx”, de manera aislada o en conjunto con el dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de los nombres de dominio, por lo cual, carece de relevancia al momento de valorar la identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver mutatis mutandis, Dell Inc. v. Dell Services Mexico, Caso OMPI No. DMX2015-0016; Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Consecuentemente, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca AUTOPLAZA de la Promovente, dado que la reproducen en su totalidad.

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente asegura que el Titular no está asociado con la Promovente o la marca AUTOPLAZA, o autorizado para usar dicha marca, y que la Promovente es la única entidad que tiene derecho a explotar y utilizar dicha marca. La Promovente afirma que el Titular no es comúnmente conocido por el término “Autoplaza” o “Auto-Plaza” o por los nombres de dominio en disputa. Estas afirmaciones no han sido desvirtuadas por el Titular.

El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 contiene al menos 100 ofertas de venta de vehículos, junto con fotografías, descripciones, precios y datos de contacto de supuestos dueños de los automóviles.

Asimismo, dicha página web despliega un hipervínculo en donde se ofrece a los usuarios la posibilidad de publicar anuncios de venta de vehículos “nuevos y seminuevos”. No obstante, al dar click en dicho hipervínculo, dicho enlace regresa al usuario al sitio de inicio, pero no a formulario alguno que realmente permita a un usuario publicar un anuncio de venta de su automóvil. Dicha página web despliega en su parte superior la dirección de correo electrónico de contacto “[…]@gmail.com”; el Aviso de Privacidad de la citada página web contiene el correo electrónico “[...]@autoplaza.com.mx”.

Además, la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 despliega una marca AUTOPLAZA MÉXICO (y diseño), en colores rojo, negro y blanco. Esta marca es semejante en grado de confusión a la marca AUTOPLAZA que utilizó la sociedad AP Clasificados, S. de R.L. de C.V., misma que hoy se encuentra fusionada con la Promovente.

La conducta del Titular, al usar un diseño semejante en grado de confusión a la marca AUTOPLAZA sobre la cual tiene derechos la Promovente, para ofrecer los mismos servicios que ésta, ha generado la falsa apariencia de que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 es el sitio web legítimo de la Promovente o de sus sociedades afiliadas, o que existe alguna relación entre la Promovente y el Titular, generando un riesgo de confusión por asociación, con la intención de obtener un lucro indebido (ver sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

Tomando en cuenta lo anterior, la conducta del Titular no puede constituir una oferta de buena fe de productos o servicios, o un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa 1 (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).

El nombre de dominio en disputa 2 está inactivo y no resuelve a sitio web alguno. Según las pruebas aportadas por la Promovente, con base en la búsqueda realizada a través de la página web “www.web.archive.org”, dicha página web no ha sido utilizada a pesar de que se registró desde 2017. Tampoco hay evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que el Titular ha efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

De acuerdo con diversas decisiones emitidas por expertos nombrados de conformidad con la Política y la UDRP, el mero hecho de que un nombre de dominio esté inactivo, no convierte dicho uso en legítimo, no comercial o leal (ver, mutatis mutandis, Jones Lang LaSalle IP, Inc. v. Oscar Dominguez, GSG Group, Caso OMPI No. D2018-1093; Facebook, Inc. v. S. Demir Cilingir, Caso OMPI No. D2018-2746). Tomando en cuenta lo anterior, no puede considerarse que el Titular haya usado o llevado a cabo preparativos para usar el nombre de dominio en disputa 2, en relación con una oferta de buena fe (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279 y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).

Por tanto, el Experto considera que la Promovente estableció un caso prima facie de que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270), lo cual no ha sido desvirtuado por el Titular.

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente, la marca AUTOPLAZA, cuyo registro más antiguo es de 2003, tiene presencia en el mercado mexicano desde hace 20 años, y se encuentra estrechamente relacionada con la industria automotriz.

Por lo tanto, la incorporación de la marca AUTOPLAZA en el nombre de dominio en disputa 1 que resuelve a la página web que ofrece los mismos servicios que los de la Promovente, claramente indica que el Titular tuvo pleno conocimiento de la marca AUTOPLAZA al registrar dicho nombre de dominio, lo que constituye un actuar de mala fe, máxime que la información contenida en la base de datos Whois, en relación con los dos nombres de dominio en disputa, establece que el Titular declaró tener su domicilio en México (ver Revlon Consumer Products Corporation v. Terry Baumer, Case No. D2011-1051; Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh, Caso OMPI No. D2001-0763; y Nutricia International BV v. Eric Starling, Caso OMPI No. D2015-0773).

Teniendo en cuenta la reputación de la marca AUTOPLAZA en el sector automotriz, el hecho de que el Titular haya reproducido íntegramente dicha marca en los nombres de dominio en disputa, claramente sugiere la existencia de mala fe con carácter oportunista del Titular (ver LEGO Juris A/S v. Reiner Stotte, Caso OMPI No. D2010-0494, y Sanofi-Aventis v. Nevis Domains LLC, Caso OMPI No. D2006-0303).

El uso del nombre de dominio en disputa 1 para publicar ofertas de compra y venta de vehículos constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de Promovente y la marca AUTOPLAZA, sobre la cual ésta tiene derechos. Asimismo, constituyen indicios de mala fe el despliegue de un logotipo semejante en grado de confusión al que utilizó AP Clasificados, S. de R.L. de C.V., empresa fusionada con la Promovente, así como el despliegue del nombre de dominio de la Promovente en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 (ver Warwickshire Oil Storage Limited v. WWOSLTD, Caso OMPI No. D2016-1482; y Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V v. inbuirsa, Caso OMPI No. D2006-0614).

Es prueba de uso de mala fe también que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 no pone a disposición de los usuarios el servicio que dice ofrecer, pues en dicho sitio web resulta imposible que un usuario pueda llevar a cabo la publicación de una oferta de venta de vehículos, a través de los hipervínculos ahí contenidos.

A la luz de lo anterior, el Experto opina que el Titular ha registrado y está utilizando el nombre de dominio en disputa 1 con el propósito de desviar tráfico de Internet, inicialmente destinado a la Promovente, a su propia página web, con ánimo de lucro, creando un riesgo de confusión con la marca AUTOPLAZA de la Promovente, de conformidad con el artículo 1.(b)(iv) de la Política (ver Etihad Airways v. Domain Admin, Whois Privacy Corp, Caso OMPI No. D2018-1367; 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. v. John Kirkpatrick, Caso OMPI No. D2014-1359).

Con respecto al nombre de dominio en disputa 2, según las pruebas aportadas por la Promovente, éste se encuentra inactivo desde la fecha de su registro en 2017. Estas pruebas no han sido controvertidas por el Titular. De acuerdo con diversas decisiones emitidas por expertos nombrados de conformidad con la Política y la UDRP, la tenencia pasiva de un nombre de dominio, en ausencia de un derecho o interés legítimo de su titular, puede constituir mala fe. En tal escenario, se deben analizar las circunstancias de cada caso para determinar si la conducta del titular constituye mala fe (ver Telstra Corporation v Nuclear Marshmallows, OMPI Caso No. D2000-0003; y Kravet, Inc v. Youri van Oostendorp, Calipseo BV / Y. v. Oostendorp, Calipseo BV, OMPI Caso No. D2018-0400).

En el presente procedimiento, se deben tener en cuenta las siguientes circunstancias:

- El nombre de dominio en disputa 2 es idéntico a la marca AUTOPLAZA, dado que la reproduce en su totalidad.
- El Titular usa el nombre de dominio en disputa 1, casi idéntico al nombre de dominio en disputa 2 (con la única diferencia de que el primero incorpora el SLD “.com” y el segundo no), para ofrecer servicios idénticos a los que presta la Promovente, creando un riesgo de confusión por asociación.
- La página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa 1 despliega el correo electrónico “[...]@autoplaza.com.mx”, relativo al nombre de dominio de la Promovente.
- El Titular no ha comparecido en el presente procedimiento, ni ha explicado las razones por las que registró el nombre de dominio en disputa 2.

A la luz de anterior, es imposible concebir un uso activo, real o posible del nombre de dominio en disputa 2 por parte del Titular, que sea o pueda ser de buena fe para los efectos de la Política. Dichas circunstancias y las evidencias comprendidas en el expediente permiten inferir la mala fe, sin que el Titular haya aportado pruebas que permitan al Experto concluir lo contrario.

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <auto-plaza.com.mx> y <auto-plaza.mx> sean transferidos a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 19 de febrero de 2020