Refus de protection

Notion de refus

En vertu de l’Arrangement de La Haye, le terme “refus” ne s’entend pas d’une décision finale de refus, autrement dit, il ne s’agit pas d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. La seule exigence en la matière est que, dans le délai de refus applicable (se référer à “Délai de refus”), un Office désigné indique les motifs susceptibles de donner lieu à un refus de protection. En d’autres termes, ce qui doit être notifié dans le délai de refus applicable constitue simplement une objection provisoire. Dans la pratique, par conséquent, les refus peuvent être fondés sur :

• une objection découlant de l’examen d’office réalisé par un Office;
• une opposition faite par un tiers. Il convient de souligner que, aux termes de l’Arrangement de La Haye, le simple fait qu’une opposition ait été faite contre un enregistrement international doit être notifié au Bureau international comme étant un “refus de protection fondé sur une opposition”. Cela ne préjuge pas de la décision finale prise par l’Office concerné quant à l’opposition.

L’examen d’office, de même que tout examen à la suite d’une opposition faite par un tiers, est réalisé par l’Office conformément à la législation de sa partie contractante. Par exemple, l’Office peut examiner d’office uniquement les exigences de forme applicables aux demandes nationales, ou vérifier que le dessin ou modèle satisfait à la définition d’un dessin ou modèle selon sa législation, ou encore procéder à un examen exhaustif de la nouveauté au niveau mondial.

Motifs de refus

Chaque partie contractante désignée a le droit de refuser, sur son territoire, l’octroi de la protection d’un enregistrement international. Ce refus peut être total ou partiel, c’est-à-dire qu’il peut être prononcé à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international.

60 Article 8.1); 99 Article 12.1)

Conformément à l'article 12.1), la protection ne peut pas être refusée au motif que l’enregistrement international ne satisfait pas aux conditions de forme, étant donné que chaque partie contractante doit considérer que ces conditions ont déjà été remplies à l’issue de l’examen réalisé par le Bureau international. Par exemple, un Office désigné ne peut pas refuser l’octroi de la protection au motif que les taxes requises n’ont pas été acquittées ou que la qualité des reproductions est insuffisante, étant donné que ce type de vérification relève exclusivement du Bureau international.

De même, une partie contractante ne peut pas refuser les effets de l’enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions qui s’ajoutent aux conditions qui peuvent avoir été notifiées par cette partie contractante (se référer à “Vues particulières”), ou qui en diffèrent, n’ont pas été remplies. Une partie contractante peut toutefois refuser la protection au motif qu’une reproduction ne suffit pas à divulguer l’aspect du dessin ou modèle. Dans un tel cas, le motif du refus porterait sur le fond, à savoir que le dessin ou modèle n’est pas suffisamment divulgué, et non sur la forme, à savoir que sa reproduction ne présente pas, par exemple, d’ombrage de surface.

Le refus doit faire état de tous les motifs sur lesquels il se fonde et mentionner les dispositions de la législation applicable. En général, les motifs de refus peuvent uniquement se rapporter à des questions de fond, telles que le défaut de nouveauté du dessin ou modèle. Cependant, il y a deux exceptions à ce principe général, à savoir que lorsqu’une partie contractante a fait une déclaration en vertu de l’article 13.1) concernant l’exigence relative à l’unité de dessin ou modèle, ou une déclaration en vertu de la règle 9.3) concernant les vues exigées (se référer à “Déclarations des parties contractantesˮ, “Unité de dessin ou modèleˮ ou “Vues particulièresˮ), celle-ci peut émettre un refus sur cette base.

Règle 9.4)

Il n’est pas de la compétence du Bureau international d’exprimer une opinion quant à la justification d’un refus de protection ou d’intervenir de quelque manière que ce soit dans le règlement des questions de fond soulevées par un tel refus.

Unité de dessin ou modèle

Il existe une exception au principe énoncé à l’article 12.1), à savoir qu’une partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie à l’Acte de 1999, exige l’application d’une règle d’unité de dessin ou modèle, peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI.

Cette notification a pour but de permettre à l’Office de la partie contractante de refuser les effets d’un enregistrement international si la règle de l’unité de dessin ou modèle n’est pas respectée, ainsi qu’il est précisé dans la notification adressée par cette partie contractante. Dans ce cas, le titulaire de l’enregistrement international peut diviser l’enregistrement international auprès de l’Office concerné pour remédier au motif de refus. Cet Office a le droit de demander au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu’il faudra de divisions.

Le Brésil, la Chine, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Kirghizistan, le Mexique, la République arabe syrienne, la Roumanie, le Tadjikistan et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de l’article 13 de l’Acte de 1999 pour notifier qu’ils exigent que tous les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande internationale satisfassent à une règle d’unité de dessin ou modèle (se référer à “Déclarations des parties contractantes”, “Unité de dessin ou modèle”).

Il n’est pas de la compétence du Bureau international d’exprimer une opinion quant à la question de savoir s’il est satisfait ou non à une exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par la législation d’une partie contractante désignée. Toutefois, il est vivement recommandé aux déposants désignant le Brésil, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Mexique ou le Viet Nam de se référer aux déclarations respectives de ces parties contractantes afin de limiter autant que possible les risques de refus (se référer à “Déposer une demande internationale auprès du Bureau international: interface eHague ou formulaire DM/1”, “Rubrique 6: Nombre de dessins ou modèles, de reproductions et/ou de spécimens”).

En outre, il est recommandé de consulter les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, qui ont été établies en concertation avec les parties contractantes ayant notifié dans une déclaration en vertu de l’article 13.1) de l’Acte de 1999 que leur législation applicable contient des exigences particulières concernant l’unité de dessin ou modèle.

99 Article 13

Vues particulières ou divulgation suffisante du dessin ou modèle

Seules la Chine, la République de Corée et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de la règle 9.3) (se référer à “Vues particulières”). Cela étant, il est rappelé que tout Office d’une partie contractante désignée peut refuser les effets de l’enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l’enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle en vertu de la règle 9.4).

Les critères permettant de déterminer le caractère suffisant de la divulgation d’un dessin ou modèle peuvent varier d’un ressort juridique à l’autre. Afin de limiter autant que possible les risques de refus en application de la règle 9.4), il est vivement recommandé aux déposants de consulter les recommandations concernant l’établissement et la remise des reproductions afin de prévenir d’éventuels refus de la part des offices procédant à un examen au motif que la divulgation du dessin ou modèle industriel est insuffisante.

Règle 9.3) et 4)

Délai de refus

Un refus de protection doit être notifié au Bureau international dans un délai prescrit. Toute notification de refus adressée après l’expiration de ce délai ne sera pas considérée comme telle par le Bureau international (se référer à “Calcul des délais”).

Règle 18; Règle 19.1)a)iii)

En principe, le délai de notification d’un refus est de six mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international.

Règle 18.1)a)

Toutefois, toute partie contractante à l’Acte de 1999 dont l’Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit une procédure d’opposition, peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux dans lesquels elle est désignée en vertu de l’Acte de 1999, le délai de six mois est remplacé par un délai de 12 mois.

Règle 18.1)b)

C’est la date de l’envoi de la notification de refus par l’Office concerné qui détermine si une notification de refus de protection a été effectuée dans le délai applicable. Dans le cas d’une notification de refus expédiée par l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l’a effectivement reçue. Toutefois, si cette date est antérieure à toute date de refus ou date d’envoi mentionnée dans la notification, la notification sera considérée comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d’une notification expédiée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date de l’expédition est déterminée sur la base des données enregistrées par cette entreprise.

Instruction 501

Procédure relative au refus de la protection

Une notification de refus doit se rapporter à un seul enregistrement international et être par ailleurs datée et signée par l’Office dont elle émane.

Règle 18.2)a)

Contenu de la notification

Une notification de refus doit contenir les informations et les indications suivantes :

• l’Office qui fait la notification;
• le numéro de l’enregistrement international;
• tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi;
• lorsque les motifs font état de la similitude avec un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement antérieur national, régional ou international, toutes les données pertinentes concernant ce dessin ou modèle, y compris la date et le numéro de dépôt ou d’enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), une copie d’une reproduction du dessin ou modèle antérieur ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle ¹
• lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas;
• lorsque le refus est susceptible de faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou pour former un recours contre celui-ci ainsi que l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours; si cette requête en réexamen ou ce recours doit être présenté par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l’Office a prononcé le refus, ce fait doit également être indiqué. Dans ce cas, les conditions de constitution d’un mandataire sont régies par la législation et la pratique de la partie contractante concernée; et
• la date à laquelle le refus a été prononcé.

Règle 18.2)b)

Un refus doit faire état des motifs sur lesquels il se fonde afin de permettre au titulaire d’apprécier l’opportunité de les réfuter dans le cadre d’une éventuelle requête en réexamen ou d’un éventuel recours auprès de l’Office ou de toute autre autorité concerné.

Un refus peut également indiquer comment remédier à un motif de refus, par exemple, lorsque le motif de refus concerne le fait que tous les dessins ou modèles ne satisfont à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par la législation de la partie contractante désignée, l’Office de cette partie contractante peut indiquer quels dessins ou modèles satisfont à une même exigence prévue par la législation et donner des instructions concernant l’éventuelle division de l’enregistrement international auprès de cet Office.

L’obligation de faire état dans la notification de refus de tous les motifs sur lesquels ce refus est fondé n’exclut pas la possibilité d’invoquer de nouveaux motifs à un stade ultérieur de la procédure auprès de l’Office, et ce, même après l’expiration du délai de refus, en réponse à la réaction du titulaire à ce refus ou à des informations supplémentaires communiquées par lui, ou encore pendant une procédure de recours engagée par le titulaire, puisque ce dernier est informé desdits motifs dans le cadre de la procédure en question.

Inscription et publication du refus; transmission au titulaire

Un refus de protection est notifié au Bureau international par l’Office de la partie contractante concernée. Le Bureau international inscrit ce refus au registre international (à moins que le refus ne soit pas considéré comme tel; se référer à “Notifications irrégulières de refus”), le publie dans le bulletin et transmet une copie de la notification au titulaire de l’enregistrement international concerné.

Règle 18.2)b)

Langue de la notification de refus

Le refus peut être notifié au Bureau international en français, en anglais, ou en espagnol, au choix de l’Office adressant la notification. Le refus est inscrit et publié. Le titulaire reçoit du Bureau international une copie de la notification de refus dans la langue dans laquelle elle a été envoyée par l’Office de la partie contractante désignée.

Notifications irrégulières de refus

Il y a deux types de refus irréguliers : ceux qu’il est possible de corriger et ceux qui impliquent que la notification de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international.

Une notification de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international (et par conséquent n’est pas inscrite au registre international) si :

• elle n’indique pas le numéro d’enregistrement international (à moins que d’autres indications figurant dans la notification permettent au Bureau international d’identifier l’enregistrement international concerné);
• elle n’indique aucun motif de refus; ou
• elle a été adressée au Bureau international après l’expiration du délai de refus applicable (six ou 12 mois selon le cas; se référer à “Délai de refus”).

Règle 19.1)a)

Dans ces trois cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire et l’informe (en même temps qu’il informe l’Office qui a adressé la notification) qu’il ne considère pas la notification de refus comme telle, en indiquant ses raisons.

Règle 19.1)b)

Il est utile pour le titulaire de l’enregistrement international que le Bureau international lui transmette copie de toute notification irrégulière de refus (même si, n’ayant pas été considérée comme telle, elle n’a pas été inscrite au registre international) dans la mesure où ces motifs de refus sont toujours susceptibles d’être invoqués dans la partie contractante concernée. Par exemple, il est possible pour un tiers d’intenter une action en invalidation de la désignation, sur la base des mêmes motifs que ceux invoqués par l’Office dans la notification de refus irrégulière.

Si la notification est irrégulière à d’autres égards (par exemple si elle n’est pas signée au nom de l’Office ou si elle n’indique pas la date du refus), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et transmet une copie de la notification (irrégulière) au titulaire. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l’Office concerné à régulariser sa notification sans délai.

Règle 19.2)

Lorsqu’un Office corrige une notification de refus dans laquelle un délai pour présenter une requête en réexamen ou former un recours était mentionné, il doit également, s’il y a lieu, indiquer un nouveau délai (commençant à courir par exemple à compter de la date à laquelle la notification régularisée a été adressée au Bureau international), en précisant de préférence la date d’expiration de ce délai.

Procédure à la suite d’une notification de refus

Lorsque le titulaire d’un enregistrement international reçoit une notification de refus par l’entremise du Bureau international, il dispose des mêmes droits et moyens de recours (tels qu’une procédure de réexamen ou de recours contre ce refus) que si le dessin ou modèle avait été déposé directement auprès de l’Office qui a prononcé le refus. Par conséquent, l’enregistrement international est, à l’égard de la partie contractante concernée, soumis aux mêmes procédures que celles qui s’appliqueraient à une demande d’enregistrement déposée auprès de l’Office de cette partie contractante.

60 Article 8.3); 99 Article 12.3)b)

Lorsqu’il présente une requête en réexamen ou un recours d’une décision portant refus d’un enregistrement ou qu’il répond à une opposition, le titulaire peut juger utile, même si cela n’est pas exigé par la législation de la partie contractante concernée, de faire appel à un mandataire local qui maîtrise la législation et la pratique (ainsi que la langue) de l’Office qui a prononcé le refus. La constitution d’un tel mandataire est entièrement en dehors du champ de l’Arrangement de La Haye et du règlement d’exécution commun et relève du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.

Dans le cas où l’Office a émis une notification de refus au motif que les dessins ou modèles ne satisfont pas à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par sa législation, le titulaire de l’enregistrement international peut diviser l’enregistrement international auprès de l’Office concerné afin de remédier aux motifs de refus (se référer à “Motifs de refus” et “Contenu de la notification”). L’Office a le droit de demander au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu’il faudra de divisions. Les modalités de paiement des taxes supplémentaires de ce type ne sont pas régies par le système de La Haye; elles seront définies par chaque partie contractante intéressée, qui percevra directement ces taxes auprès du titulaire de l’enregistrement international.  La Base de données des profils des membres du système de La Haye peut être consultée pour obtenir des informations sur la procédure relative à une notification de refus au motif que les dessins ou modèles ne satisfont pas à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par l'office concerné.

1. Dans l’éventualité d’un refus fondé sur la similitude avec un dessin ou modèle qui fait l’objet d’un enregistrement antérieur qui n’a pas été publié (parce que l’ajournement de la publication a été demandé), l’Office ne sera pas en mesure de communiquer les données relatives au dessin ou modèle industriel antérieur en cause puisqu’il est tenu de garder secrète la copie de cet enregistrement antérieur. Dans un tel cas, il devra indiquer dans sa notification, comme motif de refus, la similitude avec un enregistrement antérieur non publié. Le titulaire de l’enregistrement international ultérieur devrait recevoir le contenu détaillé de cet enregistrement antérieur une fois que celui-ci aura été publié. Le délai applicable à la présentation éventuelle d’un recours contre ce refus serait alors fixé en conséquence.^↑

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