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Registro: 2020.0000975489

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1113229-48.2019.8.26.0100, da Com arca de São Paulo, em que é apelante V. C. DE B. E., é apelado G. P. LTDA.

ACORDAM, em sessão perm anente e virtual da 2ª Câm ara Reservada de Direito Em presarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provim ento ao recurso. V. U., de conform idade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgam ento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 27 de novem bro de 2020.

RICARDO NEGRÃO

Relator

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº : 40.546 (EMP – DIG – V) APEL. Nº : 1113229-48.2019.8.26.0100 COMARCA : SÃO PAULO

APTE. : VOZZ COMERCIAL DE BOLSAS EIRELI APDA. : GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marcas nominativa, mista e figurativa Série de desenho animado '”Miraculous As Aventuras de Ladybug” Registro de direito autoral (“Wondergirl”) pela ré oposto à marca Irrelevância Direito autoral independe de registro e, no caso concreto, o respectivo registro é datado de 2017, ano seguinte ao início da veiculação do desenho no canal de televisão brasileiro Originalidade da obra não demonstrada pela ré Imitação substancial da personagem Ladybug Concorrência desleal caracterizada Inibitória procedente Apelação improvida.

DANO MORAL Marca Contrafação Violação ao direito de exclusividade conferido às autoras Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes Prejuízo extrapatrimonial presumido Pedido de indenização por dano moral procedente Apelação improvida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Lucros cessantes Violação ao direito de exclusividade da marca Início de prova do prejuízo material presente Indenizatória procedente Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento.

Recurso de apelação interposto por Vozz Comercial de Bolsas EIRELI dirigido à r. sentença proferida pelo Exmº. Dr. Eduardo Palma Pellegrinnelli, MM. Juiz de Direito da E. 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por Globosat Programadora Ltda. para tornar definitiva a tutela antecipada, determinando que a ré se abstenha de comercializar, fabricar, importar, manter em estoque, distribuir e anunciar, sob qualquer forma ou pretexto, todo e qualquer produto que imite e/ou reproduza as marcas nominativas, figurativas e/ou mistas da personagem Ladybug e do desenho animado Miraculous A aventura de Ladybug , de titularidade da autora.

Condenou a demandada, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$ 15.000,00, bem como indenização por dano material a ser apurado na fase de liquidação da sentença (fl. 133-139 e 147).

Em razões recursais a ré defende haver distinção entre o direito à propriedade industrial e o direito autoral, bem como entre o personagem Wondergirl, de titularidade da apelante, e a marca Ladybug, da apelada, inexistindo, ainda, proteção ao direito exclusivo de comercialização e fabricação de mochilas.

A proteção às marcas da apelada se limita a brinquedos e programas de televisão, enquanto a personagem Wondergirl é criação própria que não imita as marcas da autora.

Ao final, impugna a condenação ao pagamento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais (fl. 150-165).

Preparo em fl. 166-167.

Contrarrazões em fl. 171-184 pela manutenção da r.

sentença.

Os autos entraram nesta E. Corte em 2 de outubro de 2020, distribuindo-se o recurso a esta C. 2ª Câmara aos 13 do mesmo mês, conclusos na mesma data (fl. 186).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

Manifestou a apelante interesse na designação de sessão de conciliação, o que foi rejeitado pela apelada (fl. 188 e 192). Os autos retornaram conclusos em 10 de novembro de 2020.

É o relatório.

A r. sentença foi disponibilizada em 2 de julho de 2020 (fl. 141), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada no dia 16 do mesmo mês (fl. 149).

O protocolo, por seu turno, se deu aos 6 de agosto (fl. 150), último dia útil inserido na quinzena legal.

I         CONCORRÊNCIA DESLEAL

Consta da exordial que a autora é detentora da propriedade industrial do personagem e da marca mista Ladybug, bem como das marcas mistas “Miraculous” e “Miraculous As Aventuras de Ladybug”, desenho animado infantil reproduzido em canal de televisão por assinatura (Gloob), transmitido pela recorrida.

Sustentou que a ré, ora apelante, violou o direito de uso exclusivo de suas marcas ao fabricar e comercializar mochilas com reprodução do personagem Ladybug e demais elementos do desenho animado.

A recorrente não impugna os registros marcários ostentados pela demandante (fl. 36-43), restando incontroversa a titularidade da propriedade industrial.

Em sua defesa, a apelante afirma possuir direito autoral sobre o personagem que utiliza em seus produtos (Wondergirl, cf. fl. 73), bem como que a proteção marcária se restringe a brinquedos e à série de televisão.

O recurso não prospera.

O direito autoral, cuja proteção prescinde de registro, é oponível à marca registrada somente se representar obra nova.

E, como já registrado na r. sentença, isso não acontece no caso concreto.

É evidente a imitação substancial da personagem Ladybug, não afastando essa conclusão a simples existência de uma minissaia no desenho da ré-apelante (fl. 73).

Outrossim, a Certidão de Registro de Obra, trazido em fl. 73, foi emitida em 17 de outubro de 2017, ao passo que a série infantil é transmitida no Canal Gloob, de titularidade da apelada, desde o ano de 2016 (Miraculous: As Aventuras de Lady Bug - Tilibra e Miraculous: As Aventuras de Ladybug Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org); disponível em 25 de novembro de 2020).

Aliás, restou demonstrado que não somente a personagem principal do desenho foi alvo de reprodução indevida, como também os “miraculous”, joias anímicas que acompanham os heróis da história (fl. 45-47).

Ademais, a proteção marcária não se restringe a brinquedos e à série de televisão, abrangendo malas, bolsas de viagem, mochilas e guarda-chuvas, artigos para esporte (fl. 36-38).

Cumpre destacar que sob o aspecto constitucional e econômico, a livre concorrência é legítima, desde que não viole direito de outrem.

A configuração do ilícito civil não está atrelada ao reconhecimento do crime de concorrência desleal. Para responsabilização civil basta a presença do ato (civil) ilícito, o nexo causal e o dano. Os requisitos do crime, por seu turno, são a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, além de eventuais elementares do tipo (requisitos constitutivos ou essenciais) ou requisitos acidentais.

A caracterização de um ilícito civil prescinde, pois, da subsunção do fato ao tipo penal.

A prática de ato criminoso pode impor ao agente sanção penal e responsabilidade civil, mas a prática de ato não tipificado como crime acarreta como única consequência a responsabilidade civil do causador do dano.

Assim, ainda que não configuradas as hipóteses descritas no art. 195 da LPI, é possível a responsabilização civil do ofensor pela concorrência desleal praticada.

O dispositivo legal arrola os tipos penais da concorrência desleal. As condutas que nela não se enquadrarem são tidas como concorrência desleal 'genérica', prevista no art. 209 da LPI, in verbis :

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

A esse respeito leciona Tinoco Soares que “esses atos objetivando o comparecimento ao mercado com os mesmos ou similares produtos, sob a mesma ou semelhante maneira de se conduzir, são sempre praticados através de uma faina avassaladora de se locupletar com o bem alheio, não se importando como ou de que maneira. Sob o manto da obscuridade, da ostentação, da malícia ou da perspicácia, surge então a Concorrência Desleal que, em verdade, até hoje, não foram fixados os seus limites” (“Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” ; São Paulo; Ed. do Autor; 2004; p. 15).

A Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (AIPPI), em sua primeira Resolução, publicada na Revista AIPPI Annuaire 1994/II (p. 338-404), definiu concorrência desleal “como qualquer ato contrário aos usos honestos e que concerne às três categorias de atos de concorrência desleal expressamente referidos no Art. 10-bis (3) da Convenção de Paris (atos que por qualquer meio estabeleçam confusão, as alegações que diante de sua natureza suscetíveis de desacreditar o competidor e as indicações que sejam suscetíveis de enganar o público) e além dos três casos todas as demais não expressamente mencionadas no art. 10-bis, nomeadamente a diluição, a servil ou quase servil imitação ou cópia e também a violação dos segredos de negócio” (Tinoco Soares , opus cit., p. 16).

Traçou, ainda, diretrizes para as questões relativas à reprodução integral ou semelhança de um produto ou serviço: “2.6 A imitação ou quase-imitação e a apropriação direta de um produto ou serviço são atos de concorrência desleal, não apenas se causarem confusão, mas também se explorarem a reputação do produto ou serviço imitado ou se danificarem substancialmente sua qualidade distintiva. 2.7 Sob tais circunstâncias, não se confere direito de monopólio indevido e ilimitado, mas é proibida a prática empresarial desleal específica; 2.8 imitação ou quase-imitação de um produto ou serviço não constitui um  ato de concorrência desleal se a sua extensão não ultrapassar aquela que se faça necessária para a função técnica do produto ou serviço; 2.9 A legislação nacional pode providenciar que outras circunstâncias como as mencionadas justifiquem a proibição da imitação ou quase-imitação de um produto ou serviço” (Tinoco Soares, opus cit., p. 17). (grifo nosso).

Como se vê, a concorrência desleal genérica independe do elemento dolo, bem como a interrupção da comercialização não descaracteriza a concorrência desleal, influenciando apenas no montante da indenização.

Por fim, analisa-se as genéricas impugnações aos pedidos de indenização por dano material e moral.

II.           DANO MORAL

Em relação à caracterização do dano moral, a Turma Julgadora após debates encontrou consenso.

Entendia este Relator que a violação do direito de propriedade industrial não é apta, por si, para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial.

A indenização por violação do direito de propriedade industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da pessoa jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes perante os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp 811.934/RS).

Entretanto, após diversos debates sobre o tema nesta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a entender que o dano moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido.

A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho industrial e patente).

A concorrência desleal, por seu turno, conduz inexoravelmente à violação deste direito.

Neste sentido é a orientação pacificada na Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1-           Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2-           Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3-           A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4-           A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5-           O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6-           O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

7-           Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8-           Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9-           RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Também outros integrantes das Câmaras Especializadas adotam este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL RECURSO DESERÇÃO.

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. As cópias das guias de recolhimento do preparo apresentam dados que claramente identificam a presente demanda e os comprovantes de pagamentos são suficientemente legíveis, de modo que não há qualquer irregularidade que justifique a pretendida declaração de deserção do recurso. Preliminar afastada. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. MARCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos morais.

Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o uso indevido da marca da autora, marca pela qual era ela conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação do art. 52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta, portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo que o rompimento da exclusividade de exploração da marca, ato por si só considerado, já representou dano moral à autora, que ficou privada da tutela de sua identidade no mercado, tutela esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial. Majoração da indenização por danos morais. Danos materiais. Confirmada a contrafação, pediu a autora o pagamento de reparação por danos materiais. O valor da reparação deverá ser objeto de liquidação de sentença, observando-se os critérios estabelecidos no art. 210, da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais, bem como para condenar o réu ao pagamento de reparação por danos materiais, que será objeto de liquidação de sentença. (Apel. 0000197-29.2014.8.26.0627, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27/06/2016)

MARCA. Abstenção de utilização por outra empresa. Natureza constitutiva. Necessidade de registro no INPI para comprovar a propriedade. Autor que bem comprovou o registro. Impossibilidade da empresa ré a perpetuar esse uso, porquanto se tratar de direito exclusivo. Induvidoso aproveitamento parasitário. Indenização por dano material devida e que deve ser apurada em liquidação de sentença. Indenização por dano moral in re ipsa. Recurso do autor provido e da ré desprovido. (Apel. 0003111-22.2013.8.26.0168, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/06/2016)

Embargos infringentes. Propriedade industrial. Contrato de parceria comercial objetivando exploração e venda de produtos de vestuário com a marca "Kandinsky", com exclusividade, na região de Barueri e Santana do Parnaíba, em loja padronizada, com uso de logotipo, layout, know how e projeto arquitetônico da outorgante. Declaração da parceira-outorgante sobre sua titularidade e registro da marca no INPI. Pedido de marca comprovadamente depositado no INPI, cujo registro não foi concedido. Marca usada pela outorgante há muitos anos, comprovados investimentos publicitários na divulgação da marca ou título do estabelecimento. Ação de indenização dos valores investidos, inclusive dano moral, em face da violação à boa-fé pela outorgante, sob fundamento da prática de ato ilícito consistente em se declarar titular do registro da marca, ainda não concedido (apenas depositado). Contrato atípico, rotulado como "parceria comercial", classificado como contrato de colaboração celebrado entre o fornecedor e o colaborador. Princípio da liberdade de contratar. Inexistência de violação à boa-fé, pois o art. 130, I, II e III, da LPI confere ao titular da marca ou ao depositante o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação. O titular do registro e o depositário do pedido de registro perante o INPI têm, praticamente, direitos iguais. Contrato de parceria que cede o uso da marca com pedido de registro depositado, executado entre as partes, pelo prazo ajustado, que envolve também o uso do título do estabelecimento, do logotipo, do know how é lícito, válido e eficaz. Indenização por ato ilícito pedida pelo outorgado considerada indevida. Reconvenção formulada pela sociedade-outorgante, depositária da marca, acolhida para condenar a sociedade outorgada a pagar lucros cessantes, pelo uso das insígnias após o exaurimento do prazo contratual, configurando-se contrafação. Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos dos arts. 208 e 210 da LPI. Condenação da contrafatora a pagar indenização por danos morais, por ofensa à imagem e ao conceito da empresa e à atividade criadora. Teoria do ilícito lucrativo que impõe a condenação por dano moral aferida sob o prisma da racionalidade econômica e da fixação de sanção pecuniária em valor que desestimule a transgressão da regra jurídica. Embargos infringentes acolhidos com manutenção da sentença. (EI 0158873-75.2012.8.26.0100, Rel. Des. Relator Pereira Calças, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 06/05/2015)

Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da ré. Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré se abstenha da conduta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96. Dano moral que, tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada. Arbitramento em R$ 50.000,00 que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Recurso provido. (Apel. 1103462-93.2013.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2015)

Propriedade industrial. Trade dress . Reprodução pelos réus do mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto concorrente. Concorrência desleal. Conduta predatória tipificada no art. 195, II, da Lei 9.279/96. Divulgação, por ex-representante comercial da autora, da informação de que ela havia encerrado suas atividades. Prejuízo havido e mesmo presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Honorários contratuais hão também de ser ressarcidos. Inteligência do art. 389 do CC. Sentença revista. Recurso provido. (Apel. 0001513-77.2011.8.26.0176, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14/08/2014)

Assim, reconhecida a concorrência desleal, configurado está o dano moral indenizável.

E não havendo impugnação específica acerca do valor da indenização, nada mais há a dirimir.

III.         LUCROS CESSANTES

No tocante ao dano material, entende esta Turma Julgadora que a prova do prejuízo deve ser pré-constituída, sendo possível a apuração do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença.

Não é necessário que a vítima do ato ilícito comprove o efetivo desvio de clientela, mas que tal desvio foi potencial, trazendo aos autos prova do termo inicial da violação do direito de exclusividade, sem o qual não se poderia definir os contornos da liquidação da sentença.

No caso concreto, embora a autora não tenha trazido prova documental do início da prática do ato ilícito, a recorrente confessou, na contestação, que há mais de dois anos não comercializa as mochilas com a personagem “Wondergirl” (fl. 71).

Segundo essa assertiva, no ano de 2017 a ré já não comercializava mais as mochilas ilustradas na exordial. Essa afirmação, porém, é incompatível com o registro de direito autoral no mês de outubro de 2017, levando a crer que a ré omite a verdade e continua a comercialização indevida iniciada, ao menos, no ano de 2017.

Daí porque procedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

IV.        DISPOSITIVO

Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada em 5%, totalizando 15% do valor atualizado da condenação.

RICARDO NEGRÃO

RELATOR