Registro: 2020.0000975489
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
1113229-48.2019.8.26.0100, da Com arca de São Paulo, em que é apelante V. C. DE
B. E., é apelado G. P. LTDA.
ACORDAM,
em sessão perm anente e virtual da 2ª Câm ara Reservada de Direito Em presarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provim ento ao recurso. V. U., de conform idade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgam ento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente)
E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de novem bro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO Nº : 40.546
(EMP – DIG – V) APEL. Nº : 1113229-48.2019.8.26.0100 COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : VOZZ COMERCIAL DE BOLSAS EIRELI APDA. : GLOBOSAT
PROGRAMADORA LTDA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marcas nominativa, mista e figurativa
Série de desenho animado '”Miraculous As Aventuras de Ladybug” Registro de
direito autoral (“Wondergirl”) pela ré oposto à marca Irrelevância Direito
autoral independe de registro e, no caso concreto, o respectivo registro é
datado de 2017, ano seguinte ao início da veiculação do desenho no canal de televisão
brasileiro Originalidade da obra não demonstrada pela ré Imitação substancial da
personagem Ladybug Concorrência desleal caracterizada Inibitória procedente Apelação
improvida.
DANO MORAL Marca Contrafação Violação ao direito de
exclusividade conferido às autoras Simples fato da violação da propriedade
industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes Prejuízo extrapatrimonial
presumido Pedido de indenização por dano moral procedente Apelação improvida.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Lucros cessantes Violação ao
direito de exclusividade da marca Início de prova do prejuízo material presente
Indenizatória procedente Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Vozz
Comercial de Bolsas EIRELI dirigido à r. sentença proferida pelo Exmº. Dr.
Eduardo Palma Pellegrinnelli, MM. Juiz de Direito da E. 2ª Vara Empresarial e
de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido por Globosat Programadora Ltda. para tornar
definitiva a tutela antecipada, determinando que a ré se abstenha de
comercializar, fabricar, importar, manter em estoque, distribuir e anunciar,
sob qualquer forma ou pretexto, todo e qualquer produto que imite e/ou
reproduza as marcas nominativas, figurativas e/ou mistas da personagem Ladybug e
do desenho animado Miraculous A aventura de Ladybug , de titularidade da
autora.
Condenou a demandada, ainda, ao
pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$ 15.000,00, bem como
indenização por dano material a ser apurado na fase de liquidação da sentença
(fl. 133-139 e 147).
Em razões recursais a ré defende haver distinção
entre o direito à propriedade industrial e o direito autoral, bem como entre o
personagem Wondergirl, de titularidade da apelante, e a marca Ladybug, da
apelada, inexistindo, ainda, proteção ao direito exclusivo de comercialização e
fabricação de mochilas.
A proteção às marcas da apelada se
limita a brinquedos e programas de televisão, enquanto a personagem Wondergirl
é criação própria que não imita as marcas da autora.
Ao final, impugna a condenação ao
pagamento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais (fl. 150-165).
Preparo em fl. 166-167.
Contrarrazões em fl. 171-184 pela
manutenção da r.
sentença.
Os autos entraram nesta E. Corte em 2 de
outubro de 2020, distribuindo-se o recurso a esta C. 2ª Câmara aos 13 do mesmo
mês, conclusos na mesma data (fl. 186).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
Manifestou a apelante interesse na
designação de sessão de conciliação, o que foi rejeitado pela apelada (fl. 188
e 192). Os autos retornaram conclusos em 10 de novembro de 2020.
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada em 2
de julho de 2020 (fl. 141), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de
embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada no dia 16 do mesmo mês
(fl. 149).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 6
de agosto (fl. 150), último dia útil inserido na quinzena legal.
I CONCORRÊNCIA DESLEAL
Consta da exordial que a autora é
detentora da propriedade industrial do personagem e da marca mista Ladybug, bem
como das marcas mistas “Miraculous” e “Miraculous As Aventuras de Ladybug”,
desenho animado infantil reproduzido em canal de televisão por assinatura
(Gloob), transmitido pela recorrida.
Sustentou que a ré, ora apelante, violou
o direito de uso exclusivo de suas marcas ao fabricar e comercializar mochilas
com reprodução do personagem Ladybug e demais elementos do desenho animado.
A recorrente não impugna os registros
marcários ostentados pela demandante (fl. 36-43), restando incontroversa a
titularidade da propriedade industrial.
Em sua defesa, a apelante afirma possuir
direito autoral sobre o personagem que utiliza em seus produtos (Wondergirl,
cf. fl. 73), bem como que a proteção marcária se restringe a brinquedos e à
série de televisão.
O recurso não prospera.
O direito autoral, cuja proteção
prescinde de registro, é oponível à marca registrada somente se representar
obra nova.
E, como já registrado na r. sentença,
isso não acontece no caso concreto.
É evidente a imitação substancial da
personagem Ladybug, não afastando essa conclusão a simples existência de uma
minissaia no desenho da ré-apelante (fl. 73).
Outrossim,
a Certidão de Registro de Obra, trazido em fl. 73, foi emitida em 17 de outubro
de 2017, ao passo que a série infantil é transmitida no Canal Gloob, de
titularidade da apelada, desde o ano de 2016 (Miraculous: As Aventuras de Lady
Bug - Tilibra e Miraculous: As Aventuras de Ladybug Wikipédia, a enciclopédia
livre (wikipedia.org); disponível em 25 de novembro de 2020).
Aliás, restou demonstrado que não
somente a personagem principal do desenho foi alvo de reprodução indevida, como
também os “miraculous”, joias anímicas que acompanham os heróis da história
(fl. 45-47).
Ademais, a proteção marcária não se
restringe a brinquedos e à série de televisão, abrangendo malas, bolsas de
viagem, mochilas e guarda-chuvas, artigos para esporte (fl. 36-38).
Cumpre destacar que sob o aspecto
constitucional e econômico, a livre concorrência é legítima, desde que não
viole direito de outrem.
A configuração do ilícito civil não está
atrelada ao reconhecimento do crime de concorrência desleal. Para
responsabilização civil basta a presença do ato (civil) ilícito, o nexo causal
e o dano. Os requisitos do crime, por seu turno, são a tipicidade, a ilicitude
e a culpabilidade, além de eventuais elementares do tipo (requisitos
constitutivos ou essenciais) ou requisitos acidentais.
A caracterização de um ilícito civil
prescinde, pois, da subsunção do fato ao tipo penal.
A prática de ato criminoso pode impor ao
agente sanção penal e responsabilidade civil, mas a prática de ato não
tipificado como crime acarreta como única consequência a responsabilidade civil
do causador do dano.
Assim, ainda que não configuradas as
hipóteses descritas no art. 195 da LPI, é possível a responsabilização civil do
ofensor pela concorrência desleal praticada.
O dispositivo legal arrola os tipos
penais da concorrência desleal. As condutas que nela não se enquadrarem são
tidas como concorrência desleal 'genérica', prevista no art. 209 da LPI, in verbis
:
Fica
ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de
prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e
atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a
reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços
postos no comércio.
A esse respeito leciona Tinoco Soares
que “esses atos objetivando o comparecimento ao mercado com os mesmos ou
similares produtos, sob a mesma ou semelhante maneira de se conduzir, são sempre
praticados através de uma faina avassaladora de se locupletar com o bem alheio,
não se importando como ou de que maneira. Sob o manto da obscuridade, da
ostentação, da malícia ou da perspicácia, surge então a Concorrência Desleal
que, em verdade, até hoje, não foram fixados os seus limites” (“Concorrência
Desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem” ; São Paulo; Ed. do Autor;
2004; p. 15).
A Associação Internacional para a
Proteção da Propriedade Industrial (AIPPI), em sua primeira Resolução,
publicada na Revista AIPPI Annuaire 1994/II (p. 338-404), definiu concorrência
desleal “como qualquer ato contrário aos usos honestos e que concerne às três
categorias de atos de concorrência desleal expressamente referidos no Art.
10-bis (3) da Convenção de Paris (atos que por qualquer meio estabeleçam
confusão, as alegações que diante de sua natureza suscetíveis de desacreditar o
competidor e as indicações que sejam suscetíveis de enganar o público) e além
dos três casos todas as demais não expressamente mencionadas no art. 10-bis,
nomeadamente a diluição, a servil ou quase servil imitação ou cópia e também a
violação dos segredos de negócio” (Tinoco Soares , opus cit., p. 16).
Traçou, ainda, diretrizes para as
questões relativas à reprodução integral ou semelhança de um produto ou
serviço: “2.6 A imitação ou quase-imitação e a apropriação direta de um
produto ou serviço são atos de concorrência desleal, não apenas se causarem
confusão, mas também se explorarem a reputação do produto ou serviço imitado ou
se danificarem substancialmente sua qualidade distintiva. 2.7 Sob tais
circunstâncias, não se confere direito de monopólio indevido e ilimitado, mas é
proibida a prática empresarial desleal específica; 2.8 imitação ou quase-imitação
de um produto ou serviço não constitui um ato de concorrência desleal se a sua
extensão não ultrapassar aquela que se faça necessária para a função técnica do
produto ou serviço; 2.9 A legislação nacional pode providenciar que
outras circunstâncias como as mencionadas justifiquem a proibição da imitação
ou quase-imitação de um produto ou serviço” (Tinoco Soares, opus cit., p. 17). (grifo
nosso).
Como se vê, a concorrência desleal genérica
independe do elemento dolo, bem como a interrupção da comercialização não
descaracteriza a concorrência desleal, influenciando apenas no montante da
indenização.
Por fim, analisa-se as genéricas
impugnações aos pedidos de indenização por dano material e moral.
II.
DANO
MORAL
Em relação à caracterização do dano
moral, a Turma Julgadora após debates encontrou consenso.
Entendia este Relator que a violação do
direito de propriedade industrial não é apta, por si, para caracterizar o
prejuízo extrapatrimonial.
A indenização por violação do direito de
propriedade industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da
pessoa jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes
perante os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp
811.934/RS).
Entretanto, após diversos debates sobre
o tema nesta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a
entender que o dano moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido.
A honra objetiva da pessoa jurídica é
maculada pela simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo
direito ao nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca,
desenho industrial e patente).
A concorrência desleal, por seu turno,
conduz inexoravelmente à violação deste direito.
Neste sentido é a orientação pacificada
na Corte Superior:
RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO
DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.
1-
Ação
ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao
Gabinete em 25/8/2016.
2-
Controvérsia
cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a
comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a
ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.
3-
A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação
por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de
contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou
credibilidade.
4-
A Lei n.
9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam
especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por
ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins
indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao
mercado.
5-
O dano moral
alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao
direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas
registrada.
6-
O prejuízo suportado
prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito,
derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde
com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é
premissa assentada pelas instâncias de origem.
7-
Desse modo,
exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda
que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re
ipsa.
8-
Verba
compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
9-
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)
Também outros integrantes das Câmaras
Especializadas adotam este entendimento:
PROCESSUAL CIVIL RECURSO DESERÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE CÓPIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. As cópias das guias de
recolhimento do preparo apresentam dados que claramente identificam a presente
demanda e os comprovantes de pagamentos são suficientemente legíveis, de modo
que não há qualquer irregularidade que justifique a pretendida declaração de
deserção do recurso. Preliminar afastada. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO.
MARCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos morais.
Não
se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o uso indevido da marca da autora,
marca pela qual era ela conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação
do art. 52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta,
portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a prova de prejuízos
decorrentes desse uso levaria, como dito, ao reconhecimento da reparação por
dano patrimonial, sendo certo que o rompimento da exclusividade de exploração
da marca, ato por si só considerado, já representou dano moral à autora, que
ficou privada da tutela de sua identidade no mercado, tutela esta que
garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e
fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial. Majoração da indenização
por danos morais. Danos materiais. Confirmada a contrafação, pediu a autora o
pagamento de reparação por danos materiais. O valor da reparação deverá ser
objeto de liquidação de sentença, observando-se os critérios estabelecidos no
art. 210, da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para majorar o valor da
indenização por danos morais, bem como para condenar o réu ao pagamento de
reparação por danos materiais, que será objeto de liquidação de sentença.
(Apel. 0000197-29.2014.8.26.0627, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 27/06/2016)
MARCA. Abstenção de utilização por outra empresa. Natureza
constitutiva. Necessidade de registro no INPI para comprovar a propriedade.
Autor que bem comprovou o registro. Impossibilidade da empresa ré a perpetuar
esse uso, porquanto se tratar de direito exclusivo. Induvidoso aproveitamento
parasitário. Indenização por dano material devida e que deve ser apurada em
liquidação de sentença. Indenização por dano moral in re ipsa. Recurso do autor
provido e da ré desprovido. (Apel. 0003111-22.2013.8.26.0168, Rel. Des.
Teixeira Leite, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/06/2016)
Embargos
infringentes. Propriedade industrial. Contrato de parceria comercial
objetivando exploração e venda de produtos de vestuário com a marca
"Kandinsky", com exclusividade, na região de Barueri e Santana do Parnaíba,
em loja padronizada, com uso de logotipo, layout, know how e projeto
arquitetônico da outorgante. Declaração da parceira-outorgante sobre sua
titularidade e registro da marca no INPI. Pedido de marca comprovadamente
depositado no INPI, cujo registro não foi concedido. Marca usada pela
outorgante há muitos anos, comprovados investimentos publicitários na
divulgação da marca ou título do estabelecimento. Ação de indenização dos
valores investidos, inclusive dano moral, em face da violação à boa-fé pela
outorgante, sob fundamento da prática de ato ilícito consistente em se declarar
titular do registro da marca, ainda não concedido (apenas depositado). Contrato
atípico, rotulado como "parceria comercial", classificado como
contrato de colaboração celebrado entre o fornecedor e o colaborador. Princípio
da liberdade de contratar. Inexistência de violação à boa-fé, pois o art. 130,
I, II e III, da LPI confere ao titular da marca ou ao depositante o direito de
ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua
integridade material ou reputação. O titular do registro e o depositário do
pedido de registro perante o INPI têm, praticamente, direitos iguais. Contrato
de parceria que cede o uso da marca com pedido de registro depositado,
executado entre as partes, pelo prazo ajustado, que envolve também o uso do
título do estabelecimento, do logotipo, do know how é lícito, válido e eficaz. Indenização
por ato ilícito pedida pelo outorgado considerada indevida. Reconvenção
formulada pela sociedade-outorgante, depositária da marca, acolhida para
condenar a sociedade outorgada a pagar lucros cessantes, pelo uso das insígnias
após o exaurimento do prazo contratual, configurando-se contrafação. Valores a
serem apurados em liquidação de sentença nos termos dos arts. 208 e 210 da LPI.
Condenação da contrafatora a pagar indenização por danos morais, por ofensa à imagem
e ao conceito da empresa e à atividade criadora. Teoria do ilícito lucrativo
que impõe a condenação por dano moral aferida sob o prisma da racionalidade
econômica e da fixação de sanção pecuniária em valor que desestimule a
transgressão da regra jurídica. Embargos infringentes acolhidos com manutenção
da sentença. (EI 0158873-75.2012.8.26.0100, Rel. Des. Relator Pereira Calças,
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 06/05/2015)
Obrigação
de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome empresarial da autora como
palavra-chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma
busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da ré.
Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré se abstenha da
conduta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Danos materiais devidos e
oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal,
não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento
e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença.
Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento
para uso da marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos termos do
art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96. Dano moral que, tanto quanto o material
pelo uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem
da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve
ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor.
Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada em embargos infringentes em
que prevaleceu a tese sustentada. Arbitramento em R$ 50.000,00 que se ajusta
aos parâmetros da jurisprudência. Recurso provido. (Apel. 1103462-93.2013.8.26.0100,
Rel. Des. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
29/07/2015)
Propriedade
industrial. Trade dress . Reprodução pelos réus do mesmo conjunto-imagem para a
comercialização de produto concorrente. Concorrência desleal. Conduta predatória
tipificada no art. 195, II, da Lei 9.279/96. Divulgação, por ex-representante
comercial da autora, da informação de que ela havia encerrado suas atividades.
Prejuízo havido e mesmo presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos
artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Honorários contratuais hão também de ser
ressarcidos. Inteligência do art. 389 do CC. Sentença revista. Recurso provido.
(Apel. 0001513-77.2011.8.26.0176, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 1ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 14/08/2014)
Assim, reconhecida a concorrência
desleal, configurado está o dano moral indenizável.
E não havendo impugnação específica
acerca do valor da indenização, nada mais há a dirimir.
III.
LUCROS
CESSANTES
No tocante ao dano material, entende
esta Turma Julgadora que a prova do prejuízo deve ser pré-constituída, sendo
possível a apuração do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença.
Não é necessário que a vítima do ato
ilícito comprove o efetivo desvio de clientela, mas que tal desvio foi potencial,
trazendo aos autos prova do termo inicial da violação do direito de
exclusividade, sem o qual não se poderia definir os contornos da liquidação da
sentença.
No caso concreto, embora a autora não
tenha trazido prova documental do início da prática do ato ilícito, a
recorrente confessou, na contestação, que há mais de dois anos não comercializa
as mochilas com a personagem “Wondergirl” (fl. 71).
Segundo essa assertiva, no ano de 2017 a
ré já não comercializava mais as mochilas ilustradas na exordial. Essa
afirmação, porém, é incompatível com o registro de direito autoral no mês de
outubro de 2017, levando a crer que a ré omite a verdade e continua a
comercialização indevida iniciada, ao menos, no ano de 2017.
Daí porque procedente o pedido de
indenização por lucros cessantes.
IV.
DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento
ao recurso e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada
em 5%, totalizando 15% do valor atualizado da condenação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR