Loi sur les marques nº 32/1988, du 10 novembre 1988 (modifiée par la loi n° 14/1999 du 4 mai 1999, sur les taxes et prêts publics pour les services assurés par le Conseil de sécurité nucléaire), Espagne

Loi sur les marques no 32/1988, du 10 novembre 1988*

(modifiée en dernier lieu par la loi no 14/1999, du 4 mai1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier :Dispositions générales ......................................................................................1-10

Titre II :Interdictions d’enregistrement

Chapitre Ier :Interdictions absolues ............................................................................. 11

Chapitre II :Interdictions relatives ........................................................................12-14

Titre III :Procédure d’enregistrement...........................................................................15-29

Titre IV :Contenu du droit conféré par la marque

* Titre espagnol : Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. ** Loi sur les marques n° 32/1988, du 10 novembre 1988, modifiée par la loi sur la concurrence déloyale, n° 3/1991, du 10 janvier 1991 [Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal]; visée par le décret royal n° 441/1994, du 11 mars 1994, portant approbation du règlement d’adaptation à la loi n° 30/1992, du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune, des procédures relatives à l’octroi, au maintien et à la modification des droits de propriété industrielle [Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuadión a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de los prodecimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial]; modifiée par le décret-loi royal n° 8/1998, du 31 juillet 1998, sur les mesures urgentes en matière de propriété industrielle [Real Decreto-Ley 8/1998, del 31 de julio de 1998, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial]; modifiée par la loi n° 50/1998, du 30 décembre 1998, sur les mesures fiscales, administratives et d’ordre social [Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social]; et modifiée par la loi n° 14/1999, du 4 mai 1999, sur les taxes et prêts publics pour les services assurés par le Conseil de sécurité nucléaire [Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear]. ** Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 6 mai 1999. ** Source : communication des autorités espagnoles. ** Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’un texte codifié espagnol fourni par les autorités nationales. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Chapitre Ier :Effets de l’enregistrement et de la demande d’enregistrement de la marque...................................................................................................................30-34

Chapitre II :Actions en violation du droit conféré par une marque ......................35-40

Chapitre III :La marque comme objet du droit de propriété .................................41-46

Titre V :Nullité et déchéance Chapitre Ier :Nullité........................................................47-50

Chapitre II :Déchéance et renonciation.................................................................51-55

Chapitre III :Dispositions communes ...................................................................56-57

Titre VI :Marques collectives et marques de certification

Chapitre Ier :Marques collectives...........................................................................58-61

Chapitre II :Marques de certification ....................................................................62-64

Chapitre III :Dispositions communes ...................................................................65-72

Titre VII :Marques internationales...............................................................................73-75

Titre VIII :Noms commerciaux et enseignes d’établissement

Chapitre Ier :Noms commerciaux...........................................................................76-81

Chapitre II :Enseignes d’établissement.................................................................82-86

Titre IX :Transformation des marques communautaires et des enregistrements internationaux...............................................................................................................87-89

Dispositions supplémentaires

Dispositions transitoires

Disposition d’abrogation

Dispositions finales

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Le terme «marque» s’entend de tout signe ou moyen distinguant ou servant à distinguer sur le marché les produits ou services d’une personne de produits ou services identiques ou similaires d’une autre personne.

Art. 2. Peuvent notamment constituer une marque les signes ou moyens suivants :

a) les mots ou combinaisons de mots, y compris ceux qui servent à désigner les personnes;

b) les images, figures, symboles et graphiques; c) les lettres, les chiffres et leurs combinaisons; d) les formes tridimensionnelles, dont les emballages, la forme du produit ou

son conditionnement;

e) toute combinaison des signes ou moyens mentionnés à titre indicatif dans les alinéas précédents.

Art. 3. — 1) Le droit sur la marque s’acquiert par l’enregistrement valablement effectué en conformité avec les dispositions de la présente loi.

2) Toutefois, l’utilisateur d’une marque notoirement connue en Espagne dans les secteurs intéressés peut demander en justice la radiation d’une marque enregistrée postérieurement pour des produits identiques ou similaires qui est susceptible de créer une confusion avec la marque notoirement connue, à condition d’intenter son action dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque postérieure — à moins que cet enregistrement n’ait été demandé de mauvaise foi, auquel cas l’action en radiation est imprescriptible. L’utilisateur doit déposer, en même temps, une demande d’enregistrement de sa marque. L’instruction de cette demande est toutefois suspendue jusqu’à ce que la décision de justice soit entrée en force de chose jugée.

3) Si l’enregistrement d’une marque a été demandé en violation des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de cette marque, à condition d’intenter l’action correspondante avant la date d’enregistrement ou dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de publication de cet enregistrement.

Art. 4.— 1) Si, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de son enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet d’une utilisation effective et réelle en Espagne pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou si cette utilisation a été suspendue pendant une période ininterrompue de cinq ans, les sanctions prévues dans la présente loi sont applicables, à moins qu’il n’y ait des motifs justifiant le défaut d’utilisation.

2) Sont aussi considérés comme une utilisation aux fins du premier alinéa

a) l’emploi de la marque sous une forme qui ne diffère que par des éléments qui ne modifient pas notablement la forme sous laquelle elle a été enregistrée;

b) l’utilisation de la marque en Espagne en relation avec des produits ou services destinés exclusivement à l’exportation.

3) La marque est réputée utilisée par son titulaire dès lors qu’elle est utilisée par un tiers avec le consentement exprès du titulaire.

4) L’utilisation d’une marque pour un produit ou service déterminé sert à prouver cette utilisation pour des produits ou services relevant de la même classe de la classification internationale ou des produits ou services similaires, ou encore des produits ou services pour lesquels l’utilisation de la même marque par un tiers pourrait comporter

un risque d’association par les consommateurs en ce qui concerne l’origine des uns et des autres.

Art. 5. L’enregistrement d’une marque est accordé pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes ultérieures de 10 ans, à condition que soient remplies les conditions prévues à l’article 7.

Art. 6. [Supprimé] [Art. 6 supprimé par la loi no 14/1999.]

Art. 7. — 1) L’enregistrement de la marque est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de ses ayants droit, lesquels doivent prouver leur qualité au moyen d’un acte authentique, et à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être accompagnée d’une déclaration d’utilisation de celle-ci, établie sous forme d’acte authentique, et indiquer les produits ou services en relation avec lesquels elle a été utilisée.

3) La demande doit être déposée, et la taxe acquittée, dans les six mois précédant la fin de la période de validité de l’enregistrement. À défaut, elle peut être valablement déposée dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période de validité de l’enregistrement, sous réserve du versement simultané d’une surtaxe de 25 % si le paiement est effectué dans les trois premiers mois, et de 50 % s’il l’est dans les trois mois suivants.

4) Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’enregistrement de la marque est renouvelé uniquement pour les produits ou services en question.

5) Le renouvellement, qui est inscrit au registre des marques, prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de 10 ans correspondante.

6) Le renouvellement est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle [Boletín Oficial de la Propiedad Industrial]. Dans le cas où le renouvellement n’est pas accordé, un montant égal à 75 % de la taxe de renouvellement acquittée est remboursé, à la demande de l’intéressé.

[Al. 6) modifié par la loi no 14/1999.]

Art. 8.— 1) La marque ne peut être modifiée dans le registre au cours de sa période de validité, ni à l’occasion du renouvellement de son enregistrement. Toutefois, si elle comprend le nom et l’adresse du titulaire, toute modification de ces éléments qui ne modifie pas notablement l’identité de la marque telle qu’elle a été enregistrée à l’origine peut être enregistrée sur requête du titulaire et moyennant paiement de la taxe correspondante.

2) Les modifications visées à l’alinéa précédent sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et toute personne qui s’estime lésée par une modification de ce genre peut former un recours à cet égard.

Art. 9.— 1) Sont enregistrées sous le nom de «marques dérivées» les marques pour lesquelles une demande est déposée par le titulaire d’une autre marque, enregistrée antérieurement pour des produits ou services identiques, et dans lesquelles figure le même signe distinctif principal avec des modifications mineures ou des modifications concernant ses éléments accessoires.

2) La demande d’enregistrement d’une marque dérivée est instruite conformément à la procédure prévue au titre III de la présente loi; toutefois, l’examen des interdictions prévues aux articles 11, 12 et 13 porte uniquement sur les modifications introduites dans le signe distinctif principal ou ses éléments accessoires.

Art. 10. — 1) Peuvent obtenir l’enregistrement de marques, conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes physiques ou morales étrangères qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire espagnol ou qui jouissent des avantages de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 18831 [ci-après dénommée «Convention de Paris»], conformément aux dispositions de l’Acte de cette convention en vigueur en Espagne.

2) Peuvent aussi obtenir l’enregistrement de marques, conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales étrangères qui ne sont pas visées à l’alinéa précédent, à condition que l’État dont elles ont la nationalité autorise les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole à faire enregistrer des marques conformément à sa propre législation.

3) Les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes étrangères qui ont la nationalité d’un des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle2 [ci-après dénommée «Union de Paris»] ou qui, à défaut, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un des pays de l’union peuvent invoquer en leur faveur les dispositions énoncées dans le texte de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne, dans tous les cas où elles leur sont plus favorables que celles de la présente loi.

TITRE II INTERDICTIONS D’ENREGISTREMENT

Chapitre premier Interdictions absolues

Art. 11. — 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques, outre les signes et moyens qui ne peuvent constituer une marque conformément à l’article premier de la présente loi,

a) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes génériques se rapportant aux produits ou services qu’ils prétendent distinguer;

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 1-016 (N.d.l.r.). 2 Fondée par la Convention de Paris ci-dessus mentionnée (N.d.l.r.).

b) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes ou d’indications devenus habituels ou usuels pour désigner les produits ou les services dans le langage courant ou les pratiques loyales et constantes du commerce;

c) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes ou d’indications servant, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les formes qui sont imposées par des impératifs techniques ou par la nature même des produits ou qui ont une incidence sur leur valeur intrinsèque;

e) les signes ou moyens qui sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

f) les signes ou moyens qui peuvent induire le public en erreur en ce qui concerne notamment la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services;

g) la couleur en elle-même; elle peut toutefois être enregistrée dès lors qu’elle est délimitée par une forme déterminée;

h) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent la dénomination, les armoiries, le drapeau, les décorations et autres emblèmes de l’Espagne, de ses communautés autonomes, de ses municipalités, provinces ou autres entités locales, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; ils ne peuvent, en tout état de cause, constituer qu’un élément accessoire du signe distinctif principal;

i) les signes ou moyens qui, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, doivent être refusés en vertu de l’article 6ter de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne; ils ne peuvent constituer qu’un élément accessoire du signe distinctif principal;

j) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par l’Espagne ou par tout autre État, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé.

2) L’alinéa 1)c) ne s’applique pas si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé, un caractère distinctif à la suite de l’utilisation qui en a été faite.

3) Peut être enregistrée en tant que marque la combinaison de divers signes mentionnés à l’alinéa 1)a), b) et c), si cette combinaison est conforme à l’article premier de la présente loi.

Chapitre II Interdictions relatives

Art. 12.— 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes ou moyens

a) qui, en raison de leur identité ou similitude phonétique, graphique ou conceptuelle avec une marque dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des produits ou services identiques ou similaires, peuvent créer la confusion sur le marché ou un risque d’association avec la marque antérieure;

b) qui, en raison de leur identité ou similitude phonétique, graphique ou conceptuelle avec un nom commercial dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des activités liées aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, peuvent créer la confusion sur le marché;

c) qui sont identiques à une enseigne d’établissement dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour les mêmes activités que celles dont relèvent les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

2) Peut toutefois être enregistrée une marque analogue à une autre marque ou à un nom commercial dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des produits, services ou activités identiques ou similaires, à condition que le déposant présente une autorisation écrite faisant foi, délivrée par le titulaire de l’enregistrement antérieur, et que, au besoin, les mesures nécessaires soient prises pour éviter le risque de confusion.

Art. 13. Ne peuvent être enregistrés en tant que marques a) le prénom, les noms, le pseudonyme ou tout autre moyen qui permet

d’identifier le déposant de la demande d’enregistrement de la marque, pour autant qu’ils fassent l’objet d’une des interdictions prévues à l’article1 2;

b) le nom civil ou l’image qui permet d’identifier une personne distincte du déposant de la marque, ainsi que le prénom, le nom, le pseudonyme ou tout autre moyen permettant au public en général d’identifier une personne distincte du déposant, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; en tout état de cause, ces signes sont sujets aux autres interdictions prévues dans la présente loi;

c) les signes ou moyens qui laissent supposer une exploitation indue de la notoriété d’autres signes ou moyens enregistrés;

d) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle, à moins que le titulaire de ce droit n’ait dûment autorisé leur enregistrement.

Art. 14. — 1) À moins de produire des justificatifs, l’agent ou représentant d’un tiers qui est titulaire d’une marque dans un autre pays de l’Union de Paris ne peut faire enregistrer cette marque à son nom sans le consentement de ce titulaire.

2) Le titulaire de la marque peut, dans les délais et conditions prévus aux articles 3, 26 et 48 de la présente loi, s’opposer à la demande d’enregistrement déposée par son agent ou représentant, ou, lorsque l’enregistrement a déjà été accordé, en demander

l’annulation, ou encore revendiquer la marque ou la demande d’enregistrement de celle- ci.

TITRE III PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

Art. 15. — 1) Les demandes d’enregistrement et l’enregistrement des marques donnent lieu à une inscription, conformément aux dispositions de la présente loi et sous la forme prévue par la voie réglementaire, au registre des marques tenu par l’Office de la propriété industrielle3.

2) La demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée directement auprès de l’Office de la propriété industrielle qui, dès sa réception, lui attribue un numéro et note le jour, l’heure et la minute du dépôt.

3) La demande d’enregistrement peut aussi être déposée auprès des directions provinciales du Ministère de l’industrie et de l’énergie, sous réserve du fait que la compétence exécutive en matière de propriété industrielle appartient, le cas échéant, à la communauté autonome, dont les organes sont dans ce cas habilités à recevoir la demande. Le service administratif qui a ainsi reçu la demande note officiellement le jour, l’heure et la minute du dépôt de la demande et transmet celle-ci à l’Office de la propriété industrielle.

De même, la demande peut être déposée auprès d’un bureau de poste sous pli ouvert adressé, par envoi recommandé et avec accusé de réception, à l’Office de la propriété industrielle. Dans ce cas, le bureau de poste note le jour, l’heure et la minute du dépôt. À défaut de mention de l’heure et de la minute, c’est la dernière heure du jour du dépôt qui est retenue.

La demande déposée auprès de l’un quelconque des services administratifs précités produit les mêmes effets que si elle avait été déposée auprès de l’Office de la propriété industrielle.

[Al. 3) visé par le décret royal n° 441/1994.]

Art. 16. — 1) Pour obtenir l’enregistrement d’une marque, il y a lieu de déposer une demande qui doit contenir les éléments suivants :

a) une requête en triple exemplaire adressée au directeur de l’Office de la propriété industrielle;

b) à titre facultatif, ou, s’agissant d’une marque tridimensionnelle, lorsqu’il est jugé que la reproduction de la marque ne montre pas celle-ci de façon suffisamment détaillée, une description en double exemplaire;

3 La loi relative à l’industrie no 21/1992, du 16 juillet 1992, a remplacé la dénomination «Office de la propriété industrielle» par «Office espagnol des brevets et des marques»; par conséquent, dans la présente loi, il faudra entendre par «Office espagnol des brevets et des marques» l’Office de la propriété industrielle chaque fois que ce dernier sera mentionné (N.d.l.r.).

c) s’agissant de marques qui contiennent des éléments graphiques, les épreuves permettant de les reproduire;

d) toutes autres pièces prévues par voie réglementaire. 2) La demande doit être accompagnée du justificatif de paiement de la taxe prévue

pour le dépôt correspondant.

3) La demande et les autres pièces qui doivent être déposées auprès de l’Office de la propriété industrielle doivent être rédigées en espagnol. Dans les communautés autonomes où existe aussi une autre langue officielle, ces pièces peuvent être rédigées dans cette autre langue en plus de l’espagnol.

[Al. 1)b) modifié par la loi no 14/1999.]

Art. 17. — 1) La requête en enregistrement d’une marque doit être adressée au directeur de l’Office de la propriété industrielle et être signée par le déposant ou son représentant, auquel cas les dispositions du titre XV de la loi sur les brevets [Ley de Patentes]4 sont applicables.

2) La requête doit non seulement contenir les éléments prévus par voie réglementaire, mais être complétée, le cas échéant, par les indications suivantes :

a) si une priorité étrangère est revendiquée, une déclaration en ce sens indiquant la date de priorité et le pays où le droit a été acquis;

b) si la marque a été utilisée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, la mention de ce fait afin de bénéficier de la priorité prévue à l’article 23 de la présente loi;

c) pour les marques dérivées, le numéro de la marque principale; d) le cas échéant, le nom et le domicile professionnel de l’agent de propriété

industrielle. Dans ce cas, il y lieu de soumettre une autorisation signée par l’intéressé.

Art. 18. La description doit contenir, au minimum, les mentions suivantes : a) identité du titulaire; b) date de la demande d’enregistrement de la marque et indication de la priorité

revendiquée;

c) reproduction du signe ou du moyen dont l’enregistrement en tant que marque est demandé;

d) description brève, mais détaillée, du signe ou moyen ainsi que de ses éléments constitutifs, dont ceux qui sont visés aux sous-alinéas a), b) ou c) de l’article 11.1) de la présente loi peuvent être exclus de la protection demandée;

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE — texte 2-001 (N.d.l.r.).

e) énumération précise des produits ou services auxquels la marque dont l’enregistrement est demandé doit s’appliquer, avec indication de la classe de la classification internationale dont ils relèvent.

Art. 19. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque ne peut porter sur plus d’une classe de produits ou services de la classification internationale établie en vertu de l’Arrangement de Nice du 15 juin 19575.

2) Si le titulaire d’un enregistrement de marque en vigueur désire étendre la gamme des produits ou services protégés par sa marque à un autre produit ou service appartenant à la même classe de la classification internationale, il doit déposer une nouvelle demande qui portera le numéro de la demande antérieure et sera instruite selon la procédure établie dans la présente loi en ce qui concerne les nouvelles demandes.

Art. 20. — 1) Toute demande d’enregistrement d’une marque déposée en bonne et due forme donne naissance à un droit de priorité au jour, à l’heure et à la minute où elle a été déposée.

2) Aux fins de l’alinéa précédent, la date de dépôt de la demande est celle de la remise par le déposant à l’office public habilité, conformément aux dispositions de l’article 15, des pièces et indications suivantes :

a) une déclaration selon laquelle l’enregistrement d’une marque est demandé; b) l’identité du déposant; c) la dénomination qui constitue la marque lorsque celle-ci est purement

verbale, ou un dessin de la marque si elle est figurative ou mixte;

d) les produits ou services auxquels la marque doit s’appliquer. 3) Toutefois, si, avant la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la

propriété industrielle, visée à l’article25de la présente loi, le déposant procède à une rectification entraînant la modification du dessin de la marque, la priorité est calculée à compter du jour, de l’heure et de la minute où la modification a été demandée.

La modification doit être demandée par écrit après paiement de la taxe correspondante.

Art. 21. — 1) La personne ou les ayants cause d’une personne qui a déposé en bonne et due forme une demande d’enregistrement de marque dans un des pays de l’Union de Paris jouissent, pour déposer en Espagne une demande d’enregistrement de la même marque, du droit de priorité prévu à l’article4 de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne.

2) Jouit du droit de priorité visé à l’alinéa précédent la personne qui a déposé une première demande de protection d’une marque dans un pays qui, sans appartenir à l’Union de Paris, reconnaît aux demandes d’enregistrement de marques déposées en

5 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques; voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX –– texte 3-001 (N.d.l.r.).

Espagne un droit de priorité ayant des effets équivalents à ceux que prévoit la Convention de Paris.

Art. 22. — 1) Le déposant qui souhaite revendiquer la priorité d’une demande antérieure doit présenter une copie certifiée par l’office du pays d’origine de la demande antérieure, sur laquelle figurent clairement la date de dépôt de la demande, les produits ou services visés ainsi qu’une reproduction du signe distinctif dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque. La revendication de priorité donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

2) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le titulaire doit présenter la copie certifiée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. À défaut, la revendication de priorité est réputée retirée et la priorité de la demande est celle de la date, de l’heure et de la minute de son dépôt.

3) En cas de revendication de la priorité d’une marque utilisée dans une exposition officielle ou officiellement reconnue, il y a lieu de mentionner l’acte, qui doit se trouver à l’Office de la propriété industrielle, dans lequel ce fait ainsi que le signe distinctif et les produits ou services pour lesquels il a été utilisé sont consignés.

4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le titulaire doit présenter la demande formelle dans un délai maximal de six mois à compter de la date consignée dans l’acte dressé lors de l’exposition. À défaut, la revendication de priorité est réputée retirée et il est procédé de la manière prévue dans la deuxième phrase de l’alinéa 2).

Art. 23. Une marque qui, n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande d’enregistrement, a été utilisée pour désigner des produits ou services qui ont figuré dans une exposition officielle ou officiellement reconnue bénéficie, à titre de date de priorité, de la date d’admission des produits ou services à l’exposition, à condition que la demande de son enregistrement soit déposée dans un délai de six mois à compter de la date d’admission.

Art. 24. — 1) L’Office de la propriété industrielle examine la demande déposée pour déterminer si elle remplit les conditions de forme prévues dans la présente loi. Les irrégularités constatées dans la demande sont notifiées au déposant afin qu’il puisse les corriger dans un délai d’un mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans ce délai, la demande est réputée n’avoir pas été déposée; la décision correspondante est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L’Office de la propriété industrielle examine aussi la demande pour déterminer si elle est motivée par l’intention de tirer abusivement parti de situations, faits ou signes de nature à porter atteinte à l’ordre juridique.

Dans ce cas, l’Office de la propriété industrielle peut suspendre la publication de la demande en notifiant ce fait au déposant pour qu’il puisse, dans un délai d’un mois, présenter les arguments opportuns.

Si l’Office de la propriété industrielle considère que les irrégularités visées aux deux paragraphes précédents ont été corrigées, il publie la demande et en poursuit l’instruction. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

Art. 25. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque qui remplit les conditions de forme prévues dans la présente loi, ou dont les irrégularités ont été corrigées, est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) La publication de la demande contient les mentions suivantes :

a) nom et adresse du ou des titulaires; b) date de la demande et, le cas échéant, date de priorité; c) reproduction claire du signe ou moyen dont l’enregistrement en tant que

marque est demandé;

d) liste des produits ou services visés, avec indication de la classe de la classification internationale.

Art. 26. — 1) Toute personne qui se considère lésée par l’enregistrement d’une marque peut s’opposer à cet enregistrement.

2) L’opposition doit être formée par écrit auprès de l’Office de la propriété industrielle, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, et elle donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

Art. 27. — 1) A l’expiration du délai d’opposition, que des oppositions aient été formées ou non, l’examinateur des marques saisi du dossier procède d’office à l’examen de la demande et signale les interdictions, prévues aux articles 11, 12 et 13, dont elle peut faire l’objet.

2) Si aucune opposition n’a été formée et s’il ressort de l’examen que la demande ne viole pas les interdictions prévues au sous-alinéa d) de l’article 13 de la loi, l’examinateur saisi du dossier propose l’enregistrement de la marque.

3) Si des oppositions sont formées ou si une objection est signalée par l’office, la suspension de l’instruction est prononcée et les avis d’opposition ou les objections signalées sont publiés d’office dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que le déposant présente ses arguments dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis de suspension dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

4) Le déposant peut, en réponse à la décision de suspendre l’instruction, modifier la marque, soit en limitant la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été initialement demandé, soit en supprimant de l’ensemble de la marque l’élément ayant motivé la suspension, pour autant que cette suppression ne modifie pas notablement la forme sous laquelle l’enregistrement de la marque a été demandé. Ces modifications donnent lieu au paiement de la taxe correspondante.

Art. 28. À l’expiration du délai prévu pour la réponse à la décision de suspendre la procédure, que l’intéressé ait répondu ou non, il est proposé d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque, selon le cas, et il est statué sur la demande par voie de décision dûment motivée dans laquelle sont précisés, en cas de rejet, les motifs et enregistrements à l’origine du rejet.

Art. 29. — 1) La décision de refuser ou d’accorder l’enregistrement de la marque est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) Si l’enregistrement de la marque est accordé, le titre correspondant est délivré après paiement, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la décision d’enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la taxe d’enregistrement.

3) Si le délai de paiement est échu sans qu’aient été acquittées les taxes mentionnées à l’alinéa précédent, celles-ci peuvent encore l’être valablement moyennant le versement simultané d’une surtaxe de 25 % si le paiement intervient dans les trois premiers mois suivant l’échéance et de 50 % s’il intervient dans les trois mois suivants.

4) L’enregistrement accordé produit ses effets sous réserve du paiement de la taxe citée.

[Al. 2) et 4) modifiés par la loi no 14/1999.]

TITRE IV CONTENU DU DROIT CONFÉRÉ PAR LA MARQUE

Chapitre premier Effets de l’enregistrement et de la demande d’enregistrement de la

marque

Art. 30. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser dans la vie des affaires. Seul le titulaire peut désigner par cette marque les produits ou services correspondants, introduire sur le marché, dûment identifiés par elle, les produits ou services pour lesquels son enregistrement a été demandé et l’utiliser à des fins publicitaires.

Art. 31.— 1) Le titulaire de la marque enregistrée peut intenter les actions prévues à l’article 35 de la présente loi contre les tiers qui utilisent dans la vie des affaires, sans son consentement, une marque ou un signe identique ou analogue pour distinguer des produits ou services identiques ou similaires, si la similitude entre les signes et entre les produits ou services risque d’induire en erreur.

2) Lorsque les conditions énumérées à l’alinéa précédent sont remplies, il peut notamment être interdit

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette

fin, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d’importer les produits, de les exporter ou de les soumettre à tout autre régime douanier, tel le transit ou le dépôt en douane;

d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. 3) Le titulaire d’une marque enregistrée peut interdire aux commerçants ou

distributeurs de supprimer cette marque sans son consentement exprès, mais il ne peut

leur interdire d’ajouter séparément des marques ou signes distinctifs qui leur sont propres.

Art. 32.— 1) Le droit conféré par l’enregistrement de la marque n’autorise pas son titulaire à interdire aux tiers d’utiliser celle-ci pour des produits commercialisés en Espagne sous cette marque par lui-même ou avec son consentement exprès.

2) L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque les caractéristiques de ces derniers ont été modifiées ou altérées après la mise dans le commerce.

Art. 33. — 1) À condition qu’ils le fassent de bonne foi et qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation à titre de marque, les tiers peuvent, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement, utiliser sur le marché

a) le nom complet et l’adresse de celui-ci; b) des indications concernant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la

valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

2) Le titulaire de l’enregistrement d’une marque ne peut interdire aux tiers d’utiliser cette marque quand cela est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment dans le cas des accessoires ou pièces détachées, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale.

3) Il est interdit d’utiliser une indication de provenance géographique lorsqu’elle coïncide ou est susceptible d’être confondue avec une marque collective, et lorsqu’elle peut être remplacée par une autre qui indique de façon suffisamment claire la provenance.

Art. 34. — 1) Le droit conféré par l’enregistrement de la marque n’est opposable aux tiers, sauf en ce qui concerne l’article26, qu’à compter de son enregistrement. Toutefois, la demande d’enregistrement d’une marque confère au déposant, à compter de la date de sa publication, une protection provisoire sous la forme d’un droit à une indemnisation raisonnable et adaptée aux circonstances, qu’il peut faire valoir à l’égard de tout tiers qui, entre cette date et celle de la publication de l’enregistrement, fait de la marque un usage qui sera interdit après cette période.

2) Il est entendu que la demande d’enregistrement d’une marque n’a jamais eu les effets prévus à l’alinéa précédent lorsqu’elle a été retirée ou est réputée retirée, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision définitive de rejet.

Chapitre II Actions en violation du droit conféré par une marque

Art. 35. Le titulaire d’une marque enregistrée peut intenter auprès des instances judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre ceux qui violent son droit et réclamer les mesures nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Art. 36. Le titulaire peut notamment, en cas de violation de son droit, demander au civil

a) la cessation des actes qui violent son droit; b) l’indemnisation au titre des dommages subis; c) l’adoption des mesures nécessaires pour éviter la poursuite de la violation et,

notamment, pour que soient retirés du circuit économique les produits, les emballages, le matériel publicitaire, les étiquettes et autres documents ayant matérialisé la violation du droit conféré par la marque;

d) la publication aux frais du condamné, par voie d’annonces et de notifications aux personnes intéressées, de la décision rendue par le tribunal. Cette mesure n’est applicable que si elle est expressément prévue dans la décision.

Art. 37. Quiconque viole le droit conféré par la marque enregistrée est tenu de réparer les dommages causés si le titulaire l’a dûment averti de l’existence de la marque, en la rendant identifiable de façon appropriée, ainsi que de la violation, en lui demandant d’y mettre fin, ou si, en violant ce droit, il a commis une faute ou agi avec négligence.

Art. 38. — 1) L’indemnisation au titre des dommages causés tient compte non seulement des pertes subies par le titulaire de l’enregistrement de la marque par suite de la violation de son droit mais aussi de son manque à gagner imputable à cette violation.

2) Le manque à gagner est déterminé, au choix du lésé, en fonction de l’un des critères suivants :

a) les bénéfices que le titulaire aurait retirés de l’utilisation de la marque si la violation n’avait pas eu lieu;

b) les bénéfices que l’auteur de la violation a réalisés grâce à cette violation; c) le prix que l’auteur de la violation aurait dû payer au titulaire de la marque

pour la concession d’une licence qui lui aurait permis de mener à bien l’utilisation conformément au droit.

3) Aux fins de la fixation du montant de l’indemnisation, il est tenu compte de la notoriété et du prestige de la marque, ainsi que du nombre et du type des licences concédées au moment où la violation a commencé.

4) L’indemnisation des dommages causés ne peut être réclamée qu’en relation avec les actes de violation accomplis au cours des cinq années précédant la date à laquelle l’action correspondante est intentée.

Art. 39. Les actions civiles découlant de la violation du droit conféré par une marque se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles peuvent être intentées.

Art. 40. Les dispositions du titre XIII de la loi sur les brevets no 11, du 20 mars 1986, sont applicables dans la mesure où elle ne sont pas incompatibles avec la nature même des marques. L’article 128 de la loi sur les brevets précitée n’est notamment pas applicable aux marques.

Chapitre III La marque comme objet du droit de propriété

Art. 41. — 1) La marque et la demande d’enregistrement d’une marque peuvent être cédées par tous les moyens reconnus par le droit, indépendamment de la transmission de la totalité ou d’une partie de l’entreprise.

2) Aux fins de la cession ou de la constitution d’un gage, la demande d’enregistrement d’une marque ou la marque déjà enregistrée est indivisible, bien qu’elle puisse appartenir en commun à plusieurs personnes.

Art. 42.— 1) Aussi bien la demande d’enregistrement d’une marque que la marque elle-même peuvent faire l’objet de licences portant sur la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et pour la totalité du territoire espagnol ou une partie de celui-ci. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) Les droits conférés par l’enregistrement ou la demande d’enregistrement de la marque peuvent être exercés à l’encontre d’un preneur de licence qui viole l’une des limitations de sa licence établies par contrat ou en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 43. Afin que la cession ou la licence d’utilisation de la marque produise ses effets à l’égard des tiers, elle doit revêtir la forme écrite et être inscrite au registre des marques.

Art. 44. — 1) L’inscription de la cession ou de la licence doit faire l’objet d’une requête, accompagnée, si la cession résulte d’un contrat, de l’un des documents justificatifs prévus à l’alinéa 1)b) de l’article11du Traité sur le droit des marques du 27 octobre 19946. Si la cession se produit du fait de la loi, par décision administrative ou par décision judiciaire, la requête doit être accompagnée d’une attestation de l’autorité publique à l’origine du document, ou encore d’une copie du document justifiant de la cession, authentifiée par-devant notaire ou par une autre autorité publique compétente. La même procédure est applicable lorsque est requise l’inscription de saisies ou d’autres mesures judiciaires.

2) La requête en inscription doit comporter les éléments suivants :

a) identité du titulaire de la marque et du cessionnaire ou du preneur de licence; b) indications permettant d’identifier la marque faisant l’objet de l’inscription. 3) Il est possible de solliciter, dans une même requête, l’inscription de la cession ou

licence d’utilisation de plusieurs marques, sans limitation quant au nombre, pour autant que la taxe correspondant à chaque enregistrement soit acquittée.

4) La cession ou licence d’utilisation de la marque principale emporte cession ou licence d’utilisation de ses marques dérivées, lesquelles ne peuvent à elles seules être cédées ou faire l’objet de licences.

6 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 3- 010 (N.d.l.r.).

[Al. 1) modifié par la loi no 14/1999.]

Art. 45.— 1) Si, à la réception de la requête en inscription d’une cession ou d’une licence, des défauts sont constatés dans les pièces composant cette requête, la suspension de la procédure d’inscription est prononcée et notifiée à l’intéressé afin qu’il corrige, dans un délai de deux mois, les défauts signalés.

À l’expiration de ce délai, la persistance des défauts signalés ne donne lieu à aucune nouvelle notification et il est procédé de la manière prévue à l’alinéa suivant.

2) L’Office de la propriété industrielle décide d’accepter ou de rejeter, en tout ou en partie, la requête en inscription. Sa décision est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec mention expresse des éléments suivants :

a) nom du cessionnaire ou du preneur de licence; b) numéro du dossier; c) indication des enregistrements visés; d) date de la décision; e) le cas échéant, nom de l’agent de propriété industrielle. Art. 46. — 1) La marque peut, indépendamment de l’entreprise, être donnée en

garantie ou faire l’objet d’autres droits réels. Si un nantissement est constitué sur la marque, il est régi par les dispositions spécifiques qui lui sont applicables et doit être notifié à l’Office de la propriété industrielle.

2) La marque peut aussi être saisie indépendamment de l’entreprise et faire l’objet des mesures découlant de la procédure de saisie-exécution.

3) Pour produire leurs effets à l’égard des tiers, les droits et mesures prévus aux alinéas précédents doivent être inscrits au registre des marques et publiés dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE V NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

Chapitre premier Nullité

Art. 47.— 1) Une marque est radiée du registre dès lors que, par décision judiciaire définitive, son enregistrement a été déclaré nul parce que contraire aux dispositions des articles premier et 11 de la présente loi.

2) Toutefois, lorsque la marque a été enregistrée en violation de la disposition du sous-alinéa c) de l’article11.1) , elle ne peut être déclarée nulle si, du fait de l’utilisation qui en a été faite par son titulaire ou avec le consentement de celui-ci, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

3) L’action en annulation de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles premier et 11 de la présente loi est imprescriptible.

Art. 48.— 1) Une marque est radiée du registre dès lors que, par décision judiciaire définitive, son enregistrement a été déclaré nul parce que contraire aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente loi.

2) L’action en annulation de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles 12, 13 et 14 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, à moins que cet enregistrement n’ait été demandé de mauvaise foi, auquel cas l’action est imprescriptible.

Art. 49. Si l’enregistrement de la marque est déclaré nul uniquement pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation ne porte que sur les produits ou services en question.

Art. 50. — 1) La déclaration de nullité a pour effet que la demande n’a jamais été valable; l’enregistrement et la demande correspondante sont réputés n’avoir jamais eu les effets prévus au chapitre premier du titre IV de la présente loi, dans la mesure où la nullité est prononcée.

2) Sans préjudice de l’indemnisation au titre des dommages causés lorsque le titulaire de la marque a agi de mauvaise foi, l’effet rétroactif de l’annulation n’a pas d’incidence sur

a) les décisions judiciaires relatives à la violation de la marque qui sont entrées en force de chose jugée et ont été exécutées avant la déclaration de nullité;

b) les contrats conclus avant la déclaration de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à celle-ci. Pour des motifs d’équité et pour autant que les circonstances le justifient, il est toutefois possible de réclamer la restitution de sommes payées en vertu d’un tel contrat.

3) Une fois définitive, la déclaration de nullité de l’enregistrement de la marque a envers tous force de chose jugée.

Chapitre II Déchéance et renonciation

Art. 51. — 1) Une marque est radiée du registre dès lors qu’expire la durée légale de son enregistrement sans que celui-ci ait été renouvelé conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi.

2) [Supprimé]

3) La marque tombée en déchéance pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas précédents peut être restaurée conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi sur les brevets, n° 11 du 20 mars 1986.

[Al. 2) supprimé par la loi no 14/1999.]

Art. 52.— 1) Une marque est radiée du registre lorsque le titulaire notifie par écrit à l’office sa renonciation au droit conféré par cette marque.

2) Si la renonciation porte uniquement sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation n’est effectuée que pour les produits ou services en question.

3) La renonciation du titulaire d’une marque qui fait l’objet de droits réels, de gages ou de licences inscrits au registre des marques n’est pas recevable sans le consentement des titulaires des droits inscrits.

4) La renonciation à la marque ne produit ses effets qu’une fois inscrite au registre des marques.

Art. 53. La déchéance de l’enregistrement de la marque est prononcée par les tribunaux et l’Office de la propriété industrielle procède à la radiation

a) lorsque la marque n’a pas été utilisée conformément à l’article4 de la présente loi; dans l’action en annulation, il incombe au titulaire de la marque de prouver que celle-ci a été utilisée conformément à l’article4 ou qu’existent des motifs justifiant le défaut d’utilisation; toutefois, la déchéance de l’enregistrement de la marque ne peut être prononcée si, durant la période comprise entre l’expiration du délai prévu à l’article précité et les trois mois précédant l’introduction de l’action en annulation, le titulaire de la marque démontre qu’il a commencé à l’utiliser de bonne foi conformément audit article;

b) lorsque, dans le commerce, la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle du produit ou service pour lequel elle a été enregistrée;

c) lorsque, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la marque peut, par suite de l’utilisation qui en est faite par le titulaire ou avec son consentement, induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique de ces produits ou services;

d) lorsque, par suite d’une transmission de droits ou pour d’autres motifs, le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions prévues à l’article10 de la présente loi.

Art. 54. Si le motif de la déchéance concerne seulement une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la déchéance n’est prononcée que pour les produits ou services en question.

Art. 55.— 1) L’enregistrement d’une marque qui est tombé en déchéance en vertu des articles 51 et 52 cesse de produire des effets juridiques à compter du moment où se sont produits les faits ou omissions ayant donné lieu à la déchéance, sans préjudice de sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L’enregistrement d’une marque qui est tombé en déchéance en vertu d’une décision judiciaire cesse de produire ses effets dès lors que la décision entre en force de chose jugée.

Chapitre III Dispositions communes

Art. 56. L’action en annulation ou en déchéance de l’enregistrement de la marque peut être intentée par l’Office de la propriété industrielle ou par toute personne ayant un intérêt légitime.

Art. 57. La décision judiciaire finale prononçant la déchéance ou la nullité de l’enregistrement de la marque est communiquée, d’office ou sur requête d’une des parties, à l’Office de la propriété industrielle afin que celui-ci procède immédiatement à la radiation et à sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE VI MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE

CERTIFICATION

Chapitre premier Marques collectives

Art. 58. Les associations de producteurs, fabricants, commerçants ou prestataires de services peuvent demander l’enregistrement de marques collectives pour différencier sur le marché les produits ou services de leurs membres des produits ou services de personnes qui n’appartiennent pas à ces associations.

Art. 59. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comporter un règlement d’utilisation dans lequel figurent des indications permettant d’identifier l’association qui la dépose et dans lequel sont indiqués les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions à remplir pour devenir membre de l’association, les conditions d’utilisation de la marque et les motifs pour lesquels cette utilisation peut être interdite à un membre de l’association.

2) Lorsque les associés n’observent pas le règlement d’utilisation de la marque collective, le titulaire de celle-ci peut leur en interdire l’utilisation ou prendre à leur égard d’autres sanctions prévues dans le règlement d’utilisation.

Art. 60. — 1) Le titulaire de la marque collective doit soumettre à l’Office de la propriété industrielle toute proposition de modification du règlement d’utilisation. Sont rejetées les propositions de modification qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 59 et 66.2) de la présente loi.

2) La modification du règlement d’utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l’Office de la propriété industrielle.

Art. 61. La marque collective ne peut être transmise à des tiers et les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l’association ne peuvent être autorisées à l’utiliser.

Chapitre II Marques de certification

Art. 62. — 1) La marque de certification est le signe ou moyen qui certifie les caractéristiques communes, en particulier la qualité, les composants et l’origine, des produits ou services élaborés ou distribués par des personnes dûment autorisées et contrôlées par le titulaire de la marque.

2) Ne peuvent être enregistrées comme marques de certification les appellations d’origine qui sont réglementées par la Loi no 25/1970, du 2 décembre 1970, sur le statut de la vigne, du vin et des alcools [Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, de Vino y de los Alcoholes] ainsi que par des textes complémentaires et qui, en tout état de cause, sont régies par les dispositions particulières les concernant.

Art. 63. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de certification doit comporter un règlement d’utilisation dans lequel sont indiqués la qualité, les composants, l’origine ou toutes autres caractéristiques des produits ou services correspondants. Le règlement d’utilisation fixe aussi les mesures de contrôle que le titulaire de la marque de certification s’engage à prendre, ainsi que les sanctions appropriées.

2) Le règlement d’utilisation doit faire l’objet, de la part de l’organisme administratif compétent, d’un avis favorable quant à la nature des produits ou services auxquels la marque de certification se rapporte. En cas d’avis défavorable, la demande d’enregistrement de la marque de certification est rejetée après audition du déposant.

3) Lorsque les utilisateurs d’une marque de certification n’observent pas le règlement d’utilisation de celle-ci, le titulaire peut révoquer l’autorisation d’utiliser la marque ou prendre d’autres sanctions prévues dans le règlement d’utilisation.

Art. 64.— 1) Le titulaire de la marque de certification doit soumettre à l’Office de la propriété industrielle toute proposition de modification du règlement d’utilisation. Sont rejetées les propositions de modification qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 63 et 66.2) de la présente loi.

2) La modification du règlement d’utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l’Office de la propriété industrielle.

Chapitre III Dispositions communes

Art. 65. Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marques collectives et les marques de certification sont régies par la présente loi.

Art. 66. — 1) Ne peuvent être enregistrés comme marques collectives ou marques de certification les signes ou moyens visés par les interdictions énoncées aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au sous- alinéa c) de l’article11.1) , qui ne s’applique pas à ces marques pour ce qui est des dénominations géographiques.

2) Sont irrecevables, en outre, les demandes d’enregistrement de marques collectives ou de marques de certification qui ne sont pas conformes aux dispositions des

articles 58, 59, 62 et 63 de la présente loi, ou dont le règlement d’utilisation est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 67. — 1) Le déposant doit indiquer expressément, dans la demande d’enregistrement, que la marque est une marque collective ou une marque de certification.

2) Les marques collectives et les marques de certification sont inscrites dans une section spéciale du registre des marques.

3) Le règlement de la marque collective ou de la marque de certification ainsi que les modifications dont il peut faire l’objet ultérieurement doivent être déposés auprès de l’Office de la propriété industrielle pour approbation.

4) Toute personne peut examiner le règlement de la marque collective ou de la marque de certification déposé à l’Office de la propriété industrielle.

Art. 68. — 1) Sauf disposition contraire prévue dans le règlement d’utilisation, les actions liées à l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification ne peuvent être intentées que par le titulaire.

2) Le titulaire d’une marque collective ou d’une marque de certification peut réclamer, dans l’intérêt des personnes habilitées à utiliser la marque, la réparation des dommages que celles-ci ont subis du fait de l’utilisation non autorisée de la marque.

Art. 69. L’utilisation des marques collectives et des marques de certification par toute personne habilitée doit être conforme aux dispositions de l’article 4 de la présente loi.

Art. 70. La nullité de l’enregistrement des marques collectives ou des marques de certification peut être prononcée non seulement pour l’un des motifs prévus aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, mais aussi pour violation des dispositions de son article 66.2).

Art. 71. Les marques collectives ou les marques de certification tombent en déchéance non seulement pour les motifs applicables aux marques individuelles mais aussi, sur décision judiciaire finale, dans l’une des circonstances suivantes

a) lorsque la modification du règlement d’utilisation a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 60.1) et 64.1);

b) lorsque le titulaire d’une marque en a autorisé ou toléré l’utilisation contrairement aux dispositions du règlement d’utilisation ou en violation de celles-ci;

c) lorsque le titulaire d’une marque collective constituée d’appellations ou signes géographiques a refusé arbitrairement d’autoriser une personne remplissant les conditions prévues dans le règlement d’utilisation à devenir membre de l’association, ou lorsque le titulaire d’une marque de certification a refusé arbitrairement d’en autoriser l’utilisation à une personne qui apporte la preuve de sa capacité à remplir les conditions prévues dans le règlement d’utilisation. Toutefois, les marques collectives ou les marques de certification ne tombent pas en déchéance lorsque le tribunal reconnaît le

droit de la personne à devenir membre de l’association et maintient en vigueur la marque collective ou la marque de certification;

d) lorsque le titulaire d’une marque de certification a utilisé celle-ci pour les produits fabriqués ou les services fournis par lui-même ou une personne ayant des liens économiques avec lui.

Art. 72. Une marque collective ou une marque de certification qui a été radiée du registre pour l’un des motifs prévus dans la présente loi ou dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé par son titulaire ne peut être enregistrée en relation avec des produits ou services identiques ou similaires pendant un délai de trois ans à compter du jour où la radiation de la marque a été publiée ou, le cas échéant, à compter du jour où a pris fin le délai légal pour renouveler l’enregistrement.

TITRE VII MARQUES INTERNATIONALES

Art. 73. Sur requête expresse du titulaire, l’enregistrement international d’une marque effectué en vertu de l’Acte de l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques7 en vigueur en Espagne étend ses effets à l’Espagne.

Art. 74. L’Office de la propriété industrielle peut, conformément à l’article5 de l’Acte de l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques en vigueur en Espagne, refuser de protéger la marque internationale en Espagne.

Art. 75. — 1) Le titulaire d’une marque enregistrée en Espagne qui en demande l’enregistrement international doit déposer sa demande par l’intermédiaire de l’Office de la propriété industrielle, sous la forme établie dans l’Acte de l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques en vigueur en Espagne.

2) Cette demande peut être déposée, conformément aux dispositions de l’article 15.3) de la présente loi, auprès des directions provinciales du Ministère de l’industrie et de l’énergie, sous réserve du fait que la compétence exécutive en matière de propriété industrielle appartient, le cas échéant, aux communautés autonomes, dont les organes sont dans ce cas habilités à recevoir la documentation. Les communautés autonomes transmettent alors la demande à l’Office de la propriété industrielle.

3) La demande d’enregistrement international ou la demande de renouvellement de celui-ci donne lieu au paiement d’une taxe nationale.

TITRE VIII NOMS COMMERCIAUX ET ENSEIGNES

D’ÉTABLISSEMENT 7 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX –– texte 3- 004 (N.d.l.r.).

Chapitre premier Noms commerciaux

Art. 76.— 1) On entend par nom commercial le signe ou la dénomination qui sert à identifier une personne physique ou morale dans l’exercice de son activité d’entreprise et qui distingue son activité des activités identiques ou similaires.

2) Peuvent notamment constituer des noms commerciaux

a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales;

b) les dénominations de fantaisie; c) les dénominations faisant allusion à l’objet de l’activité de l’entreprise; d) les anagrammes; e) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux sous-alinéas

précédents.

Art. 77. Le nom commercial est protégé dans les conditions prévues à l’article 8 de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne, à condition que son titulaire prouve qu’il l’a utilisé en Espagne. Lorsque le titulaire du nom commercial intente une action en annulation de l’enregistrement postérieur d’une marque ou d’un nom commercial ou d’une enseigne d’établissement, il doit prouver l’utilisation mentionnée dans la phrase précédente et intenter son action dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l’enregistrement correspondant.

Art. 78. — 1) L’enregistrement du nom commercial auprès de l’Office de la propriété industrielle est facultatif et confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser, dans la vie des affaires, aux conditions prévues dans la présente loi.

2) Dans la demande d’enregistrement d’un nom commercial, le déposant doit préciser l’activité d’entreprise qu’il se propose de distinguer au moyen du nom en question et joindre un justificatif du versement de l’impôt minimal [licencia fiscal] pour cette activité.

3) Lorsque le déposant veut utiliser la dénomination du nom commercial comme marque de produit ou de service, il doit procéder aux deux enregistrements séparément.

4) L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent et, par conséquent, l’emploi du nom commercial comme dénomination appliquée aux produits ou services au préjudice d’une marque sont réputés être, selon le cas, une violation du droit exclusif sur la marque ou un acte de concurrence déloyale.

Art. 79. Le nom commercial ne peut être transmis qu’avec la totalité de l’entreprise. Art. 80. — 1) Les personnes morales demandant l’enregistrement de leur

dénomination comme nom commercial doivent justifier du fait qu’elle leur appartient en présentant l’acte constitutif correspondant.

2) Si la dénomination a été modifiée après constitution de l’entreprise, cette modification doit être prouvée au moyen d’un acte authentique.

Art. 81. Outre les dispositions des articles précédents, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent au nom commercial, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de celui—ci.

Sont notamment applicables aux noms commerciaux les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement figurant sous le titre III de la présente loi.

Chapitre II Enseignes d’établissement

Art. 82. — 1) On entend par enseigne d’établissement le signe ou la dénomination qui sert à porter l’existence d’un établissement à la connaissance du public et à le distinguer d’autres établissements destinés à des activités identiques ou similaires.

2) Peuvent notamment constituer des enseignes d’établissement

a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales;

b) les dénominations de fantaisie; c) les dénominations faisant allusion à l’activité de l’établissement; d) les anagrammes; e) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux alinéas

précédents.

Art. 83. Les enseignes d’établissement sont enregistrées pour la ou les circonscriptions municipales mentionnées dans la demande.

Il y a lieu d’indiquer, dans la demande d’enregistrement d’une enseigne, la ou les circonscriptions municipales où sont situés l’établissement et les succursales pour lesquels la demande est déposée, ainsi que les activités auxquelles l’enseigne doit se rapporter.

Lorsque ces succursales sont sises dans d’autres circonscriptions municipales, il y a lieu de procéder à un nouvel enregistrement, la date de priorité étant déterminée par celle à laquelle la nouvelle demande est déposée.

Art. 84. Pour chaque établissement ouvert au public, il ne peut être enregistré qu’une seule enseigne, laquelle peut être utilisée pour l’établissement principal et les succursales sis dans la circonscription municipale pour laquelle elle a été enregistrée.

Art. 85. Outre les dispositions des articles précédents, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent à l’enseigne d’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de celle-ci.

Sont notamment applicables aux enseignes d’établissement les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement figurant sous le titre III de la présente loi.

Art. 86. Ne peut être enregistré comme enseigne d’établissement un signe qui ne se distingue pas suffisamment d’une marque ou d’un nom commercial ou encore d’une autre enseigne enregistrée pour la même circonscription municipale.

TITRE IX TRANSFORMATION DES MARQUES

COMMUNAUTAIRES ET DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

[Titre IX abrogé par la loi no 3/1991; nouveau titre IX ajouté par le décret-loi royal no 8/1998 etmodifié par la loi n o 50/1998.]

Art. 87. — 1) La procédure de transformation d’une demande ou d’une marque communautaire en demande de marque nationale est ouverte par la réception par l’organe compétent pour en décider de la requête en transformation transmise par l’Office d’harmonisation du marché intérieur [Oficina de Armonización de Mercado Interior].

2) Dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure, le requérant doit accomplir les formalités suivantes :

a) acquitter la taxe fixée à l’article 16.2) de la présente loi pour chaque classe de produits ou services comprise dans la demande ou dans l’enregistrement de marque communautaire joint à la requête en transformation;

b) présenter une traduction en espagnol de la requête en transformation et des documents qui l’accompagnent lorsque ces textes sont rédigés dans une autre langue;

c) indiquer un domicile en Espagne aux fins de notification; d) fournir quatre reproductions de la marque pour chaque classe de produits

mentionnés dans la requête en transformation s’il s’agit d’une marque graphique ou contenant des éléments graphiques; si des couleurs sont revendiquées, indiquer précisément celles-ci et leur localisation dans le dessin.

3) La requête en transformation est considérée aux fins de la recherche des antériorités comme présentée à la date attribuée à la demande de marque communautaire initiale et, en cas de revendication de priorité ou d’ancienneté, les mêmes droits y sont attachés. Aux fins des dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi, est considérée comme date de dépôt de la demande celle du jour où la requête en transformation a été reçue par l’organe compétent.

4) Les demandes de transformation sont traitées dans le système multiclasse et, si elles sont acceptées, donnent lieu, pour chaque classe de la classification internationale pour laquelle la marque est protégée, au paiement des taxes visé à l’article 29.2) de la présente loi. Par ailleurs, ces requêtes sont traitées comme des demandes de marque nationale. Toutefois, si la requête en transformation vise une marque communautaire déjà enregistrée, elle est enregistrée sans autre formalité comme marque nationale, à moins que, du fait de la renonciation, du défaut de renouvellement ou pour tout autre motif du fait du titulaire, demeure en suspens quant au fond une question de nullité ou de caducité susceptible d’avoir un effet sur la protection de la marque en Espagne, auquel cas celle-ci est traitée comme une demande de marque nationale.

[Art. 87 abrogé par la loi no 3/1991 et nouvel art. 87 ajouté par le décret-loi royal no 8/1998.]

Art. 88. L’auteur de la requête en transformation d’un enregistrement international annulé en vertu de l’article 6.4) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid du 27 juin 19898 doit présenter, dans un délai de trois mois à compter de l’annulation, une demande d’enregistrement national pour chaque classe de produits ou de services comprise dans l’enregistrement international mentionnée dans la demande de conversion, conformément aux dispositions des articles 16et 19 de la présente loi. La requête en transformation est traitée comme une demande de marque nationale. Toutefois, si cette requête vise une marque nationale déjà enregistrée en Espagne, l’enregistrement en tant que marque nationale est accordé sans autre formalité, les dispositions de l’article 29 de la présente loi étant applicables pour chaque classe de produits ou de services mentionnée dans l’enregistrement.

[Art. 88 abrogé par la loi no 3/1991 et nouvel art. 88 ajouté par la loi no 50/1998.]

Art. 89. [Abrogé] [Art. 89 abrogé par la loi no 3/1991.]

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES Première disposition. Le renvoi fait, à l’article 139 de la loi sur la propriété

industrielle du 16 mai 1902 [Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902], à l’article 132 de cette même loi doit s’entendre comme constituant un renvoi aux articles 87 et 88 de la présente loi.

Deuxième disposition. La loi de réglementation de la procédure administrative commune [Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo Común] s’applique, à titre supplétif, aux actes administratifs prévus dans la présente loi, ces derniers pouvant faire l’objet de recours conformément aux dispositions qui régissent la juridiction contentieuse administrative.

Troisième disposition. Les délais maximaux de décision en matière de procédures régies par la présente loi sont comptés à partir de la date de réception par l’Office espagnol des brevets et des marques des demandes correspondantes et sont fixés comme suit :

A. enregistrement de signes distinctifs : 12 mois si la demande ne fait l’objet d’aucune suspension et qu’aucune opposition n’a été formée et 20 mois dans le cas contraire;

B. renouvellement de signes distinctifs : huit mois en l’absence de suspension et 12 mois dans le cas contraire;

8 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques; voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX –––– texte 3-007 (N.d.l.r.).

C. inscription de cessions, de droits réels, de licences contractuelles et d’autres modifications de droits : six mois en l’absence de suspension et huit mois, dans le cas contraire;

D. restauration de signes distinctifs : six mois;

E. transformation d’enregistrements internationaux : cinq mois si la requête en transformation vise une marque internationale déjà accordée en Espagne, et le délai fixé pour la procédure d’enregistrement de marques nationales, dans le cas contraire;

F. transformation de marques communautaires : cinq mois si la requête en transformation vise une marque communautaire déjà enregistrée, et le délai fixé pour la procédure d’enregistrement de marques nationales dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, le délai est compté à partir de la date à laquelle le déposant a accompli les formalités visées à l’alinéa 3 de l’article 110 du Règlement sur la marque9.

[Deuxième disposition supplémentaire visée par le décret royal no 441/1994; troisième disposition supplémentaire ajoutée par la loi no 50/1998.]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES Première disposition. Les demandes d’enregistrement de marques, de noms

commerciaux et d’enseignes d’établissement déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites et font l’objet d’une décision conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de leur dépôt.

Deuxième disposition. Les marques, noms commerciaux et enseignes d’établissement dont l’enregistrement a été accordé conformément aux dispositions du code de la propriété industrielle10 [Estatuto de la Propiedad Industrial] sont régis par la présente loi.

Sont toutefois applicables, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au premier renouvellement qui interviendra conformément aux dispositions du code, les dispositions relatives à la durée, au paiement des taxes quinquennales et au renouvellement prévues dans le code.

Troisième disposition. Quiconque utilise une marque avant rentrée en vigueur de la présente loi peut demander en justice l’annulation d’une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires qui est susceptible de créer une confusion avec la marque précédemment utilisée, à condition d’intenter son action dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et moins de trois ans après la date

9 Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire modifié par le règlement du Conseil (CE) no 3288/94 du 22 décembre 1994 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du Cycle d’Uruguay; voir Lois et traités de propriété industrielle, LOIS RÉGIONALES — texte 3-003 (N.d.l.r.). 10 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE — texte 1-002 (N.d.l.r.).

de publication de l’enregistrement de la marque que le demandeur cherche à faire annuler.

Quatrième disposition. Pendant un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les marques tombées en déchéance en vertu de l’alinéa 2) de l’article 51 peuvent être restaurées par leur titulaire ou son ayant cause à condition que la restauration soit demandée dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration du délai visé à l’alinéa 3) de l’article 6 de la présente loi.

La requête en restauration est instruite conformément aux dispositions de l’article 161 du code de la propriété industrielle.

Cinquième disposition. Les actions judiciaires intentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises à la procédure sous l’empire de laquelle elles ont été intentées.

Sixième disposition. Tant que les tribunaux supérieurs de justice ne sont pas constitués et entrés en fonction, sont compétents pour connaître des actions civiles découlant des droits conférés par la présente loi les tribunaux de première instance des villes principales [capitales] où sont sises les cours d’appel [Audiencias Territoriales].

DISPOSITION D’ABROGATION Sont abrogées, sauf en ce qui concerne les questions visées dans les dispositions

transitoires, toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment les suivantes :

1) S’agissant du code de la propriété industrielle, approuvé par le décret-loi royal du 26 juillet 1929, texte refondu approuvé par l’ordonnance royale du 30 avril 1930 et ratifié avec force de loi par celle du 16 septembre 1931 :

a) les dispositions des titres premier, III et V pour ce qui a trait aux marques, aux noms commerciaux et aux enseignes d’établissement, sauf en ce qui concerne les questions visées dans les première, deuxième et quatrième dispositions transitoires;

b) les dispositions du titre VI relatives aux films cinématographiques; c) les dispositions du titre VII relatives aux fausses indications de provenance et

de crédit et réputation industriels.

2) S’agissant de la loi sur la propriété industrielle du 16 mai 1902, les dispositions du titre X intitulé «Concurrence illicite».

DISPOSITIONS FINALES Première disposition. La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication

dans le Bulletin officiel de l’État [Boletín Oficial del Estado]. Deuxième disposition. — 1) Les taxes prévues dans la présente loi sont celles qui

ont été établies par la loi no 17 du 2 mai 1975 portant création de l’organisme autonome appelé «Office de la propriété industrielle» [Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación

del Organismo Autónomo Registro de la Propriedad Industrial], et dont le montant est actualisé par les lois budgétaires générales de l’État [Leyes de Presupuestos Generales del Estado].

2) Les lois budgétaires de chaque exercice peuvent modifier le montant des taxes perçues au titre des services, prestations et activités de l’Office de la propriété industrielle.

Troisième disposition. Le Gouvernement, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, approuve le règlement d’exécution de la présente loi et édicte toutes autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celle-ci, de même qu’il arrête les procédures et fixe les délais dans le cadre desquels l’Office de la propriété industrielle doit mener à bien les différentes procédures d’instruction et prendre les décisions prévues dans cette loi.

(Ce texte remplace ceux classés précédemment sous les numéros de cote 3-001 et 3-002.)

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

TEXTO

JUAN CARLOS I,

REY DE ESPAÑA.

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

Las nuevas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación, el impulso del sector servicios, así como el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores, justifican una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que atienda a todas estas circunstancias de acuerdo con una realidad económica que el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929 no pudo contemplar.

Por otra parte, la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ha originado una cierta fragmentación legislativa en materia de propiedad industrial, al tener que convivir una moderna normativa sobre patentes y modelos de utilidad –que cuenta con instituciones eficaces para la defensa de los derechos exclusivos– con la mencionada protección jurídica en materia de signos distintivos contenida en el EPI.

Asimismo, la necesidad de aproximar la realidad del Registro a la realidad del mercado para que la marca cumpla su verdadera función hacía necesario modificar determinadas instituciones del derecho de marcas; este es el caso de la figura de uso obligatorio de la marca registrada que tiene como una de sus finalidades erradicar del Registro un gran número de marcas que no están siendo usadas y suponen un serio obstáculo para el acceso al Registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuación en el mercado.

Finalmente, los trabajos que en materia de marcas se están desarrollando a nivel comunitario, permiten conocer los principios inspiradores del futuro Derecho europeo de marcas; particularmente, los que regirán el sistema de marca comunitaria que en un futuro convivirán en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta situación la Ley se alinea con los principios mencionados.

Aun cuando la nueva Ley se denomina «de Marcas», por ser este el signo distintivo por excelencia y de mayor importancia, contiene, además, la regulación del nombre comercial, del rótulo de establecimiento y de la competencia desleal.

Uno de los aspectos más importantes del Sistema de Marcas es el de la adquisición del derecho sobre la marca. En este punto, la nueva Ley, en aras a la claridad y seguridad jurídica, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios. No obstante, el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusión con la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París. Por otra parte, para evitar un cambio radical en el sistema de adquisición del derecho que podría perjudicar al simple usuario de un signo, se ha previsto un período transitorio durante el cual este usuario podrá anular el registro de una marca posteriormente inscrita a ese uso.

El uso obligatorio de la marca registrada es otro de los temas capitales del derecho de marcas que incluso justifican su reforma. En este sentido, la Ley ha optado por mantener esta obligación, si bien modificando ciertos aspectos del antiguo EPI para conseguir una mayor eficacia. Así, a los efectos de subsanar la deficiencia que hizo del EPI una legislación inoperante en este punto, se introduce un cambio fundamental para que el sistema se vuelva eficaz. La carga de la prueba del no uso no recaerá sobre el demandante, sino que se introduce el mecanismo de la inversión de la carga de la prueba: Será el titular de la marca quien en el juicio correspondiente tenga que demostrar que la está usando de manera efectiva para evitar su caducidad. Por otra parte, el tema del uso de la marca se vincula con el de la renovación. En la solicitud de renovación se exigirá al solicitante que acompañe una declaración en documento público de uso de la marca. Si tal declaración no se adjunta no se producirá la renovación de la marca.

Otra innovación de la Ley es la nueva regulación de las prohibiciones de registro de marcas, distinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas. El sistema se completa con las disposiciones relativas al plazo para ejercitar las oportunas acciones para demandar la nulidad; en este sentido, se establece que si la marca infringe una prohibición absoluta la acción es imprescriptible, mientras que si la infracción se refiere a una prohibición relativa, la acción deberá ejercitarse antes de los cinco años.

El título III de la Ley se dedica a regular el procedimiento de concesión, el cual no varía sustancialmente con respecto al contemplado en el EPI, toda vez que se mantiene el examen de oficio, de honda tradición en nuestro país. A través de este examen de oficio el Registro comprueba si la solicitud está incursa en alguna de las prohibiciones legales, tanto las absolutas como las relativas; de esta manera, los intereses de los pequeños comerciantes y de los consumidores quedan salvaguardados. Por otra parte, en defensa del interés de los titulares prioritarios de marcas se mantiene el llamamiento a las oposiciones de los terceros interesados.

Uno de los defectos más acusados de la vigente legislación es que no otorgaba los instrumentos necesarios para que el titular pudiera obtener la cesación inmediata de los actos de violación de su derecho de marca, con lo que este derecho de exclusiva estaba, en el fondo, prácticamente vacío de contenido. La situación, común a todas las modalidades de propiedad industrial, fue paliada con la medida que la Ley de Patentes prevé en su disposición derogatoria, al disponer que «todas las modalidades de propiedad industrial quedarán sujetas en cuanto a jurisdicción, competencia y procedimiento a las normas establecidas en esta Ley». La nueva Ley se limita a declarar expresamente aplicables a las marcas las disposiciones que sobre esta materia se contienen en la Ley de Patentes.

Un aspecto novedoso de la Ley lo constituye la regulación de una figura muy utilizada en el comercio actual, como es la licencia de marcas. Además, el régimen jurídico de la marca como objeto del derecho de propiedad se completa con la regulación de la cesión de marca, manteniéndose el tradicional principio de la cesión libre.

La Ley recoge los principios que inspiraban el sistema de marcas colectivas previsto en el EPI e introduce, por primera vez en una Ley de Marcas, la figura de la marca de garantía; con esta innovación la Ley da una respuesta efectiva a las nuevas tendencias del mercado que demanda instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la calidad, origen y otras características de los productos o servicios. Asimismo, se actualiza el régimen de las marcas internacionales que obtienen protección en España a través del Arreglo de Madrid.

La Ley regula también dos signos distintivos de honda tradición en nuestro derecho: El nombre comercial y el rótulo de establecimiento.

La regulación del nombre comercial en el EPI adolecía de ciertos inconvenientes derivados de la vigencia del principio de veracidad o autenticidad. Este principio implicaba la necesaria coincidencia entre el nombre del empresario y su nombre comercial. Sin embargo, la Ley va a conceptuar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa. Por esta razón, no se exige al nombre comercial ningún requisito especial que no se haya exigido a otros signos distintivos: Cualquier signo que sirva para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, puede ser susceptible de protección como nombre comercial.

Con esta regulación del nombre comercial se logran resolver diversos problemas no solucionados por las marcas de servicio. Además, con la finalidad de trazar la frontera entre el nombre comercial y la marca de servicio se establecen una serie de medidas. Así, se exige que la solicitud de nombre comercial vaya acompañada del alta de Licencia Fiscal. Por otra parte, se dispone que si alguien quiere utilizar el nombre comercial como marca de producto o servicio deberá procederse a estos registros separadamente.

Por lo que se refiere a los rótulos de establecimiento la Ley sigue una línea continuista con el EPI, si bien hay que reconocer que se parte de un concepto más amplio del mismo.

Al igual que el EPI la protección del rótulo se limita al ámbito municipal y, asimismo, se establece la limitación tradicional de un solo rótulo por establecimiento.

Las disposiciones sobre nombres comerciales y rótulos de establecimiento se completan con una remisión a las normas sobre marcas, las cuales serán aplicables a estas modalidades de propiedad industrial, siempre y cuando no resulten incompatibles con la propia naturaleza de las mismas.

La Ley concluye con diversas disposiciones sobre competencia desleal que vienen a sustituir a las normas que sobre esta materia se contemplan en la Ley de 16 de mayo de 1902.

La regulación de esta materia en la Ley es muy simple, pero puede dar un juego extraordinario, ya que, por primera vez en nuestro país se introduce una cláusula general prohibitiva. La cláusula general se completa con diversos ejemplos no limitativos de actos de competencia desleal, intentándose reflejar en la Ley los actos más habituales. La regulación concluye con una remisión en materia de acciones, a los efectos de perseguir los actos de competencia desleal.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 2.

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.

e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 3.

1. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada.

3. Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión.

Artículo 4.

1. Si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que ha sido registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

2. Para la aplicación del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada.

b) La utilización de la marca en España con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación.

3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél.

4. El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros.

Artículo 5.

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha del depósito de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7.

Artículo 6.

1. Para mantener en vigor el registro de marca, su titular deberá abonar las tasas quinquenales correspondientes.

2. A efectos de pago, la fecha de vencimiento de cada quinquenio será, según proceda, la establecida para el primero en el párrafo 2 del articulo 29 de la presente ley y, para el segundo, el último día del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de deposito de la solicitud inicial de registro, pudiendo en este último caso efectuarse válidamente el pago correspondiente en el plazo de un mes desde dicha fecha.

3. Vencido el plazo para el pago del quinquenio, sin haberse satisfecho su importe, podrá abonarse el mismo con un recargo del 25 por 100 dentro de los tres primeros meses y de un 50 por 100 dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Artículo 7.

1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la marca o sus derechohabientes, que deberán acreditar esta cualidad por documento público, siempre que se pague la tasa de renovación.

2. La solicitud de renovación del registro de la marca deberá ir acompañada de una declaración en documento público de uso de la misma, indicando los productos o servicios en relación con los cuales la marca ha sido usada.

3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo del 25 por 100 de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por 100 si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. Si la solicitud de renovación comprende tan solo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.

5. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas, surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.

6. Acordada la renovación ésta se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» procediéndose a la expedición del título, previo pago de la tasa

correspondiente y del quinquenio sucesivo al que se refiere la Tarifa 2.ª, Epígrafe 2.2 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial. El pago de las tasas mencionadas se ajustará a lo establecido en el artículo 29, apartados 2, 3 y 4 de la presente Ley.

En el caso del impago de las tasas previstas en el artículo 29 de la presente Ley, se considerará que la solicitud de renovación ha sido retirada.

Artículo 8.

1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular previo pago de la tasa correspondiente.

2. Las modificaciones a las que se refiere el párrafo anterior se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», pudiendo recurrir cualquier tercero que se considere perjudicado por la modificación.

Artículo 9.

1. Se registrarán con el nombre de «marcas derivadas» las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.

2. La marca derivada se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el título III de la presente Ley; no obstante, el examen de las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 se referirá, únicamente, a las variaciones introducidas en el distintivo principal o las relativas a sus elementos accesorios.

Artículo 10.

1. Podrán obtener el registro de marcas, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio.

2. También podrán obtener el registro de marcas, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de marcas de acuerdo con la legislación de ese país.

3. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley.

TÍTULO II

De las prohibiciones de Registro

CAPÍTULO PRIMERO

Prohibiciones absolutas

Artículo 11.

1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes:

a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.

b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco.

e) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

f) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

g) El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada.

h) Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

i) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. Solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

j) Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización.

2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a) b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1.º de la presente Ley.

CAPÍTULO II

Prohibiciones relativas

Artículo 12.

1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

b) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.

c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca.

2. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.

Artículo 13.

No podrán registrarse como marcas:

a) El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12.

b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley.

c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho.

Artículo 14.

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro país de la Unión de París, no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de éste.

2. Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en los artículos 3, 26 y 48 de la presente Ley, el titular de la marca podrá, bien oponerse a la solicitud presentada por su agente o representante, bien, si la marca hubiera sido concedida, pedir su anulación, o bien reivindicar la marca o la solicitud de marca.

TÍTULO III

Del procedimiento de Registro

Artículo 15.

1. En el registro de marcas que se lleve en el Registro de la Propiedad Industrial se inscribirán, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en la forma que se

disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de registro de marca como su concesión.

2. La solicitud de registro de una marca podrá ser presentada directamente, en el Registro de la Propiedad Industrial, donde en el momento de su recepción se le asignará un número y se hará constar el día, la hora y el minuto de su presentación.

3. Igualmente podrá presentarse en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a la Comunidad Autónoma, cuyos Órganos serán en este caso, los competentes para recibir la documentación. En estos supuestos, la unidad administrativa que haya recibido la solicitud hará constar mediante diligencia, el día, la hora y el minuto de su presentación y la remitirán al Registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, las solicitudes podrán ser presentadas en una Oficina Postal en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al Registro de la Propiedad Industrial. Se hará constar, asimismo, el día, la hora y el minuto de su presentación. En el caso de que la Oficina Postal no hiciese constar la hora y el minuto, se le asignará como hora de presentación la última del día de depósito.

La solicitud presentada en cualquiera de las unidades administrativas anteriores surtirá los mismos efectos que la presentada en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 16.

1. Para la obtención de un registro de marca será preciso presentar una solicitud que deberá contener:

a) Una instancia por triplicado dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial.

b) Una descripción por duplicado de la misma.

c) En el caso de marcas que contengan elementos gráficos las pruebas aptas para su reproducción.

d) Los demás documentos que se determinen reglamentariamente.

2. La solicitud se presentará acompañada del justificante de haber satisfecho la tasa establecida para el depósito de la solicitud por presentación de aquélla.

3. Tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse en el Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además del castellano, podrán redactarse en dicha lengua.

Artículo 17.

1. La instancia por la que se solicite el registro de marca deberá dirigirse al director del Registro de la Propiedad Industrial y estar firmada por el solicitante o su representante, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el título XV de la Ley de Patentes.

2. Además de los datos que se fijen reglamentariamente, la instancia deberá ser completada, en su caso, con los siguientes datos:

a) En el supuesto de que se reivindique una prioridad extranjera, deberá contener una declaración en tal sentido, indicando la fecha de prioridad y el país en que se adquirió el derecho.

b) Si la marca hubiera sido usada en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, se hará constar esta circunstancia a fin de beneficiarse de la prioridad que se establece en el artículo 23 de la presente Ley.

c) En el caso de marcas derivadas, se hará constar el número de la marca principal.

d) Nombre y domicilio profesional del Agente de la Propiedad Industrial, si lo hubiera. En tal caso, se presentará una autorización que estará firmada por el interesado.

Artículo 18.

La descripción contendrá, como mínimo, las siguientes menciones:

a) Identificación del titular.

b) Fecha en que se solicita el registro de la marca e indicación de la prioridad que se reivindica.

c) Reproducción del signo o medio solicitado como marca.

d) Una descripción breve, pero detallada, del signo o medio con los elementos que la forman y en la que podrán excluirse de la protección solicitada los que estén incluidos en cualquiera de los apartados a), b) o c) de párrafo 1.º del artículo 11 de la presente Ley.

e) Una enumeración clara de los productos o servicios a que haya de aplicarse la marca cuyo registro se solicite, con indicación de la clase del nomenclátor internacional a que pertenezcan.

Artículo 19.

1. La solicitud de registro de una marca no podrá comprender más que una sola clase de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.

2. En el supuesto de que el titular de un registro de marca en vigor desee ampliar los productos o servicios que protege su marca a algún otro incluido en la misma clase del nomenclátor internacional deberá solicitarlo en un expediente nuevo, que conservará el número del anterior y que se tramitará según el procedimiento establecido en la presente Ley para las nuevas solicitudes.

Artículo 20.

1. Toda solicitud de registro de marca regularmente presentada da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, la fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue en la Oficina Pública habilitada al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, los siguientes documentos:

a) Una declaración por la que se solicite un registro de marca.

b) La identificación del solicitante.

c) La denominación en que la marca consista, cuando se trate de una marca simplemente denominativa o un diseño de la misma si fuese gráfica o mixta.

d) Los productos o servicios a los que la marca se aplicará.

3. No obstante, si antes de efectuarse la publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», prevista en el artículo 25, el solicitante realizase alguna rectificación que implique la modificación del diseño de la marca, la prioridad comenzará a contarse desde el día, hora y minuto en que se hubiese solicitado la modificación.

La modificación deberá solicitarse por escrito previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 21.

1. Quien hubiera presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial o sus causahabientes gozarán para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883.

2. Tendrá el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quien hubiere presentado una primera solicitud de protección de marca en un país que sin pertenecer a la Unión para la protección de la propiedad industrial, reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad con

efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883.

Artículo 22.

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar una copia certificada por la Oficina del país de origen de la solicitud anterior, en la que conste claramente la fecha en que se realizó la solicitud, los productos o servicios que ampara y una reproducción del distintivo solicitado como marca. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

2. En el caso contemplado en el apartado anterior, el titular deberá presentar la copia certificada en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca. De no hacerlo así, se considerará retirada la reivindicación de prioridad y se le asignará a la solicitud la que le corresponda según la fecha, hora y minuto de la presentación de la misma.

3. Si se reivindicase la prioridad de la marca usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida, se mencionará el Acta en que consta esta circunstancia, que deberá hallarse en el Registro de la Propiedad Industrial, y en la que conste el distintivo y los productos o servicios para los que fue usada.

4. En el caso contemplado en el apartado anterior, el titular deberá presentar la solicitud formal en el plazo máximo de seis meses a contar de la fecha que conste en el Acta levantada en la exposición. De no hacerlo en este plazo, se considerará retirada la prioridad, y se procederá como en el segundo inciso del número 2.

Artículo 23.

Una marca que sin estar aún solicitada se haya utilizado para designar productos o servicios que hayan figurado en una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha de admisión de los productos o servicios en la exposición, siempre que la solicitud de registro de marca se presente en el plazo de seis meses a partir de la fecha de admisión.

Artículo 24.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud presentada reúne los requisitos formales establecidos en esta Ley. Las irregularidades que se observen en la solicitud se notificarán al solicitante, para que pueda subsanarlas en el plazo de un mes. Si en este plazo no se subsanasen las irregularidades la solicitud se tendrá por no presentada; la resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El Registro de la Propiedad Industrial examinará asimismo si la solicitud de registro de marca persigue un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico.

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá suspender la publicación de la solicitud comunicándolo al solicitante, para que, en el plazo de un mes, presente las alegaciones oportunas.

Si el Registro de la Propiedad Industrial considera que han sido subsanados los defectos a que se refieren los dos párrafos anteriores, publicará la solicitud y continuará su tramitación. En caso contrario, la solicitud será denegada.

Artículo 25.

1. La solicitud de registro de una marca que reúna los requisitos formales previstos en esta Ley, o cuyas irregularidades hubieran sido subsanadas, será publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. La publicación de la solicitud deberá contener las siguientes menciones:

a) Nombre y dirección del titular o titulares.

b) Fecha de solicitud y, en su caso, de prioridad.

c) Reproducción clara del signo o medio solicitado como marca.

d) Lista de productos o servicios, con indicación de la clase del nomenclátor internacional.

Artículo 26.

1. Podrá oponerse al registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere perjudicado.

2. La oposición se formulará por escrito, ante el Registro de la Propiedad Industrial, en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la solicitud del registro de marca, y estará sometida al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 27.

1. Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se procederá de oficio a realizar el examen de la solicitud por el examinador de marcas a quien corresponda el expediente, señalando las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 en que ésta puede incurrir.

2. Cuando no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas en el apartado d) del artículo 13 de la Ley, el examinador a quien corresponda el expediente propondrá la concesión de la marca solicitada.

3. En el supuesto de que se presenten oposiciones o exista algún reparo señalado por el Registro, se decretará la suspensión del expediente, publicándose en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» las menciones de la oposición o los reparos señalados de oficio para que el solicitante presente sus alegaciones en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

4. El solicitante en la contestación al suspenso puede modificar la marca, en el sentido de limitar los productos o servicios que fueron primitivamente solicitados o suprimir del conjunto de la marca el elemento que motivó la suspensión, siempre que tal supresión no altere sustancialmente la marca tal y como fue solicitada. Estas modificaciones estarán sometidas al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 28.

Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el interesado, se propondrá la concesión o denegación del registro de marca, según proceda, y se resolverá el expediente mediante resolución motivada, especificándose, en caso de denegación, los motivos y registros causantes de ésta.

Artículo 29.

1. La resolución de denegación o concesión del registro de la marca será publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. Concedido el registro de la marca se expedirá el título, previo pago de la tasa correspondiente, así como el primer quinquenio, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del anuncio de concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

3. Vencido el plazo para el pago de las tasas mencionadas en el párrafo anterior, sin haberse satisfecho su importe, podrá hacerse todavía de forma válida, con la obligación de satisfacer de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses y de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. En el caso de impago de las tasas anteriormente mencionadas se considerará que la solicitud ha sido retirada.

TÍTULO IV

Del contenido del derecho de marca

CAPÍTULO PRIMERO

Efectos del registro de la marca y de su solicitud

Artículo 30.

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.

Artículo 31.

1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.

2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito.

d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad.

3. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios.

Artículo 32.

1. El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso.

2. No será aplicable el párrafo anterior cuando motivos legítimos justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, especialmente cuando las características de los productos han sido modificadas o alteradas tras su comercialización.

Artículo 33.

1. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:

a) Su nombre completo y domicilio.

b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.

2. El titular de un registro de marca no podrá prohibir que los terceros utilicen la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. No estará permitido el uso de una indicación de procedencia geográfica cuando coincida o sea confundible con una marca colectiva, y la indicación en cuestión pueda ser sustituida por otra suficientemente indicativa de la procedencia.

Artículo 34.

1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros, salvo en lo referente al artículo 26, a partir de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, exigibles de cualquier tercero que entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión hubiera llevado a cabo un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

2. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado anterior cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.

CAPÍTULO II

Acciones por violación del derecho de marca

Artículo 35.

El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 36.

En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente.

Artículo 37.

Todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Artículo 38.

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho.

2. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación.

4. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Artículo 39.

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudiesen ejercitarse.

Artículo 40.

Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en todo aquello que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas. En especial no será aplicable a las marcas el artículo 128 de la citada Ley de Patentes.

CAPÍTULO III

La marca como objeto de derecho de propiedad

Artículo 41.

1. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa, la marca y la solicitud de registro de marca podrá ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce.

2. A los efectos de su cesión o gravamen, la solicitud de registro de marca o la marca ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.

Artículo 42.

1. Tanto la solicitud de registro de marca como la marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos por su contrato o en virtud de lo dispuesto en el número anterior.

Artículo 43.

Para que la cesión o licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el registro de marcas.

Artículo 44.

1. La inscripción de la cesión o licencia deberá solicitarse mediante instancia, acompañada del documento público acreditativo y copia del mismo, en el que deberá

figurar haberse satisfecho el pago de los tributos que procedan, su exención o no sujeción y, en su caso, inscripción en el Registro correspondiente.

2. En la instancia por la que se solicite la inscripción se harán constar los siguientes datos:

a) Identificación del titular de la marca y del cesionario o licenciatario.

b) Identificación de la marca objeto de la inscripción.

3. En una misma instancia se podrá solicitar la inscripción de la cesión o licencia de varias marcas sin limitación de número, abonando por cada registro afectado la tasa correspondiente.

4. La cesión o licencia de la marca principal llevará consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por sí solas no podrán ser objeto de cesión o licencia.

Artículo 45.

1. Recibida la solicitud de inscripción de cesión o licencia, si se observasen defectos en la documentación se declarará en suspenso la inscripción, notificándolo al interesado para que subsane, en el plazo de dos meses, los defectos que se hayan señalado.

Transcurrido ese plazo no habrá lugar a una nueva notificación sobre la persistencia de defectos de la documentación, y se procederá según lo indicado en el párrafo siguiente.

2. El Registro de la Propiedad Industrial resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción, debiéndose publicar la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con mención expresa de los siguientes datos:

a) Cesionario o licenciatario.

b) Número de expediente.

c) Identificación de los registros afectados.

d) Fecha de resolución.

e) Agente de la propiedad industrial, si hubiere intervenido.

Artículo 46.

1. La marca podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales. En el supuesto de que se constituya sobre la marca una hipoteca mobiliaria, ésta se regulará por sus disposiciones específicas y su constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial.

2. Asimismo, la marca podrá ser embargada con independencia de la empresa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución.

3. Para que los derechos y medidas contemplados en los apartados anteriores surtan efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registro de Marcas y publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

TÍTULO V

De la nulidad y caducidad

CAPÍTULO PRIMERO

De la nulidad

Artículo 47.

1. El registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley.

2. No obstante, cuando la marca se haya registrado contraviniendo el artículo 11, apartado 1, letra c), no podrá ser declarada nula si por el uso que se hubiera hecho de ella por el titular de la marca o con su consentimiento hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

3. La acción para pedir la nulidad de una marca registrada en contravención de lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley es imprescriptible.

Artículo 48.

1. El registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la presente Ley.

2. La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

Artículo 49.

Si el registro de la marca es declarado nulo tan sólo con respecto a una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, la cancelación comprenderá, únicamente, estos productos o servicios.

Artículo 50.

1. La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el título IV, capítulo primero, de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida que lo justifiquen las circunstancias será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme, la declaración de nulidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

CAPÍTULO II

De la caducidad y renuncia

Artículo 51.

1. El registro de la marca será cancelado cuando expire su vida legal, sin que hubiese sido renovada de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley.

2. Asimismo, el registro de la marca será cancelado por falta de pago en tiempo oportuno del quinquenio correspondiente y, en su caso, del recargo que proceda. No se llevará a cabo la cancelación, cuando existan derechos reales o embargos inscritos en el registro de marcas, sin poner en conocimiento de los titulares de esos derechos o trabas al impago, así como la posibilidad de evitar la cancelación pagando aquellas cantidades en el plazo que reglamentariamente se señale.

3. El registro de la marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores podrá ser rehabilitado de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Artículo 52.

1. El registro de la marca será cancelado cuando el titular presente por escrito ante el Registro su renuncia al derecho de marca.

2. Si la renuncia comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada la cancelación abarcará, únicamente, estos productos o servicios.

3. No podrá admitirse la renuncia del titular de la marca, sobre la que existan derechos reales, embargos o licencias inscritos en el registro de marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos.

4. La renuncia de la marca, sólo tendrá efectos una vez inscrita en el registro de marcas.

Artículo 53.

Se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo:

a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al artículo 4 de la presente Ley. En la acción de caducidad competerá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artículo 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si, en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo.

b) Cuando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada.

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella haga el titular de la marca, o que se haga con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

d) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpla ya las condiciones fijadas en el artículo 10 de la Ley.

Artículo 54.

Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Artículo 55.

1. El registro de marca, caducado por virtud de lo dispuesto en los artículos 51 y 52, dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 56.

La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un interés legítimo.

Artículo 57.

La sentencia firme que declare la caducidad o la nulidad del registro de la marca se comunicará, bien de oficio bien a instancia de parte, al Registro de la Propiedad Industrial para que proceda, inmediatamente, a la inscripción de la cancelación y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

TÍTULO VI

De las marcas colectivas y de garantía

CAPÍTULO PRIMERO

De las marcas colectivas

Artículo 58.

Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Artículo 59.

1. La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un Reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación.

2. El incumplimiento del Reglamento de la marca colectiva por parte de los asociados podrá ser sancionado por el titular de la marca con la prohibición de su uso o con otras sanciones establecidas en el Reglamento de uso.

Artículo 60.

1. El titular de la marca colectiva deberá someter al Registro de la Propiedad Industrial toda propuesta de modificación del Reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en los artículos 59 y 66.2 de la presente Ley.

2. La modificación del Reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 61.

La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la Asociación.

CAPÍTULO II

De las marcas de garantía

Artículo 62.

1. La marca de garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

2. No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y normas complementarias que, en todo caso, se regirán por sus disposiciones específicas.

Artículo 63.

1. La solicitud de registro de marca de garantía deberá incluir un reglamento de uso en el que se indicará la calidad, los componentes, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes productos o servicios. El Reglamento de uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones adecuadas.

2. El Reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el Organismo Administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de marca de garantía previa audiencia del solicitante.

3. El incumplimiento del Reglamento de la marca de garantía por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones fijadas en el Reglamento de uso.

Artículo 64.

1. El titular de la marca de garantía deberá someter al Registro de la Propiedad Industrial toda propuesta de modificación del Reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en los artículos 63 y 66.2 de la presente Ley.

2. La modificación del Reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 65.

Las marcas colectivas y de garantía estarán sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

Artículo 66.

1. No podrán registrarse como marcas colectivas y de garantías los signos o medios incursos en las prohibiciones impuestas por los artículos 11, 12 y 13 de la presente Ley, con la excepción de las contenidas en el artículo 11.1, apartado c), que no será de aplicación a estas marcas en lo relativo a las denominaciones geográficas.

2. Se rechazará además la inscripción de marcas colectivas y de garantía que no se atengan a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 62 y 63 o si el Reglamento de uso fuese contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo 67.

1. El solicitante indicará expresamente en la solicitud de registro que la marca solicitada es una marca colectiva o de garantía.

2. Las marcas colectivas y de garantía se inscribirán en una sección especial del registro de marcas.

3. El Reglamento de la marca colectiva o de garantía y sus posteriores modificaciones serán depositados en el Registro de la Propiedad Industrial para su aprobación.

4. Cualquier persona podrá examinar el Reglamento de la Marca Colectiva o de Garantía depositado en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 68.

1. Salvo disposición contraria del Reglamento de uso, las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía únicamente podrán ser ejercidas por su titular.

2. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, en interés de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstos hayan sufrido debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 69.

El uso de las marcas colectivas y de garantía por cualquier persona facultada para utilizar esas marcas será conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 70.

Se declarará la nulidad del registro de las marcas colectivas o de garantía, además de por las causas previstas en los artículos 11, 12 y 13, por contravenir lo dispuesto en el artículo 66.2 de la presente Ley.

Artículo 71.

Las marcas colectivas o de garantía caducarán, además de por las causas aplicables a las marcas individuales, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

a) Que se ha registrado la modificación del Reglamento de uso en contra de las disposiciones de los artículos 60, párrafo primero, y 64, párrafo primero.

b) Que el titular de una marca ha autorizado o tolerado el uso de la marca en contra o quebrantando lo dispuesto en el Reglamento de uso.

c) Que el titular de una marca colectiva constituida por denominaciones o signos geográficos se ha negado arbitrariamente a autorizar el ingreso en la asociación de una persona que reúne los requisitos fijados en el Reglamento de Uso, o que el titular de una marca de garantía se ha negado arbitrariamente a autorizar el uso de la marca a una persona que acredite su capacidad para cumplir los requisitos fijados en el Reglamento de Uso. No obstante, no caducarán las marcas colectivas o de garantía cuando la sentencia declare el derecho de esa persona a ingresar en la asociación y el mantenimiento en vigor de la marca colectiva o de garantía.

d) Que el titular de una marca de garantía la ha utilizado para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.

Artículo 72.

Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en esta Ley o no haya sido renovado por su titular, no podrán ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro de la marca o desde el día en que concluyó el plazo legal para renovar el registro, según los casos.

TÍTULO VII

De las marcas internacionales

Artículo 73.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas, extenderá sus efectos en España.

Artículo 74.

El Registro de la Propiedad Industrial podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas.

Artículo 75.

1. El titular de una marca registrada en España, que solicite el registro internacional de la misma, presentará su solicitud a través del Registro de la Propiedad Industrial, en la forma establecida en el Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas.

2. Estas solicitudes podrán presentarse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3, en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a las Comunidades Autónomas, cuyos órganos serán en este caso los competentes para recibir la documentación. En este caso, las Comunidades Autónomas remitirán dicha solicitud al Registro de la Propiedad Industrial.

3. Al solicitarse el registro internacional o su renovación se satisfará una tasa nacional.

TÍTULO VIII

Del nombre comercial y del rótulo del establecimiento

CAPÍTULO PRIMERO

Del nombre comercial

Artículo 76.

1. Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares.

2. Podrán, especialmente, constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas.

e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 77.

El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. Cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente.

Artículo 78.

1. El registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la presente Ley.

2. En la solicitud de registro de nombre comercial deberá especificarse la actividad empresarial que pretende distinguirse con el nombre solicitado y acompañar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad.

3. Cuando se quiera utilizar la denominación del nombre comercial como marca de producto o de servicio, deberá procederse a estos registros separadamente.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y por tanto el empleo del nombre comercial como denominación para aplicarse a los productos o servicios en perjuicio de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho exclusivo de marca o como acto de competencia desleal.

Artículo 79.

El nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa.

Artículo 80.

1. Las personas jurídicas que soliciten el registro de su denominación como nombre comercial deberán justificar este hecho mediante la presentación de la correspondiente escritura o documento de constitución.

2. En el caso de que la denominación hubiese sido modificada con posterioridad a su constitución, deberá acreditarse este extremo mediante documento público.

Artículo 81.

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Particularmente se aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley.

CAPÍTULO II

Del rótulo de establecimiento

Artículo 82.

1. Se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.

2. Podrán, especialmente, constituir rótulos de establecimiento:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento.

d) Los anagramas.

e) Cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores.

Artículo 83.

Los rótulos de establecimientos serán registrados para el término o términos municipales que se consignen en la solicitud.

Al solicitarse el registro de un rótulo se expresará el municipio o municipios en que radique el establecimiento y las sucursales para las que se solicite, así como las actividades a que se destine.

Cuando estas sucursales se amplíen a otros términos municipales, se entenderán que constituyen un nuevo registro y la prioridad arrancará desde la fecha en que el interesado formule la nueva petición.

Artículo 84.

Para cada establecimiento abierto al público no podrá registrarse más que un solo rótulo, el cual podrá utilizarse para el establecimiento principal y las sucursales que radiquen en el término municipal para el que se haya registrado el rótulo.

Artículo 85.

Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Particularmente, se aplicarán a los rótulos de establecimiento las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley.

Artículo 86.

No podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal.

TÍTULO IX

De la competencia desleal

Artículo 87.

Se considera desleal todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.

Artículo 88.

Sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación genera sobre la materia, se considera, en particular, desleal:

a) Todo acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor.

b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor.

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

d) La utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio o sobre la identidad de un productor, fabricante o comerciante.

e) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen de producto, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares.

Artículo 89.

Frente a un acto de competencia desleal, se podrán interponer las acciones previstas en el capítulo II del título IV de la presente Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

La remisión que realiza el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 a su artículo 132 debe entenderse a los artículos 87 y 88 de la presente Ley.

Segunda.

La Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo común se aplicará supletoriamente a los actos administrativos previstos en la presente Ley, y éstos podrán ser recurridos de conformidad con lo establecido en las disposiciones reguladoras del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Las solicitudes de registro de marca, nombres comerciales y rótulos de establecimiento que se hubiesen presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán tramitadas y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su presentación.

Segunda.

Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por la presente Ley.

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta la primera renovación que se produzca, según lo previsto en el Estatuto, se aplicarán las normas sobre duración, pago de quinquenios y renovación previstas en el Estatuto.

Tercera.

Quien esté usando una marca con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca anteriormente usada, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular.

Cuarta.

Durante el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Ley, las marcas que hubieran caducado en virtud de lo dispuesto en el artículo 51, apartado 2, podrán ser rehabilitadas por su titular o su causahabiente siempre que la rehabilitación se solicite dentro del año siguiente a la expiración del plazo al que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de la presente Ley.

El expediente de rehabilitación se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Quinta.

Las acciones judiciales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Sexta.

Mientras no se constituyan los Tribunales Superiores de Justicia y estén en funcionamiento, la competencia para conocer de los juicios civiles derivados de los derechos atribuidos en esta Ley corresponde a los Juzgados de Primera Instancia de las capitales que sean sede de las Audiencias Territoriales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas, dejando a salvo lo previsto en las disposiciones transitorias, todas las normas que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

1. Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931:

a) Los títulos primero, tercero y quinto en cuanto afectan a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta.

b) El título sexto sobre películas cinematográficas.

c) El título séptimo sobre falsas indicaciones de procedencia y de crédito y reputación industrial.

2. De la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, el título décimo «De la competencia ilícita».

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.

1. Las tasas previstas en la presente Ley serán las establecidas en la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, actualizado su importe por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

2. En las Leyes de Presupuestos de cada año podrán modificarse los tipos tributarios de las tasas por servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial.

Tercera.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, aprobará el Reglamento y dictará las demás disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley y establecerá los procedimientos y los plazos en los que el Registro de la Propiedad Industrial deberá realizar los distintos trámites y resoluciones previstos en la misma.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 10 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Análisis

 Rango: Ley  Fecha de disposición: 10/11/1988  Fecha de publicación: 12/11/1988  Entrada en vigor el 12 de mayo de 1989.  Fecha de derogación: 31/07/2002

Referencias posteriores

Criterio de ordenación: por contenido por fecha

 SE DEROGA, por la LEY 17/2001, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-23093).  SE DECLARA, en los RECURSOS 265 y 266/1989 (Refs. 1989/4137 y

1989/6452), que las competencias controvertidas de los arts. 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85, párrafo 2 corresponden al País Vasco y Cataluña, por SENTENCIA 103/1999, de 3 de junio (Ref. BOE-T-1999-15011).

 SE MODIFICA: o los arts. 7, 16, 29, 44 y 51 y SE SUPRIME el art. 6, por LEY 14/1999 de 4

de mayo (Ref. BOE-A-1999-10035). o la rúbrica del título IX y SE AÑADE el art. 88 (núm. de art. corregido en

BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1999 (Ref. 1999/10227)) y la disposición

adicional 3, por LEY 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998- 30155).

 SE AÑADE un título IX, por el REAL DECRETO-LEY 8/1998 de 31 de julio (Ref. BOE-A-1998-19859).

 SE DICTA EN RELACION, adecuando a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los procedimientos de derechos de propiedad industrial: REAL DECRETO 441/1994, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-1994-7876).

 SE DEROGA, los arts. 87 a 89, por la LEY 3/1991, de 10 de enero (Ref. BOE-A- 1991-628).

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el reglamento de ejecución: REAL DECRETO 645/1990, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-1990-11643).

Referencias anteriores

 DEROGA en la forma indicada: o el Estatuto sobre Propiedad Industrial, texto refundido aprobado por

REAL ORDEN de 30 de abril de 1930 (GAZETA). o el título 10 de la Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902

(GAZETA).  EN RELACIÓN con la LEY 11/1986, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1986-7900).  CITA:

o ARREGLO de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891 (Ref. BOE-A-1979-14499).

o ARREGLO de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957 (Ref. BOE- A-1979-7659).

o LEY 17/1975, de 2 de mayo (Ref. BOE-A-1975-9248). o CONVENIO de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20

de marzo de 1883 (Ref. BOE-A-1974-207). o LEY 25/1970, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1970-1316).

Loi sur les marques no 32/1988, du 10 novembre 1988*

(modifiée en dernier lieu par la loi no 14/1999, du 4 mai1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier :Dispositions générales ......................................................................................1-10

Titre II :Interdictions d’enregistrement

Chapitre Ier :Interdictions absolues ............................................................................. 11

Chapitre II :Interdictions relatives ........................................................................12-14

Titre III :Procédure d’enregistrement...........................................................................15-29

Titre IV :Contenu du droit conféré par la marque

* Titre espagnol : Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. ** Loi sur les marques n° 32/1988, du 10 novembre 1988, modifiée par la loi sur la concurrence déloyale, n° 3/1991, du 10 janvier 1991 [Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal]; visée par le décret royal n° 441/1994, du 11 mars 1994, portant approbation du règlement d’adaptation à la loi n° 30/1992, du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune, des procédures relatives à l’octroi, au maintien et à la modification des droits de propriété industrielle [Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuadión a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de los prodecimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial]; modifiée par le décret-loi royal n° 8/1998, du 31 juillet 1998, sur les mesures urgentes en matière de propriété industrielle [Real Decreto-Ley 8/1998, del 31 de julio de 1998, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial]; modifiée par la loi n° 50/1998, du 30 décembre 1998, sur les mesures fiscales, administratives et d’ordre social [Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social]; et modifiée par la loi n° 14/1999, du 4 mai 1999, sur les taxes et prêts publics pour les services assurés par le Conseil de sécurité nucléaire [Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear]. ** Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 6 mai 1999. ** Source : communication des autorités espagnoles. ** Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’un texte codifié espagnol fourni par les autorités nationales. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Chapitre Ier :Effets de l’enregistrement et de la demande d’enregistrement de la marque...................................................................................................................30-34

Chapitre II :Actions en violation du droit conféré par une marque ......................35-40

Chapitre III :La marque comme objet du droit de propriété .................................41-46

Titre V :Nullité et déchéance Chapitre Ier :Nullité........................................................47-50

Chapitre II :Déchéance et renonciation.................................................................51-55

Chapitre III :Dispositions communes ...................................................................56-57

Titre VI :Marques collectives et marques de certification

Chapitre Ier :Marques collectives...........................................................................58-61

Chapitre II :Marques de certification ....................................................................62-64

Chapitre III :Dispositions communes ...................................................................65-72

Titre VII :Marques internationales...............................................................................73-75

Titre VIII :Noms commerciaux et enseignes d’établissement

Chapitre Ier :Noms commerciaux...........................................................................76-81

Chapitre II :Enseignes d’établissement.................................................................82-86

Titre IX :Transformation des marques communautaires et des enregistrements internationaux...............................................................................................................87-89

Dispositions supplémentaires

Dispositions transitoires

Disposition d’abrogation

Dispositions finales

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Le terme «marque» s’entend de tout signe ou moyen distinguant ou servant à distinguer sur le marché les produits ou services d’une personne de produits ou services identiques ou similaires d’une autre personne.

Art. 2. Peuvent notamment constituer une marque les signes ou moyens suivants :

a) les mots ou combinaisons de mots, y compris ceux qui servent à désigner les personnes;

b) les images, figures, symboles et graphiques; c) les lettres, les chiffres et leurs combinaisons; d) les formes tridimensionnelles, dont les emballages, la forme du produit ou

son conditionnement;

e) toute combinaison des signes ou moyens mentionnés à titre indicatif dans les alinéas précédents.

Art. 3. — 1) Le droit sur la marque s’acquiert par l’enregistrement valablement effectué en conformité avec les dispositions de la présente loi.

2) Toutefois, l’utilisateur d’une marque notoirement connue en Espagne dans les secteurs intéressés peut demander en justice la radiation d’une marque enregistrée postérieurement pour des produits identiques ou similaires qui est susceptible de créer une confusion avec la marque notoirement connue, à condition d’intenter son action dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque postérieure — à moins que cet enregistrement n’ait été demandé de mauvaise foi, auquel cas l’action en radiation est imprescriptible. L’utilisateur doit déposer, en même temps, une demande d’enregistrement de sa marque. L’instruction de cette demande est toutefois suspendue jusqu’à ce que la décision de justice soit entrée en force de chose jugée.

3) Si l’enregistrement d’une marque a été demandé en violation des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de cette marque, à condition d’intenter l’action correspondante avant la date d’enregistrement ou dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de publication de cet enregistrement.

Art. 4.— 1) Si, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de son enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet d’une utilisation effective et réelle en Espagne pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou si cette utilisation a été suspendue pendant une période ininterrompue de cinq ans, les sanctions prévues dans la présente loi sont applicables, à moins qu’il n’y ait des motifs justifiant le défaut d’utilisation.

2) Sont aussi considérés comme une utilisation aux fins du premier alinéa

a) l’emploi de la marque sous une forme qui ne diffère que par des éléments qui ne modifient pas notablement la forme sous laquelle elle a été enregistrée;

b) l’utilisation de la marque en Espagne en relation avec des produits ou services destinés exclusivement à l’exportation.

3) La marque est réputée utilisée par son titulaire dès lors qu’elle est utilisée par un tiers avec le consentement exprès du titulaire.

4) L’utilisation d’une marque pour un produit ou service déterminé sert à prouver cette utilisation pour des produits ou services relevant de la même classe de la classification internationale ou des produits ou services similaires, ou encore des produits ou services pour lesquels l’utilisation de la même marque par un tiers pourrait comporter

un risque d’association par les consommateurs en ce qui concerne l’origine des uns et des autres.

Art. 5. L’enregistrement d’une marque est accordé pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes ultérieures de 10 ans, à condition que soient remplies les conditions prévues à l’article 7.

Art. 6. [Supprimé] [Art. 6 supprimé par la loi no 14/1999.]

Art. 7. — 1) L’enregistrement de la marque est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de ses ayants droit, lesquels doivent prouver leur qualité au moyen d’un acte authentique, et à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être accompagnée d’une déclaration d’utilisation de celle-ci, établie sous forme d’acte authentique, et indiquer les produits ou services en relation avec lesquels elle a été utilisée.

3) La demande doit être déposée, et la taxe acquittée, dans les six mois précédant la fin de la période de validité de l’enregistrement. À défaut, elle peut être valablement déposée dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période de validité de l’enregistrement, sous réserve du versement simultané d’une surtaxe de 25 % si le paiement est effectué dans les trois premiers mois, et de 50 % s’il l’est dans les trois mois suivants.

4) Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’enregistrement de la marque est renouvelé uniquement pour les produits ou services en question.

5) Le renouvellement, qui est inscrit au registre des marques, prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de 10 ans correspondante.

6) Le renouvellement est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle [Boletín Oficial de la Propiedad Industrial]. Dans le cas où le renouvellement n’est pas accordé, un montant égal à 75 % de la taxe de renouvellement acquittée est remboursé, à la demande de l’intéressé.

[Al. 6) modifié par la loi no 14/1999.]

Art. 8.— 1) La marque ne peut être modifiée dans le registre au cours de sa période de validité, ni à l’occasion du renouvellement de son enregistrement. Toutefois, si elle comprend le nom et l’adresse du titulaire, toute modification de ces éléments qui ne modifie pas notablement l’identité de la marque telle qu’elle a été enregistrée à l’origine peut être enregistrée sur requête du titulaire et moyennant paiement de la taxe correspondante.

2) Les modifications visées à l’alinéa précédent sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et toute personne qui s’estime lésée par une modification de ce genre peut former un recours à cet égard.

Art. 9.— 1) Sont enregistrées sous le nom de «marques dérivées» les marques pour lesquelles une demande est déposée par le titulaire d’une autre marque, enregistrée antérieurement pour des produits ou services identiques, et dans lesquelles figure le même signe distinctif principal avec des modifications mineures ou des modifications concernant ses éléments accessoires.

2) La demande d’enregistrement d’une marque dérivée est instruite conformément à la procédure prévue au titre III de la présente loi; toutefois, l’examen des interdictions prévues aux articles 11, 12 et 13 porte uniquement sur les modifications introduites dans le signe distinctif principal ou ses éléments accessoires.

Art. 10. — 1) Peuvent obtenir l’enregistrement de marques, conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes physiques ou morales étrangères qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire espagnol ou qui jouissent des avantages de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 18831 [ci-après dénommée «Convention de Paris»], conformément aux dispositions de l’Acte de cette convention en vigueur en Espagne.

2) Peuvent aussi obtenir l’enregistrement de marques, conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales étrangères qui ne sont pas visées à l’alinéa précédent, à condition que l’État dont elles ont la nationalité autorise les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole à faire enregistrer des marques conformément à sa propre législation.

3) Les personnes physiques ou morales de nationalité espagnole et les personnes étrangères qui ont la nationalité d’un des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle2 [ci-après dénommée «Union de Paris»] ou qui, à défaut, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un des pays de l’union peuvent invoquer en leur faveur les dispositions énoncées dans le texte de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne, dans tous les cas où elles leur sont plus favorables que celles de la présente loi.

TITRE II INTERDICTIONS D’ENREGISTREMENT

Chapitre premier Interdictions absolues

Art. 11. — 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques, outre les signes et moyens qui ne peuvent constituer une marque conformément à l’article premier de la présente loi,

a) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes génériques se rapportant aux produits ou services qu’ils prétendent distinguer;

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 1-016 (N.d.l.r.). 2 Fondée par la Convention de Paris ci-dessus mentionnée (N.d.l.r.).

b) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes ou d’indications devenus habituels ou usuels pour désigner les produits ou les services dans le langage courant ou les pratiques loyales et constantes du commerce;

c) les signes ou moyens qui se composent exclusivement de signes ou d’indications servant, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les formes qui sont imposées par des impératifs techniques ou par la nature même des produits ou qui ont une incidence sur leur valeur intrinsèque;

e) les signes ou moyens qui sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

f) les signes ou moyens qui peuvent induire le public en erreur en ce qui concerne notamment la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services;

g) la couleur en elle-même; elle peut toutefois être enregistrée dès lors qu’elle est délimitée par une forme déterminée;

h) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent la dénomination, les armoiries, le drapeau, les décorations et autres emblèmes de l’Espagne, de ses communautés autonomes, de ses municipalités, provinces ou autres entités locales, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; ils ne peuvent, en tout état de cause, constituer qu’un élément accessoire du signe distinctif principal;

i) les signes ou moyens qui, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, doivent être refusés en vertu de l’article 6ter de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne; ils ne peuvent constituer qu’un élément accessoire du signe distinctif principal;

j) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par l’Espagne ou par tout autre État, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé.

2) L’alinéa 1)c) ne s’applique pas si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé, un caractère distinctif à la suite de l’utilisation qui en a été faite.

3) Peut être enregistrée en tant que marque la combinaison de divers signes mentionnés à l’alinéa 1)a), b) et c), si cette combinaison est conforme à l’article premier de la présente loi.

Chapitre II Interdictions relatives

Art. 12.— 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes ou moyens

a) qui, en raison de leur identité ou similitude phonétique, graphique ou conceptuelle avec une marque dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des produits ou services identiques ou similaires, peuvent créer la confusion sur le marché ou un risque d’association avec la marque antérieure;

b) qui, en raison de leur identité ou similitude phonétique, graphique ou conceptuelle avec un nom commercial dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des activités liées aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, peuvent créer la confusion sur le marché;

c) qui sont identiques à une enseigne d’établissement dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour les mêmes activités que celles dont relèvent les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

2) Peut toutefois être enregistrée une marque analogue à une autre marque ou à un nom commercial dont l’enregistrement a été demandé ou effectué antérieurement pour des produits, services ou activités identiques ou similaires, à condition que le déposant présente une autorisation écrite faisant foi, délivrée par le titulaire de l’enregistrement antérieur, et que, au besoin, les mesures nécessaires soient prises pour éviter le risque de confusion.

Art. 13. Ne peuvent être enregistrés en tant que marques a) le prénom, les noms, le pseudonyme ou tout autre moyen qui permet

d’identifier le déposant de la demande d’enregistrement de la marque, pour autant qu’ils fassent l’objet d’une des interdictions prévues à l’article1 2;

b) le nom civil ou l’image qui permet d’identifier une personne distincte du déposant de la marque, ainsi que le prénom, le nom, le pseudonyme ou tout autre moyen permettant au public en général d’identifier une personne distincte du déposant, à moins que leur enregistrement ne soit dûment autorisé; en tout état de cause, ces signes sont sujets aux autres interdictions prévues dans la présente loi;

c) les signes ou moyens qui laissent supposer une exploitation indue de la notoriété d’autres signes ou moyens enregistrés;

d) les signes ou moyens qui reproduisent ou imitent des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle, à moins que le titulaire de ce droit n’ait dûment autorisé leur enregistrement.

Art. 14. — 1) À moins de produire des justificatifs, l’agent ou représentant d’un tiers qui est titulaire d’une marque dans un autre pays de l’Union de Paris ne peut faire enregistrer cette marque à son nom sans le consentement de ce titulaire.

2) Le titulaire de la marque peut, dans les délais et conditions prévus aux articles 3, 26 et 48 de la présente loi, s’opposer à la demande d’enregistrement déposée par son agent ou représentant, ou, lorsque l’enregistrement a déjà été accordé, en demander

l’annulation, ou encore revendiquer la marque ou la demande d’enregistrement de celle- ci.

TITRE III PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

Art. 15. — 1) Les demandes d’enregistrement et l’enregistrement des marques donnent lieu à une inscription, conformément aux dispositions de la présente loi et sous la forme prévue par la voie réglementaire, au registre des marques tenu par l’Office de la propriété industrielle3.

2) La demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée directement auprès de l’Office de la propriété industrielle qui, dès sa réception, lui attribue un numéro et note le jour, l’heure et la minute du dépôt.

3) La demande d’enregistrement peut aussi être déposée auprès des directions provinciales du Ministère de l’industrie et de l’énergie, sous réserve du fait que la compétence exécutive en matière de propriété industrielle appartient, le cas échéant, à la communauté autonome, dont les organes sont dans ce cas habilités à recevoir la demande. Le service administratif qui a ainsi reçu la demande note officiellement le jour, l’heure et la minute du dépôt de la demande et transmet celle-ci à l’Office de la propriété industrielle.

De même, la demande peut être déposée auprès d’un bureau de poste sous pli ouvert adressé, par envoi recommandé et avec accusé de réception, à l’Office de la propriété industrielle. Dans ce cas, le bureau de poste note le jour, l’heure et la minute du dépôt. À défaut de mention de l’heure et de la minute, c’est la dernière heure du jour du dépôt qui est retenue.

La demande déposée auprès de l’un quelconque des services administratifs précités produit les mêmes effets que si elle avait été déposée auprès de l’Office de la propriété industrielle.

[Al. 3) visé par le décret royal n° 441/1994.]

Art. 16. — 1) Pour obtenir l’enregistrement d’une marque, il y a lieu de déposer une demande qui doit contenir les éléments suivants :

a) une requête en triple exemplaire adressée au directeur de l’Office de la propriété industrielle;

b) à titre facultatif, ou, s’agissant d’une marque tridimensionnelle, lorsqu’il est jugé que la reproduction de la marque ne montre pas celle-ci de façon suffisamment détaillée, une description en double exemplaire;

3 La loi relative à l’industrie no 21/1992, du 16 juillet 1992, a remplacé la dénomination «Office de la propriété industrielle» par «Office espagnol des brevets et des marques»; par conséquent, dans la présente loi, il faudra entendre par «Office espagnol des brevets et des marques» l’Office de la propriété industrielle chaque fois que ce dernier sera mentionné (N.d.l.r.).

c) s’agissant de marques qui contiennent des éléments graphiques, les épreuves permettant de les reproduire;

d) toutes autres pièces prévues par voie réglementaire. 2) La demande doit être accompagnée du justificatif de paiement de la taxe prévue

pour le dépôt correspondant.

3) La demande et les autres pièces qui doivent être déposées auprès de l’Office de la propriété industrielle doivent être rédigées en espagnol. Dans les communautés autonomes où existe aussi une autre langue officielle, ces pièces peuvent être rédigées dans cette autre langue en plus de l’espagnol.

[Al. 1)b) modifié par la loi no 14/1999.]

Art. 17. — 1) La requête en enregistrement d’une marque doit être adressée au directeur de l’Office de la propriété industrielle et être signée par le déposant ou son représentant, auquel cas les dispositions du titre XV de la loi sur les brevets [Ley de Patentes]4 sont applicables.

2) La requête doit non seulement contenir les éléments prévus par voie réglementaire, mais être complétée, le cas échéant, par les indications suivantes :

a) si une priorité étrangère est revendiquée, une déclaration en ce sens indiquant la date de priorité et le pays où le droit a été acquis;

b) si la marque a été utilisée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, la mention de ce fait afin de bénéficier de la priorité prévue à l’article 23 de la présente loi;

c) pour les marques dérivées, le numéro de la marque principale; d) le cas échéant, le nom et le domicile professionnel de l’agent de propriété

industrielle. Dans ce cas, il y lieu de soumettre une autorisation signée par l’intéressé.

Art. 18. La description doit contenir, au minimum, les mentions suivantes : a) identité du titulaire; b) date de la demande d’enregistrement de la marque et indication de la priorité

revendiquée;

c) reproduction du signe ou du moyen dont l’enregistrement en tant que marque est demandé;

d) description brève, mais détaillée, du signe ou moyen ainsi que de ses éléments constitutifs, dont ceux qui sont visés aux sous-alinéas a), b) ou c) de l’article 11.1) de la présente loi peuvent être exclus de la protection demandée;

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE — texte 2-001 (N.d.l.r.).

e) énumération précise des produits ou services auxquels la marque dont l’enregistrement est demandé doit s’appliquer, avec indication de la classe de la classification internationale dont ils relèvent.

Art. 19. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque ne peut porter sur plus d’une classe de produits ou services de la classification internationale établie en vertu de l’Arrangement de Nice du 15 juin 19575.

2) Si le titulaire d’un enregistrement de marque en vigueur désire étendre la gamme des produits ou services protégés par sa marque à un autre produit ou service appartenant à la même classe de la classification internationale, il doit déposer une nouvelle demande qui portera le numéro de la demande antérieure et sera instruite selon la procédure établie dans la présente loi en ce qui concerne les nouvelles demandes.

Art. 20. — 1) Toute demande d’enregistrement d’une marque déposée en bonne et due forme donne naissance à un droit de priorité au jour, à l’heure et à la minute où elle a été déposée.

2) Aux fins de l’alinéa précédent, la date de dépôt de la demande est celle de la remise par le déposant à l’office public habilité, conformément aux dispositions de l’article 15, des pièces et indications suivantes :

a) une déclaration selon laquelle l’enregistrement d’une marque est demandé; b) l’identité du déposant; c) la dénomination qui constitue la marque lorsque celle-ci est purement

verbale, ou un dessin de la marque si elle est figurative ou mixte;

d) les produits ou services auxquels la marque doit s’appliquer. 3) Toutefois, si, avant la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la

propriété industrielle, visée à l’article25de la présente loi, le déposant procède à une rectification entraînant la modification du dessin de la marque, la priorité est calculée à compter du jour, de l’heure et de la minute où la modification a été demandée.

La modification doit être demandée par écrit après paiement de la taxe correspondante.

Art. 21. — 1) La personne ou les ayants cause d’une personne qui a déposé en bonne et due forme une demande d’enregistrement de marque dans un des pays de l’Union de Paris jouissent, pour déposer en Espagne une demande d’enregistrement de la même marque, du droit de priorité prévu à l’article4 de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne.

2) Jouit du droit de priorité visé à l’alinéa précédent la personne qui a déposé une première demande de protection d’une marque dans un pays qui, sans appartenir à l’Union de Paris, reconnaît aux demandes d’enregistrement de marques déposées en

5 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques; voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX –– texte 3-001 (N.d.l.r.).

Espagne un droit de priorité ayant des effets équivalents à ceux que prévoit la Convention de Paris.

Art. 22. — 1) Le déposant qui souhaite revendiquer la priorité d’une demande antérieure doit présenter une copie certifiée par l’office du pays d’origine de la demande antérieure, sur laquelle figurent clairement la date de dépôt de la demande, les produits ou services visés ainsi qu’une reproduction du signe distinctif dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque. La revendication de priorité donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

2) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le titulaire doit présenter la copie certifiée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. À défaut, la revendication de priorité est réputée retirée et la priorité de la demande est celle de la date, de l’heure et de la minute de son dépôt.

3) En cas de revendication de la priorité d’une marque utilisée dans une exposition officielle ou officiellement reconnue, il y a lieu de mentionner l’acte, qui doit se trouver à l’Office de la propriété industrielle, dans lequel ce fait ainsi que le signe distinctif et les produits ou services pour lesquels il a été utilisé sont consignés.

4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le titulaire doit présenter la demande formelle dans un délai maximal de six mois à compter de la date consignée dans l’acte dressé lors de l’exposition. À défaut, la revendication de priorité est réputée retirée et il est procédé de la manière prévue dans la deuxième phrase de l’alinéa 2).

Art. 23. Une marque qui, n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande d’enregistrement, a été utilisée pour désigner des produits ou services qui ont figuré dans une exposition officielle ou officiellement reconnue bénéficie, à titre de date de priorité, de la date d’admission des produits ou services à l’exposition, à condition que la demande de son enregistrement soit déposée dans un délai de six mois à compter de la date d’admission.

Art. 24. — 1) L’Office de la propriété industrielle examine la demande déposée pour déterminer si elle remplit les conditions de forme prévues dans la présente loi. Les irrégularités constatées dans la demande sont notifiées au déposant afin qu’il puisse les corriger dans un délai d’un mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans ce délai, la demande est réputée n’avoir pas été déposée; la décision correspondante est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L’Office de la propriété industrielle examine aussi la demande pour déterminer si elle est motivée par l’intention de tirer abusivement parti de situations, faits ou signes de nature à porter atteinte à l’ordre juridique.

Dans ce cas, l’Office de la propriété industrielle peut suspendre la publication de la demande en notifiant ce fait au déposant pour qu’il puisse, dans un délai d’un mois, présenter les arguments opportuns.

Si l’Office de la propriété industrielle considère que les irrégularités visées aux deux paragraphes précédents ont été corrigées, il publie la demande et en poursuit l’instruction. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

Art. 25. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque qui remplit les conditions de forme prévues dans la présente loi, ou dont les irrégularités ont été corrigées, est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) La publication de la demande contient les mentions suivantes :

a) nom et adresse du ou des titulaires; b) date de la demande et, le cas échéant, date de priorité; c) reproduction claire du signe ou moyen dont l’enregistrement en tant que

marque est demandé;

d) liste des produits ou services visés, avec indication de la classe de la classification internationale.

Art. 26. — 1) Toute personne qui se considère lésée par l’enregistrement d’une marque peut s’opposer à cet enregistrement.

2) L’opposition doit être formée par écrit auprès de l’Office de la propriété industrielle, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, et elle donne lieu au paiement de la taxe correspondante.

Art. 27. — 1) A l’expiration du délai d’opposition, que des oppositions aient été formées ou non, l’examinateur des marques saisi du dossier procède d’office à l’examen de la demande et signale les interdictions, prévues aux articles 11, 12 et 13, dont elle peut faire l’objet.

2) Si aucune opposition n’a été formée et s’il ressort de l’examen que la demande ne viole pas les interdictions prévues au sous-alinéa d) de l’article 13 de la loi, l’examinateur saisi du dossier propose l’enregistrement de la marque.

3) Si des oppositions sont formées ou si une objection est signalée par l’office, la suspension de l’instruction est prononcée et les avis d’opposition ou les objections signalées sont publiés d’office dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que le déposant présente ses arguments dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis de suspension dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

4) Le déposant peut, en réponse à la décision de suspendre l’instruction, modifier la marque, soit en limitant la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été initialement demandé, soit en supprimant de l’ensemble de la marque l’élément ayant motivé la suspension, pour autant que cette suppression ne modifie pas notablement la forme sous laquelle l’enregistrement de la marque a été demandé. Ces modifications donnent lieu au paiement de la taxe correspondante.

Art. 28. À l’expiration du délai prévu pour la réponse à la décision de suspendre la procédure, que l’intéressé ait répondu ou non, il est proposé d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque, selon le cas, et il est statué sur la demande par voie de décision dûment motivée dans laquelle sont précisés, en cas de rejet, les motifs et enregistrements à l’origine du rejet.

Art. 29. — 1) La décision de refuser ou d’accorder l’enregistrement de la marque est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) Si l’enregistrement de la marque est accordé, le titre correspondant est délivré après paiement, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la décision d’enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la taxe d’enregistrement.

3) Si le délai de paiement est échu sans qu’aient été acquittées les taxes mentionnées à l’alinéa précédent, celles-ci peuvent encore l’être valablement moyennant le versement simultané d’une surtaxe de 25 % si le paiement intervient dans les trois premiers mois suivant l’échéance et de 50 % s’il intervient dans les trois mois suivants.

4) L’enregistrement accordé produit ses effets sous réserve du paiement de la taxe citée.

[Al. 2) et 4) modifiés par la loi no 14/1999.]

TITRE IV CONTENU DU DROIT CONFÉRÉ PAR LA MARQUE

Chapitre premier Effets de l’enregistrement et de la demande d’enregistrement de la

marque

Art. 30. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser dans la vie des affaires. Seul le titulaire peut désigner par cette marque les produits ou services correspondants, introduire sur le marché, dûment identifiés par elle, les produits ou services pour lesquels son enregistrement a été demandé et l’utiliser à des fins publicitaires.

Art. 31.— 1) Le titulaire de la marque enregistrée peut intenter les actions prévues à l’article 35 de la présente loi contre les tiers qui utilisent dans la vie des affaires, sans son consentement, une marque ou un signe identique ou analogue pour distinguer des produits ou services identiques ou similaires, si la similitude entre les signes et entre les produits ou services risque d’induire en erreur.

2) Lorsque les conditions énumérées à l’alinéa précédent sont remplies, il peut notamment être interdit

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette

fin, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d’importer les produits, de les exporter ou de les soumettre à tout autre régime douanier, tel le transit ou le dépôt en douane;

d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. 3) Le titulaire d’une marque enregistrée peut interdire aux commerçants ou

distributeurs de supprimer cette marque sans son consentement exprès, mais il ne peut

leur interdire d’ajouter séparément des marques ou signes distinctifs qui leur sont propres.

Art. 32.— 1) Le droit conféré par l’enregistrement de la marque n’autorise pas son titulaire à interdire aux tiers d’utiliser celle-ci pour des produits commercialisés en Espagne sous cette marque par lui-même ou avec son consentement exprès.

2) L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque les caractéristiques de ces derniers ont été modifiées ou altérées après la mise dans le commerce.

Art. 33. — 1) À condition qu’ils le fassent de bonne foi et qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation à titre de marque, les tiers peuvent, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement, utiliser sur le marché

a) le nom complet et l’adresse de celui-ci; b) des indications concernant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la

valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

2) Le titulaire de l’enregistrement d’une marque ne peut interdire aux tiers d’utiliser cette marque quand cela est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment dans le cas des accessoires ou pièces détachées, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale.

3) Il est interdit d’utiliser une indication de provenance géographique lorsqu’elle coïncide ou est susceptible d’être confondue avec une marque collective, et lorsqu’elle peut être remplacée par une autre qui indique de façon suffisamment claire la provenance.

Art. 34. — 1) Le droit conféré par l’enregistrement de la marque n’est opposable aux tiers, sauf en ce qui concerne l’article26, qu’à compter de son enregistrement. Toutefois, la demande d’enregistrement d’une marque confère au déposant, à compter de la date de sa publication, une protection provisoire sous la forme d’un droit à une indemnisation raisonnable et adaptée aux circonstances, qu’il peut faire valoir à l’égard de tout tiers qui, entre cette date et celle de la publication de l’enregistrement, fait de la marque un usage qui sera interdit après cette période.

2) Il est entendu que la demande d’enregistrement d’une marque n’a jamais eu les effets prévus à l’alinéa précédent lorsqu’elle a été retirée ou est réputée retirée, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision définitive de rejet.

Chapitre II Actions en violation du droit conféré par une marque

Art. 35. Le titulaire d’une marque enregistrée peut intenter auprès des instances judiciaires les actions civiles ou pénales appropriées contre ceux qui violent son droit et réclamer les mesures nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Art. 36. Le titulaire peut notamment, en cas de violation de son droit, demander au civil

a) la cessation des actes qui violent son droit; b) l’indemnisation au titre des dommages subis; c) l’adoption des mesures nécessaires pour éviter la poursuite de la violation et,

notamment, pour que soient retirés du circuit économique les produits, les emballages, le matériel publicitaire, les étiquettes et autres documents ayant matérialisé la violation du droit conféré par la marque;

d) la publication aux frais du condamné, par voie d’annonces et de notifications aux personnes intéressées, de la décision rendue par le tribunal. Cette mesure n’est applicable que si elle est expressément prévue dans la décision.

Art. 37. Quiconque viole le droit conféré par la marque enregistrée est tenu de réparer les dommages causés si le titulaire l’a dûment averti de l’existence de la marque, en la rendant identifiable de façon appropriée, ainsi que de la violation, en lui demandant d’y mettre fin, ou si, en violant ce droit, il a commis une faute ou agi avec négligence.

Art. 38. — 1) L’indemnisation au titre des dommages causés tient compte non seulement des pertes subies par le titulaire de l’enregistrement de la marque par suite de la violation de son droit mais aussi de son manque à gagner imputable à cette violation.

2) Le manque à gagner est déterminé, au choix du lésé, en fonction de l’un des critères suivants :

a) les bénéfices que le titulaire aurait retirés de l’utilisation de la marque si la violation n’avait pas eu lieu;

b) les bénéfices que l’auteur de la violation a réalisés grâce à cette violation; c) le prix que l’auteur de la violation aurait dû payer au titulaire de la marque

pour la concession d’une licence qui lui aurait permis de mener à bien l’utilisation conformément au droit.

3) Aux fins de la fixation du montant de l’indemnisation, il est tenu compte de la notoriété et du prestige de la marque, ainsi que du nombre et du type des licences concédées au moment où la violation a commencé.

4) L’indemnisation des dommages causés ne peut être réclamée qu’en relation avec les actes de violation accomplis au cours des cinq années précédant la date à laquelle l’action correspondante est intentée.

Art. 39. Les actions civiles découlant de la violation du droit conféré par une marque se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles peuvent être intentées.

Art. 40. Les dispositions du titre XIII de la loi sur les brevets no 11, du 20 mars 1986, sont applicables dans la mesure où elle ne sont pas incompatibles avec la nature même des marques. L’article 128 de la loi sur les brevets précitée n’est notamment pas applicable aux marques.

Chapitre III La marque comme objet du droit de propriété

Art. 41. — 1) La marque et la demande d’enregistrement d’une marque peuvent être cédées par tous les moyens reconnus par le droit, indépendamment de la transmission de la totalité ou d’une partie de l’entreprise.

2) Aux fins de la cession ou de la constitution d’un gage, la demande d’enregistrement d’une marque ou la marque déjà enregistrée est indivisible, bien qu’elle puisse appartenir en commun à plusieurs personnes.

Art. 42.— 1) Aussi bien la demande d’enregistrement d’une marque que la marque elle-même peuvent faire l’objet de licences portant sur la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et pour la totalité du territoire espagnol ou une partie de celui-ci. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) Les droits conférés par l’enregistrement ou la demande d’enregistrement de la marque peuvent être exercés à l’encontre d’un preneur de licence qui viole l’une des limitations de sa licence établies par contrat ou en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 43. Afin que la cession ou la licence d’utilisation de la marque produise ses effets à l’égard des tiers, elle doit revêtir la forme écrite et être inscrite au registre des marques.

Art. 44. — 1) L’inscription de la cession ou de la licence doit faire l’objet d’une requête, accompagnée, si la cession résulte d’un contrat, de l’un des documents justificatifs prévus à l’alinéa 1)b) de l’article11du Traité sur le droit des marques du 27 octobre 19946. Si la cession se produit du fait de la loi, par décision administrative ou par décision judiciaire, la requête doit être accompagnée d’une attestation de l’autorité publique à l’origine du document, ou encore d’une copie du document justifiant de la cession, authentifiée par-devant notaire ou par une autre autorité publique compétente. La même procédure est applicable lorsque est requise l’inscription de saisies ou d’autres mesures judiciaires.

2) La requête en inscription doit comporter les éléments suivants :

a) identité du titulaire de la marque et du cessionnaire ou du preneur de licence; b) indications permettant d’identifier la marque faisant l’objet de l’inscription. 3) Il est possible de solliciter, dans une même requête, l’inscription de la cession ou

licence d’utilisation de plusieurs marques, sans limitation quant au nombre, pour autant que la taxe correspondant à chaque enregistrement soit acquittée.

4) La cession ou licence d’utilisation de la marque principale emporte cession ou licence d’utilisation de ses marques dérivées, lesquelles ne peuvent à elles seules être cédées ou faire l’objet de licences.

6 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 3- 010 (N.d.l.r.).

[Al. 1) modifié par la loi no 14/1999.]

Art. 45.— 1) Si, à la réception de la requête en inscription d’une cession ou d’une licence, des défauts sont constatés dans les pièces composant cette requête, la suspension de la procédure d’inscription est prononcée et notifiée à l’intéressé afin qu’il corrige, dans un délai de deux mois, les défauts signalés.

À l’expiration de ce délai, la persistance des défauts signalés ne donne lieu à aucune nouvelle notification et il est procédé de la manière prévue à l’alinéa suivant.

2) L’Office de la propriété industrielle décide d’accepter ou de rejeter, en tout ou en partie, la requête en inscription. Sa décision est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec mention expresse des éléments suivants :

a) nom du cessionnaire ou du preneur de licence; b) numéro du dossier; c) indication des enregistrements visés; d) date de la décision; e) le cas échéant, nom de l’agent de propriété industrielle. Art. 46. — 1) La marque peut, indépendamment de l’entreprise, être donnée en

garantie ou faire l’objet d’autres droits réels. Si un nantissement est constitué sur la marque, il est régi par les dispositions spécifiques qui lui sont applicables et doit être notifié à l’Office de la propriété industrielle.

2) La marque peut aussi être saisie indépendamment de l’entreprise et faire l’objet des mesures découlant de la procédure de saisie-exécution.

3) Pour produire leurs effets à l’égard des tiers, les droits et mesures prévus aux alinéas précédents doivent être inscrits au registre des marques et publiés dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE V NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

Chapitre premier Nullité

Art. 47.— 1) Une marque est radiée du registre dès lors que, par décision judiciaire définitive, son enregistrement a été déclaré nul parce que contraire aux dispositions des articles premier et 11 de la présente loi.

2) Toutefois, lorsque la marque a été enregistrée en violation de la disposition du sous-alinéa c) de l’article11.1) , elle ne peut être déclarée nulle si, du fait de l’utilisation qui en a été faite par son titulaire ou avec le consentement de celui-ci, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

3) L’action en annulation de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles premier et 11 de la présente loi est imprescriptible.

Art. 48.— 1) Une marque est radiée du registre dès lors que, par décision judiciaire définitive, son enregistrement a été déclaré nul parce que contraire aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente loi.

2) L’action en annulation de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles 12, 13 et 14 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, à moins que cet enregistrement n’ait été demandé de mauvaise foi, auquel cas l’action est imprescriptible.

Art. 49. Si l’enregistrement de la marque est déclaré nul uniquement pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation ne porte que sur les produits ou services en question.

Art. 50. — 1) La déclaration de nullité a pour effet que la demande n’a jamais été valable; l’enregistrement et la demande correspondante sont réputés n’avoir jamais eu les effets prévus au chapitre premier du titre IV de la présente loi, dans la mesure où la nullité est prononcée.

2) Sans préjudice de l’indemnisation au titre des dommages causés lorsque le titulaire de la marque a agi de mauvaise foi, l’effet rétroactif de l’annulation n’a pas d’incidence sur

a) les décisions judiciaires relatives à la violation de la marque qui sont entrées en force de chose jugée et ont été exécutées avant la déclaration de nullité;

b) les contrats conclus avant la déclaration de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à celle-ci. Pour des motifs d’équité et pour autant que les circonstances le justifient, il est toutefois possible de réclamer la restitution de sommes payées en vertu d’un tel contrat.

3) Une fois définitive, la déclaration de nullité de l’enregistrement de la marque a envers tous force de chose jugée.

Chapitre II Déchéance et renonciation

Art. 51. — 1) Une marque est radiée du registre dès lors qu’expire la durée légale de son enregistrement sans que celui-ci ait été renouvelé conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi.

2) [Supprimé]

3) La marque tombée en déchéance pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas précédents peut être restaurée conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi sur les brevets, n° 11 du 20 mars 1986.

[Al. 2) supprimé par la loi no 14/1999.]

Art. 52.— 1) Une marque est radiée du registre lorsque le titulaire notifie par écrit à l’office sa renonciation au droit conféré par cette marque.

2) Si la renonciation porte uniquement sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation n’est effectuée que pour les produits ou services en question.

3) La renonciation du titulaire d’une marque qui fait l’objet de droits réels, de gages ou de licences inscrits au registre des marques n’est pas recevable sans le consentement des titulaires des droits inscrits.

4) La renonciation à la marque ne produit ses effets qu’une fois inscrite au registre des marques.

Art. 53. La déchéance de l’enregistrement de la marque est prononcée par les tribunaux et l’Office de la propriété industrielle procède à la radiation

a) lorsque la marque n’a pas été utilisée conformément à l’article4 de la présente loi; dans l’action en annulation, il incombe au titulaire de la marque de prouver que celle-ci a été utilisée conformément à l’article4 ou qu’existent des motifs justifiant le défaut d’utilisation; toutefois, la déchéance de l’enregistrement de la marque ne peut être prononcée si, durant la période comprise entre l’expiration du délai prévu à l’article précité et les trois mois précédant l’introduction de l’action en annulation, le titulaire de la marque démontre qu’il a commencé à l’utiliser de bonne foi conformément audit article;

b) lorsque, dans le commerce, la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle du produit ou service pour lequel elle a été enregistrée;

c) lorsque, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la marque peut, par suite de l’utilisation qui en est faite par le titulaire ou avec son consentement, induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique de ces produits ou services;

d) lorsque, par suite d’une transmission de droits ou pour d’autres motifs, le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions prévues à l’article10 de la présente loi.

Art. 54. Si le motif de la déchéance concerne seulement une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la déchéance n’est prononcée que pour les produits ou services en question.

Art. 55.— 1) L’enregistrement d’une marque qui est tombé en déchéance en vertu des articles 51 et 52 cesse de produire des effets juridiques à compter du moment où se sont produits les faits ou omissions ayant donné lieu à la déchéance, sans préjudice de sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2) L’enregistrement d’une marque qui est tombé en déchéance en vertu d’une décision judiciaire cesse de produire ses effets dès lors que la décision entre en force de chose jugée.

Chapitre III Dispositions communes

Art. 56. L’action en annulation ou en déchéance de l’enregistrement de la marque peut être intentée par l’Office de la propriété industrielle ou par toute personne ayant un intérêt légitime.

Art. 57. La décision judiciaire finale prononçant la déchéance ou la nullité de l’enregistrement de la marque est communiquée, d’office ou sur requête d’une des parties, à l’Office de la propriété industrielle afin que celui-ci procède immédiatement à la radiation et à sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE VI MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE

CERTIFICATION

Chapitre premier Marques collectives

Art. 58. Les associations de producteurs, fabricants, commerçants ou prestataires de services peuvent demander l’enregistrement de marques collectives pour différencier sur le marché les produits ou services de leurs membres des produits ou services de personnes qui n’appartiennent pas à ces associations.

Art. 59. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comporter un règlement d’utilisation dans lequel figurent des indications permettant d’identifier l’association qui la dépose et dans lequel sont indiqués les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions à remplir pour devenir membre de l’association, les conditions d’utilisation de la marque et les motifs pour lesquels cette utilisation peut être interdite à un membre de l’association.

2) Lorsque les associés n’observent pas le règlement d’utilisation de la marque collective, le titulaire de celle-ci peut leur en interdire l’utilisation ou prendre à leur égard d’autres sanctions prévues dans le règlement d’utilisation.

Art. 60. — 1) Le titulaire de la marque collective doit soumettre à l’Office de la propriété industrielle toute proposition de modification du règlement d’utilisation. Sont rejetées les propositions de modification qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 59 et 66.2) de la présente loi.

2) La modification du règlement d’utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l’Office de la propriété industrielle.

Art. 61. La marque collective ne peut être transmise à des tiers et les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l’association ne peuvent être autorisées à l’utiliser.

Chapitre II Marques de certification

Art. 62. — 1) La marque de certification est le signe ou moyen qui certifie les caractéristiques communes, en particulier la qualité, les composants et l’origine, des produits ou services élaborés ou distribués par des personnes dûment autorisées et contrôlées par le titulaire de la marque.

2) Ne peuvent être enregistrées comme marques de certification les appellations d’origine qui sont réglementées par la Loi no 25/1970, du 2 décembre 1970, sur le statut de la vigne, du vin et des alcools [Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, de Vino y de los Alcoholes] ainsi que par des textes complémentaires et qui, en tout état de cause, sont régies par les dispositions particulières les concernant.

Art. 63. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de certification doit comporter un règlement d’utilisation dans lequel sont indiqués la qualité, les composants, l’origine ou toutes autres caractéristiques des produits ou services correspondants. Le règlement d’utilisation fixe aussi les mesures de contrôle que le titulaire de la marque de certification s’engage à prendre, ainsi que les sanctions appropriées.

2) Le règlement d’utilisation doit faire l’objet, de la part de l’organisme administratif compétent, d’un avis favorable quant à la nature des produits ou services auxquels la marque de certification se rapporte. En cas d’avis défavorable, la demande d’enregistrement de la marque de certification est rejetée après audition du déposant.

3) Lorsque les utilisateurs d’une marque de certification n’observent pas le règlement d’utilisation de celle-ci, le titulaire peut révoquer l’autorisation d’utiliser la marque ou prendre d’autres sanctions prévues dans le règlement d’utilisation.

Art. 64.— 1) Le titulaire de la marque de certification doit soumettre à l’Office de la propriété industrielle toute proposition de modification du règlement d’utilisation. Sont rejetées les propositions de modification qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 63 et 66.2) de la présente loi.

2) La modification du règlement d’utilisation produit ses effets une fois inscrite auprès de l’Office de la propriété industrielle.

Chapitre III Dispositions communes

Art. 65. Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marques collectives et les marques de certification sont régies par la présente loi.

Art. 66. — 1) Ne peuvent être enregistrés comme marques collectives ou marques de certification les signes ou moyens visés par les interdictions énoncées aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au sous- alinéa c) de l’article11.1) , qui ne s’applique pas à ces marques pour ce qui est des dénominations géographiques.

2) Sont irrecevables, en outre, les demandes d’enregistrement de marques collectives ou de marques de certification qui ne sont pas conformes aux dispositions des

articles 58, 59, 62 et 63 de la présente loi, ou dont le règlement d’utilisation est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 67. — 1) Le déposant doit indiquer expressément, dans la demande d’enregistrement, que la marque est une marque collective ou une marque de certification.

2) Les marques collectives et les marques de certification sont inscrites dans une section spéciale du registre des marques.

3) Le règlement de la marque collective ou de la marque de certification ainsi que les modifications dont il peut faire l’objet ultérieurement doivent être déposés auprès de l’Office de la propriété industrielle pour approbation.

4) Toute personne peut examiner le règlement de la marque collective ou de la marque de certification déposé à l’Office de la propriété industrielle.

Art. 68. — 1) Sauf disposition contraire prévue dans le règlement d’utilisation, les actions liées à l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification ne peuvent être intentées que par le titulaire.

2) Le titulaire d’une marque collective ou d’une marque de certification peut réclamer, dans l’intérêt des personnes habilitées à utiliser la marque, la réparation des dommages que celles-ci ont subis du fait de l’utilisation non autorisée de la marque.

Art. 69. L’utilisation des marques collectives et des marques de certification par toute personne habilitée doit être conforme aux dispositions de l’article 4 de la présente loi.

Art. 70. La nullité de l’enregistrement des marques collectives ou des marques de certification peut être prononcée non seulement pour l’un des motifs prévus aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, mais aussi pour violation des dispositions de son article 66.2).

Art. 71. Les marques collectives ou les marques de certification tombent en déchéance non seulement pour les motifs applicables aux marques individuelles mais aussi, sur décision judiciaire finale, dans l’une des circonstances suivantes

a) lorsque la modification du règlement d’utilisation a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 60.1) et 64.1);

b) lorsque le titulaire d’une marque en a autorisé ou toléré l’utilisation contrairement aux dispositions du règlement d’utilisation ou en violation de celles-ci;

c) lorsque le titulaire d’une marque collective constituée d’appellations ou signes géographiques a refusé arbitrairement d’autoriser une personne remplissant les conditions prévues dans le règlement d’utilisation à devenir membre de l’association, ou lorsque le titulaire d’une marque de certification a refusé arbitrairement d’en autoriser l’utilisation à une personne qui apporte la preuve de sa capacité à remplir les conditions prévues dans le règlement d’utilisation. Toutefois, les marques collectives ou les marques de certification ne tombent pas en déchéance lorsque le tribunal reconnaît le

droit de la personne à devenir membre de l’association et maintient en vigueur la marque collective ou la marque de certification;

d) lorsque le titulaire d’une marque de certification a utilisé celle-ci pour les produits fabriqués ou les services fournis par lui-même ou une personne ayant des liens économiques avec lui.

Art. 72. Une marque collective ou une marque de certification qui a été radiée du registre pour l’un des motifs prévus dans la présente loi ou dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé par son titulaire ne peut être enregistrée en relation avec des produits ou services identiques ou similaires pendant un délai de trois ans à compter du jour où la radiation de la marque a été publiée ou, le cas échéant, à compter du jour où a pris fin le délai légal pour renouveler l’enregistrement.

TITRE VII MARQUES INTERNATIONALES

Art. 73. Sur requête expresse du titulaire, l’enregistrement international d’une marque effectué en vertu de l’Acte de l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques7 en vigueur en Espagne étend ses effets à l’Espagne.

Art. 74. L’Office de la propriété industrielle peut, conformément à l’article5 de l’Acte de l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques en vigueur en Espagne, refuser de protéger la marque internationale en Espagne.

Art. 75. — 1) Le titulaire d’une marque enregistrée en Espagne qui en demande l’enregistrement international doit déposer sa demande par l’intermédiaire de l’Office de la propriété industrielle, sous la forme établie dans l’Acte de l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques en vigueur en Espagne.

2) Cette demande peut être déposée, conformément aux dispositions de l’article 15.3) de la présente loi, auprès des directions provinciales du Ministère de l’industrie et de l’énergie, sous réserve du fait que la compétence exécutive en matière de propriété industrielle appartient, le cas échéant, aux communautés autonomes, dont les organes sont dans ce cas habilités à recevoir la documentation. Les communautés autonomes transmettent alors la demande à l’Office de la propriété industrielle.

3) La demande d’enregistrement international ou la demande de renouvellement de celui-ci donne lieu au paiement d’une taxe nationale.

TITRE VIII NOMS COMMERCIAUX ET ENSEIGNES

D’ÉTABLISSEMENT 7 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX –– texte 3- 004 (N.d.l.r.).

Chapitre premier Noms commerciaux

Art. 76.— 1) On entend par nom commercial le signe ou la dénomination qui sert à identifier une personne physique ou morale dans l’exercice de son activité d’entreprise et qui distingue son activité des activités identiques ou similaires.

2) Peuvent notamment constituer des noms commerciaux

a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales;

b) les dénominations de fantaisie; c) les dénominations faisant allusion à l’objet de l’activité de l’entreprise; d) les anagrammes; e) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux sous-alinéas

précédents.

Art. 77. Le nom commercial est protégé dans les conditions prévues à l’article 8 de l’Acte de la Convention de Paris en vigueur en Espagne, à condition que son titulaire prouve qu’il l’a utilisé en Espagne. Lorsque le titulaire du nom commercial intente une action en annulation de l’enregistrement postérieur d’une marque ou d’un nom commercial ou d’une enseigne d’établissement, il doit prouver l’utilisation mentionnée dans la phrase précédente et intenter son action dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l’enregistrement correspondant.

Art. 78. — 1) L’enregistrement du nom commercial auprès de l’Office de la propriété industrielle est facultatif et confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser, dans la vie des affaires, aux conditions prévues dans la présente loi.

2) Dans la demande d’enregistrement d’un nom commercial, le déposant doit préciser l’activité d’entreprise qu’il se propose de distinguer au moyen du nom en question et joindre un justificatif du versement de l’impôt minimal [licencia fiscal] pour cette activité.

3) Lorsque le déposant veut utiliser la dénomination du nom commercial comme marque de produit ou de service, il doit procéder aux deux enregistrements séparément.

4) L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent et, par conséquent, l’emploi du nom commercial comme dénomination appliquée aux produits ou services au préjudice d’une marque sont réputés être, selon le cas, une violation du droit exclusif sur la marque ou un acte de concurrence déloyale.

Art. 79. Le nom commercial ne peut être transmis qu’avec la totalité de l’entreprise. Art. 80. — 1) Les personnes morales demandant l’enregistrement de leur

dénomination comme nom commercial doivent justifier du fait qu’elle leur appartient en présentant l’acte constitutif correspondant.

2) Si la dénomination a été modifiée après constitution de l’entreprise, cette modification doit être prouvée au moyen d’un acte authentique.

Art. 81. Outre les dispositions des articles précédents, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent au nom commercial, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de celui—ci.

Sont notamment applicables aux noms commerciaux les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement figurant sous le titre III de la présente loi.

Chapitre II Enseignes d’établissement

Art. 82. — 1) On entend par enseigne d’établissement le signe ou la dénomination qui sert à porter l’existence d’un établissement à la connaissance du public et à le distinguer d’autres établissements destinés à des activités identiques ou similaires.

2) Peuvent notamment constituer des enseignes d’établissement

a) les noms patronymiques, les raisons sociales et les dénominations des personnes morales;

b) les dénominations de fantaisie; c) les dénominations faisant allusion à l’activité de l’établissement; d) les anagrammes; e) toute combinaison des signes mentionnés à titre indicatif aux alinéas

précédents.

Art. 83. Les enseignes d’établissement sont enregistrées pour la ou les circonscriptions municipales mentionnées dans la demande.

Il y a lieu d’indiquer, dans la demande d’enregistrement d’une enseigne, la ou les circonscriptions municipales où sont situés l’établissement et les succursales pour lesquels la demande est déposée, ainsi que les activités auxquelles l’enseigne doit se rapporter.

Lorsque ces succursales sont sises dans d’autres circonscriptions municipales, il y a lieu de procéder à un nouvel enregistrement, la date de priorité étant déterminée par celle à laquelle la nouvelle demande est déposée.

Art. 84. Pour chaque établissement ouvert au public, il ne peut être enregistré qu’une seule enseigne, laquelle peut être utilisée pour l’établissement principal et les succursales sis dans la circonscription municipale pour laquelle elle a été enregistrée.

Art. 85. Outre les dispositions des articles précédents, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s’appliquent à l’enseigne d’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de celle-ci.

Sont notamment applicables aux enseignes d’établissement les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement figurant sous le titre III de la présente loi.

Art. 86. Ne peut être enregistré comme enseigne d’établissement un signe qui ne se distingue pas suffisamment d’une marque ou d’un nom commercial ou encore d’une autre enseigne enregistrée pour la même circonscription municipale.

TITRE IX TRANSFORMATION DES MARQUES

COMMUNAUTAIRES ET DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

[Titre IX abrogé par la loi no 3/1991; nouveau titre IX ajouté par le décret-loi royal no 8/1998 etmodifié par la loi n o 50/1998.]

Art. 87. — 1) La procédure de transformation d’une demande ou d’une marque communautaire en demande de marque nationale est ouverte par la réception par l’organe compétent pour en décider de la requête en transformation transmise par l’Office d’harmonisation du marché intérieur [Oficina de Armonización de Mercado Interior].

2) Dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure, le requérant doit accomplir les formalités suivantes :

a) acquitter la taxe fixée à l’article 16.2) de la présente loi pour chaque classe de produits ou services comprise dans la demande ou dans l’enregistrement de marque communautaire joint à la requête en transformation;

b) présenter une traduction en espagnol de la requête en transformation et des documents qui l’accompagnent lorsque ces textes sont rédigés dans une autre langue;

c) indiquer un domicile en Espagne aux fins de notification; d) fournir quatre reproductions de la marque pour chaque classe de produits

mentionnés dans la requête en transformation s’il s’agit d’une marque graphique ou contenant des éléments graphiques; si des couleurs sont revendiquées, indiquer précisément celles-ci et leur localisation dans le dessin.

3) La requête en transformation est considérée aux fins de la recherche des antériorités comme présentée à la date attribuée à la demande de marque communautaire initiale et, en cas de revendication de priorité ou d’ancienneté, les mêmes droits y sont attachés. Aux fins des dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi, est considérée comme date de dépôt de la demande celle du jour où la requête en transformation a été reçue par l’organe compétent.

4) Les demandes de transformation sont traitées dans le système multiclasse et, si elles sont acceptées, donnent lieu, pour chaque classe de la classification internationale pour laquelle la marque est protégée, au paiement des taxes visé à l’article 29.2) de la présente loi. Par ailleurs, ces requêtes sont traitées comme des demandes de marque nationale. Toutefois, si la requête en transformation vise une marque communautaire déjà enregistrée, elle est enregistrée sans autre formalité comme marque nationale, à moins que, du fait de la renonciation, du défaut de renouvellement ou pour tout autre motif du fait du titulaire, demeure en suspens quant au fond une question de nullité ou de caducité susceptible d’avoir un effet sur la protection de la marque en Espagne, auquel cas celle-ci est traitée comme une demande de marque nationale.

[Art. 87 abrogé par la loi no 3/1991 et nouvel art. 87 ajouté par le décret-loi royal no 8/1998.]

Art. 88. L’auteur de la requête en transformation d’un enregistrement international annulé en vertu de l’article 6.4) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid du 27 juin 19898 doit présenter, dans un délai de trois mois à compter de l’annulation, une demande d’enregistrement national pour chaque classe de produits ou de services comprise dans l’enregistrement international mentionnée dans la demande de conversion, conformément aux dispositions des articles 16et 19 de la présente loi. La requête en transformation est traitée comme une demande de marque nationale. Toutefois, si cette requête vise une marque nationale déjà enregistrée en Espagne, l’enregistrement en tant que marque nationale est accordé sans autre formalité, les dispositions de l’article 29 de la présente loi étant applicables pour chaque classe de produits ou de services mentionnée dans l’enregistrement.

[Art. 88 abrogé par la loi no 3/1991 et nouvel art. 88 ajouté par la loi no 50/1998.]

Art. 89. [Abrogé] [Art. 89 abrogé par la loi no 3/1991.]

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES Première disposition. Le renvoi fait, à l’article 139 de la loi sur la propriété

industrielle du 16 mai 1902 [Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902], à l’article 132 de cette même loi doit s’entendre comme constituant un renvoi aux articles 87 et 88 de la présente loi.

Deuxième disposition. La loi de réglementation de la procédure administrative commune [Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo Común] s’applique, à titre supplétif, aux actes administratifs prévus dans la présente loi, ces derniers pouvant faire l’objet de recours conformément aux dispositions qui régissent la juridiction contentieuse administrative.

Troisième disposition. Les délais maximaux de décision en matière de procédures régies par la présente loi sont comptés à partir de la date de réception par l’Office espagnol des brevets et des marques des demandes correspondantes et sont fixés comme suit :

A. enregistrement de signes distinctifs : 12 mois si la demande ne fait l’objet d’aucune suspension et qu’aucune opposition n’a été formée et 20 mois dans le cas contraire;

B. renouvellement de signes distinctifs : huit mois en l’absence de suspension et 12 mois dans le cas contraire;

8 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques; voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX –––– texte 3-007 (N.d.l.r.).

C. inscription de cessions, de droits réels, de licences contractuelles et d’autres modifications de droits : six mois en l’absence de suspension et huit mois, dans le cas contraire;

D. restauration de signes distinctifs : six mois;

E. transformation d’enregistrements internationaux : cinq mois si la requête en transformation vise une marque internationale déjà accordée en Espagne, et le délai fixé pour la procédure d’enregistrement de marques nationales, dans le cas contraire;

F. transformation de marques communautaires : cinq mois si la requête en transformation vise une marque communautaire déjà enregistrée, et le délai fixé pour la procédure d’enregistrement de marques nationales dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, le délai est compté à partir de la date à laquelle le déposant a accompli les formalités visées à l’alinéa 3 de l’article 110 du Règlement sur la marque9.

[Deuxième disposition supplémentaire visée par le décret royal no 441/1994; troisième disposition supplémentaire ajoutée par la loi no 50/1998.]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES Première disposition. Les demandes d’enregistrement de marques, de noms

commerciaux et d’enseignes d’établissement déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites et font l’objet d’une décision conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de leur dépôt.

Deuxième disposition. Les marques, noms commerciaux et enseignes d’établissement dont l’enregistrement a été accordé conformément aux dispositions du code de la propriété industrielle10 [Estatuto de la Propiedad Industrial] sont régis par la présente loi.

Sont toutefois applicables, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au premier renouvellement qui interviendra conformément aux dispositions du code, les dispositions relatives à la durée, au paiement des taxes quinquennales et au renouvellement prévues dans le code.

Troisième disposition. Quiconque utilise une marque avant rentrée en vigueur de la présente loi peut demander en justice l’annulation d’une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires qui est susceptible de créer une confusion avec la marque précédemment utilisée, à condition d’intenter son action dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et moins de trois ans après la date

9 Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire modifié par le règlement du Conseil (CE) no 3288/94 du 22 décembre 1994 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du Cycle d’Uruguay; voir Lois et traités de propriété industrielle, LOIS RÉGIONALES — texte 3-003 (N.d.l.r.). 10 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE — texte 1-002 (N.d.l.r.).

de publication de l’enregistrement de la marque que le demandeur cherche à faire annuler.

Quatrième disposition. Pendant un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les marques tombées en déchéance en vertu de l’alinéa 2) de l’article 51 peuvent être restaurées par leur titulaire ou son ayant cause à condition que la restauration soit demandée dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration du délai visé à l’alinéa 3) de l’article 6 de la présente loi.

La requête en restauration est instruite conformément aux dispositions de l’article 161 du code de la propriété industrielle.

Cinquième disposition. Les actions judiciaires intentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises à la procédure sous l’empire de laquelle elles ont été intentées.

Sixième disposition. Tant que les tribunaux supérieurs de justice ne sont pas constitués et entrés en fonction, sont compétents pour connaître des actions civiles découlant des droits conférés par la présente loi les tribunaux de première instance des villes principales [capitales] où sont sises les cours d’appel [Audiencias Territoriales].

DISPOSITION D’ABROGATION Sont abrogées, sauf en ce qui concerne les questions visées dans les dispositions

transitoires, toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment les suivantes :

1) S’agissant du code de la propriété industrielle, approuvé par le décret-loi royal du 26 juillet 1929, texte refondu approuvé par l’ordonnance royale du 30 avril 1930 et ratifié avec force de loi par celle du 16 septembre 1931 :

a) les dispositions des titres premier, III et V pour ce qui a trait aux marques, aux noms commerciaux et aux enseignes d’établissement, sauf en ce qui concerne les questions visées dans les première, deuxième et quatrième dispositions transitoires;

b) les dispositions du titre VI relatives aux films cinématographiques; c) les dispositions du titre VII relatives aux fausses indications de provenance et

de crédit et réputation industriels.

2) S’agissant de la loi sur la propriété industrielle du 16 mai 1902, les dispositions du titre X intitulé «Concurrence illicite».

DISPOSITIONS FINALES Première disposition. La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication

dans le Bulletin officiel de l’État [Boletín Oficial del Estado]. Deuxième disposition. — 1) Les taxes prévues dans la présente loi sont celles qui

ont été établies par la loi no 17 du 2 mai 1975 portant création de l’organisme autonome appelé «Office de la propriété industrielle» [Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación

del Organismo Autónomo Registro de la Propriedad Industrial], et dont le montant est actualisé par les lois budgétaires générales de l’État [Leyes de Presupuestos Generales del Estado].

2) Les lois budgétaires de chaque exercice peuvent modifier le montant des taxes perçues au titre des services, prestations et activités de l’Office de la propriété industrielle.

Troisième disposition. Le Gouvernement, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, approuve le règlement d’exécution de la présente loi et édicte toutes autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celle-ci, de même qu’il arrête les procédures et fixe les délais dans le cadre desquels l’Office de la propriété industrielle doit mener à bien les différentes procédures d’instruction et prendre les décisions prévues dans cette loi.

(Ce texte remplace ceux classés précédemment sous les numéros de cote 3-001 et 3-002.)