Le Requérant est Pacific Asia Travel Association de Bangkok, Thaïlande, représenté par BMH Avocats, France.
Le Défendeur est Jaime Serrano-Guerra, Pata France de Paris, France, représenté par Selarl Marchais Associés, France.
Le nom de domaine litigieux <patafrance.com> est enregistré auprès d’IP Twins SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par Pacific Asia Travel Association auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 avril 2016. Le 13 avril 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 18 avril 2016, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement en invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 18 avril 2016.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur le 19 avril 2016. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2016. Le même jour, le Défendeur a fait parvenir sa réponse. Le 17 mai 2016, le Requérant a déposé une communication additionnelle non-sollicitée.
Le 28 juin 2016, le Centre nommait David Taylor, Scott Blackmer et Marie-Emmanuelle Haas comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant est une association à but non lucratif créée en 1951 et ayant son siège à Bangkok, Thaïlande. Cette association est connue dans le monde entier sous l’acronyme “PATA” et a pour objet la promotion du tourisme dans la région Asie Pacifique. Elle possède des “chapitres” (antennes locales) dans de nombreux pays, y compris la France, et elle est titulaire de nombreuses marques dans le monde entier protégeant son acronyme “PATA” ainsi que son logo, telles que la marque verbale PATA enregistrée auprès de l’United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) dans les classes 41 et 42 sous le numéro 1755820 le 2 mars 1993 et revendiquant un premierusage dans le commerce le 31 décembre 1956. Le Requérant a également enregistré de nombreux noms de domaine incluant son acronyme “PATA” et il exploite notamment le site Internet “www.pata.org”.
Le Défendeur est le président de l’association Loi 1901 “Comité Pacifique et Tourisme Associés (Comité PATA)” créée en 1969 et nommée chapitre officiel pour la France par le Requérant en 1999 jusqu’en 2014. L’association présidée par le Défendeur détient une marque semi-figurative PATA FRANCE enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (“INPI”) en France dans les classes 35, 38, 39, 41 et 42 le 15 octobre 2001, sous le numéro 3126014.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 12 décembre 2005. Le nom de domaine litigieux n’est pas exploité par son titulaire.
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. A cet égard, le Requérant avance que la marque PATA dont il est titulaire est couramment utilisée et jouit d’une forte notoriété dans le monde entier, y compris la France, malgré le fait que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un dépôt en France. Il soutient que la marque PATA est reproduite intégralement et à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Il estime en outre que l’adjonction du nom géographique “France” dans le nom de domaine litigieux est banal et usuel afin de désigner le lieu où sont offerts les services. D’ailleurs, le Requérant déclare qu’il utilise son acronyme en association avec des noms de pays pour indiquer l’origine des services par pays, tels que “www.pata-germany.de” (Allemagne), “www.patajapan.com” (Japon), “www.pata-thailand.org” (Thaïlande), entre autres. Le Requérant avance qu’en raison du format des noms de domaine utilisé par les chapitres du Requérant, le nom de domaine litigieux pourrait laisser croire aux utilisateurs qu’il renvoie sur la page du chapitre français du Requérant.
Le Requérant estime que le Défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dès lors qu’il est une personne physique dont le nom de famille n’a aucun rapport avec le nom de domaine litigieux. Le Requérant avance en outre que le Défendeur n’est pas titulaire de droits de marques sur “Pata France” et n’est pas connu sous ce nom. Par ailleurs, le Requérant soutient que le fait qu’aucun site ne soit hébergé de nombreuses années après l’enregistrement du nom de domaine litigieux atteste que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A cet égard, il soutient qu’à la suite d’un litige avec le Requérant, le Défendeur a déclaré publiquement vouloir empêcher le Requérant d’utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant estime que le but avéré du Défendeur est d’empêcher le Requérant de développer son activité en France et d’essayer par tous les moyens de la perturber. Le Requérant conclut que le fait qu’aucune page web ne soit accessible à l’adresse “www.patafrance.com” prouve que le Défendeur n’a aucun besoin du nom de domaine litigieux, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
C’est pourquoi le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
L’Unité d’enregistrement a indiqué que le titulaire du nom de domaine était une organisation intitulée “Pata France”. A cet égard, le Requérant a formulé les observations suivantes: tout d’abord, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été déposé par le Défendeur en mentionnant une organisation qui n’existe pas, sauf s’il faisait référence au chapitre français du Requérant, dont il n’est pas membre. En effet le Requérant avance qu’il n’existe aucune organisation appelée “Pata France ”, hormis le chapitre français du Requérant. De plus, le Requérant déclare que la seule organisation impliquant le Défendeur est le “Comité Pacifique et Tourisme Associés”. A cet égard, le Requérant avance que la mention “Pata France” utilisée pour désigner l’organisation titulaire du nom de domaine ne peut être une référence à ladite association puisque, d’une part, le terme “Comité” n’est pas présent dans le nom de domaine et, d’autre part, le terme “France” est absent de la dénomination de ladite association. Le Requérant estime que la mention “Pata France” a été utilisée par le Défendeur, d’une part, pour se créer une légitimité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et d’autre part, pour créer un risque de confusion auprès du public avec le chapitre français du Requérant. De ce fait, le Requérant estime que le seul titulaire du nom de domaine devant être qualifié de défendeur est M. Jaime Serrano-Guerra. Par conséquent, le Requérant affirme qu’il ne lui paraît pas nécessaire d’amender sa Plainte.
Le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux n’est ni identique ni semblable au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant a des droits dans la mesure où le Requérant ne justifie pas de droits de marques sur le terme PATA. A cet égard, le Défendeur souligne que le tableau censé lister les marques du Requérant fourni par celui-ci n’identifie pas précisément les marques invoquées et ne mentionne pas leur date de dépôt. Le Défendeur avance en outre que le fait que le Requérant n’ait pas fournit les certificats d’enregistrement des marques invoquées ne permet pas au Défendeur ni à la Commission administrative de vérifier l’existence de ces marques, leur titularité, leur ancienneté et, le cas échéant, de savoir si elles sont toujours en vigueur. Par conséquent, le Défendeur soutient que la condition énoncée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs n’est pas remplie.
Le Défendeur affirme qu’il avait un intérêt plus que légitime à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En premier lieu, le Défendeur déclare qu’il occupe la fonction de Président depuis 1998 au sein de l’association “Comité Pacifique et Tourisme Associées (Comité PATA)”, créée en 1969, et qui a pour but de promouvoir la région Asie Pacifique en France. Le Défendeur déclare que ladite association a été reconnue Chapitre officiel du Requérant en 1999 et depuis, le Défendeur a fait un usage régulier et continu du terme “Pata”. Le Défendeur considère qu’il avait donc un intérêt parfaitement légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux incluant la dénomination “Pata” en 2005. En outre, le Défendeur soutient que cette légitimité est d’autant plus forte que le Défendeur détient une marque semi-figurative PATA FRANCE, enregistrée dès 2001 auprès de l’INPI en France, c’est-à-dire avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur soutient que le Requérant avait parfaitement connaissance de l’existence de cette marque. Le Défendeur explique ainsi qu’en 2014, le Requérant avait déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne (sous le numéro 012267308), à l’encontre de laquelle le Défendeur a fait opposition sur la base de la marque française susmentionnée (enregistrée sous le numéro 3126014). Dès lors, le Défendeur soutient que la condition énoncée au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas remplie.
Le Défendeur soutient que le nom de domaine n’a été ni enregistré ni utilisé de mauvaise foi. Il soutient que le Requérant n’a pas prouvé que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux pour le lui vendre ou le louer, ni que le nom de domaine litigieux avait été enregistré en vue de perturber l’activité du Requérant dans la mesure où le Défendeur a été nommé représentant du Requérant en France et qu’il est reconnu en tant que tel par les professionnels du tourisme. Par ailleurs, le Défendeur estime que, contrairement à ce qu’affirme le Requérant, le fait que le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site actif ne montre nullement la mauvaise foi du Défendeur. Il soutient qu’il n’existe aucune obligation de faire usage d’un nom de domaine enregistré et qu’il pourrait vouloir, dans un futur proche, communiquer sur ses activités par le biais d’un site Internet. De plus, le Défendeur estime que la mauvaise foi doit être recherchée du côté du Requérant, qui a initié la présente action en parfaite connaissance des droit de marque du Défendeur sur le nom “Pata France”, et plus de dix ans après l’enregistrement du nom de domaine litigieux. A cet égard, le Défendeur avance que de nombreuses commissions administratives ont déterminé que le caractère tardif de cette action était de nature à affecter la démonstration que les conditions du paragraphe 4(a)(ii) et (iii) étaient réunies (voir Etablissement Public du Musée du Louvre contre Galerie Martin du Louvre, David Le Louarn, Litige OMPI No. D2014-1412).
En ce qui concerne les marques du Requérant, le Requérant a fourni une copie des certificats d’enregistrement de différentes marques lui appartenant.
Sur l’intérêt légitime du Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux, le Requérant avance que l’acronyme de l’association “Comité Pacifique et Tourisme Associées” liée au Défendeur est “CPTA” et non “PATA”. Il n’y a donc pas de raison, selon le Requérant, à ce que le Défendeur ou l’association qu’il préside (et qui n’est pas partie à cette procédure) utilise l’acronyme “PATA”, sauf à vouloir entretenir la confusion avec le Requérant. Le Requérant reconnaît que “Comité Pacifique et Tourisme Associées” a été nommé chapitre officiel pour la France en 1999 mais que le Défendeur ainsi que ladite association qu’il préside ont été exclus de l’association “PATA” du Requérant en 2014 en raison, selon le Requérant, de leur non-respect des obligations leur incombant en qualité de membre. Par ailleurs, s’agissant des preuves d’usage fournies par le Défendeur, le Requérant affirme que les utilisations du terme “Pata” de 1999 à 2014 ont été faites avec le consentement du Requérant. Par contre, toutes les utilisations (y compris du nouveau logo du Requérant) postérieures à l’expulsion du Défendeur (et de l’association “CPTA”) attestent, selon le Requérant, le fait que le Défendeur souhaite entretenir la confusion avec le Requérant et/ou profiter de sa renommée. Enfin, concernant le nom de domaine litigieux, le Requérant avance que celui-ci a été enregistré pendant la période où le Défendeur était membre de l’association du Requérant et au nom d’une organisation “Pata France”, et non au nom de l’association “Comité Pacifique et Tourisme Associées”. Le Requérant estime donc qu’en ce qui concerne le nom “Pata France” dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux, soit il s’agit d’une association qui n’existe pas, soit ce dépôt a été fait au nom et pour le compte du Requérant.
Sur le retrait de sa demande de marque communautaire, le Requérant déclare que la marque du “Comité Pacifique et Tourisme Associées” qui a servi de base à l’opposition formulée contre la demande de marque communautaire du Requérant représente l’ancien logo du Requérant. Il affirme que le dépôt de cette marque a été effectué par ladite association du temps où celle-ci était membre de l’association du Requérant. Le Requérant considère que la bonne foi de ce dépôt est très contestable. Le Requérant avance également qu’il convient de rappeler que le “Comité Pacifique et Tourisme Associées” n’est pas partie à la présente procédure et le Défendeur ne saurait invoquer les marques d’un tiers pour donner corps à sa défense.
Sur l’absence d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant précise que le Défendeur n’a visiblement pas apprécié le fait d’avoir été exclu de l’association du Requérant, en atteste son comportement par lequel il continue à se présenter comme le chapitre officiel du Requérant en France (et ce plus de quatre ans après son éviction). Cela atteste donc sa mauvaise foi et compte tenu des éléments fournis par le Défendeur, le Requérant craint que les “futurs projets” concernant le nom de domaine litigieux évoqués par le Défendeur dans sa réponse ne visent à entretenir une confusion avec le Requérant.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
D’ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d’application accorde à la Commission administrative le pouvoir de “mener la procédure administrative de la manière qu’il estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles”. En outre, les paragraphes 10(b) et 10(c) des Règles prévoient que la Commission administrative “doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas” et “devra déterminer la recevabilité, la pertinence, l’importance et le poids des preuves”.
Compte tenu des dispositions susmentionnées, la Commission administrative décide comme suit:
Le Requérant a adressé une communication additionnelle non sollicitée à la réponse du Défendeur.
Conformément au paragraphe 12 des Règles d’application, “outre la plainte et la réponse, le panel peut demander, à sa seule discrétion, des déclarations ou des documents supplémentaires à chacune des parties”. Cependant, les Règles d’application ne prévoient pas le dépôt des communications additionnelles non sollicitées par la Commission administrative, de sorte que leur recevabilité, pertinence, matérialité et poids doivent être déterminés par la Commission administrative conformément aux termes du paragraphe 10(c) des Règles d’application.
A cet égard, de nombreuses commissions administratives ont déterminé qu’un dépôt supplémentaire ne devrait être admis qu’à titre exceptionnelet “suivant les circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire” (voir Hassane El Guennouni contre hamid mardass, Litige OMPI No. D2014-1087).
En l’espèce, la Commission administrative considère que la communication additionnelle déposée par le Requérant concerne des éléments qui auraient pu être apportés au moment où le Requérant a déposé sa Plainte, tels que la copie des certificats d’enregistrement de différentes marques appartenant au Requérant ainsi que les précisions sur sa relation avec le Défendeur.
Cependant, afinderendreunedécisionqui soit fondée sur des faits précis, la Commission administrative décide, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, d’accepter et de prendre en considération la communication additionnelle non sollicitée du Requérant.
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la partie requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle elle a des droits.
A ce titre, le Requérant doit établir dans un premier temps qu’il est titulaire de droits de marques pertinentes lui permettant de s’opposer à l’utilisation du nom de domaine litigieux. Au vu des pièces produites par le Requérant, notamment dans sa communication additionnelle, la Commission administrative considère qu’en l’espèce, le Requérant a démontré être titulaire de droits de marques pertinentes mentionnés ci-dessus.
Dans un deuxième temps, le Requérant doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant. A cet égard, force est de constater que la marque PATA détenue par le Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux, sous réserve de l’adjonction du terme géographique “France”.
Or, la simple adjonction d’un tel terme géographique ne suffit pas à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque détenue par le Requérant (voir Société Kyung Jin Corporation contre Michaël Massat, Innovacases Noreve, Litige OMPI No. D2011-1543). Au contraire, l’ajout du nom du pays “France” accroît le risque de confusion avec la marque du Requérant, laissant croire au public que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet dédié aux activités du Requérant en France.
Enfin, il est établi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’extension “.com”, élément technique et nécessaire, lors de l’appréciation du risque de confusion.
Dans ces conditions, force est de constater que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Cependant, la Commission administrative considère qu’au vu de sa décision concernant l’enregistrement de mauvaise foi ci-dessous, il n’est pas nécessaire de formuler une conclusion concernant l’existence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur, aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le défendeur. A cet égard, la Commission administrative tient à rappeler que cette disposition est cumulative et non alternative. Ainsi, dès lors que le défendeur n’a pas enregistré le nom de domaine de mauvaise foi, la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas remplie et la plainte pourrait dès lors être rejetée sur cette base (voir Camon S.p.A. v. Intelli-Pet, LLC, Litige OMPI No. D2009-1716).
En l’espèce, la Commission administrative estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2005 n’a pas été fait de mauvaise foi, dans la mesure où le Défendeur agissait en sa qualité de représentant du “Comité Pacifique et Tourisme Associés (Comité PATA)”, chapitre officiel du Requérant en France et titulaire de la marque française PATA FRANCE. A cet égard, le Requérant a reconnu que de 1999 à 2014, les utilisations du terme “Pata” par le Défendeur dans le cadre de ses activités liées à l’association “Comité Pacifique et Tourisme Associés (Comité PATA)”, chapitre officiel du Requérant en France pendant cette période, ont été faites avec le consentement du Requérant. Dès lors, le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur au moment de son enregistrement ne peut être considéré de mauvaise foi, au regard des critères des Principes directeurs, bien qu’aujourd’hui la légitimité de la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur après son exclusion de l’association “PATA” par le Requérant en 2014 puisse être contestée.
A cet égard, la Commission administrative tient à rappeler que sa compétence est limitée à trancher des cas d’enregistrement abusif de noms de domaine. Or, cette affaire porte sur des questions plus complexes, entre autres, de droit des marques ainsi que de concurrence déloyale, qui dépassent les limites de cette procédure (voir Alma Capital Paris contre Hanna Pool-Jones, Litige OMPI No. D2008-1166).
La Commission administrative considère qu’au vu de sa décision concernant l’enregistrement de mauvaise foi, il n’est pas nécessaire de formuler une conclusion concernant l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur, aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas remplie.
Pour les raisons qui précèdent, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.
David Taylor
Président de la commission
Scott Blackmer
Expert
Marie-Emmanuelle Haas
Expert
Le 15 juillet 2016