Die Gesuchstellerin ist Limango GmbH aus München, Deutschland, vertreten durch JBB Rechtsanwälte, Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB, Deutschland.
Der Gesuchsgegner ist Cifagro enterprises u.a., hostmaster dom aus Kiev, Ukraine.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <limango.ch> (nachfolgend der "Domain-Name").
Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz; die Domainvergabestelle ist InterNetX GmbH.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 19. Mai 2016 per Email und am 24. Mai 2016 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domain-Namen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 23. Mai 2016 bestätigte SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Am 24. Mai 2016 reichte die Gesuchstellerin eine Ergänzung zum Gesuch ein. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch zusammen mit der Ergänzung des Gesuchs den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 25. Mai 2016 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 14. Juni 2016.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 15. Juni 2016 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 15. Juni 2016.
Am 15. Juni 2016 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 21. Juni 2016 Michael A.R. Bernasconi als Experten, der in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärte. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde.
Die Gesuchstellerin ist eine Tochtergesellschaft der Otto GmbH & Co KG und damit Teil der Otto-Gruppe, einer weltweit agierenden Handels- und Dienstleistungsgruppe. Bei der Gesuchstellerin selbst handelt es sich um eine deutsche Shopping Community für Frauen und junge Familien. Angeboten werden unter anderem: Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Trachten, Spielzeug, Möbel und Gegenstände für Küche und Bad, Garten und Balkon sowie Reisen.
Die Gesuchstellerin ist unter anderem Inhaberin der internationalen Marke ("IR-Marke") Nr. 1001418 "limango" als Wortmarke mit Priorität vom 3. Februar 2009. Die Marke ist in der Schweiz für die Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35, 38 und 39 geschützt, insbesondere für Vermittlung und Abrechnung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren mittels online-Shopping in Computer-Netzen und / oder anderen Vertriebskanälen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, nämlich Informationen über Konsumentenprodukte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und über die Erbringung von Dienstleistungen, auch im Internet (soweit in Klasse 35 enthalten); Werbung; Telekommunikationsdienste für den Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich Bereitstellung von Portalen im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk zum Zwecke des Abrufens von Ton, Bildern sowie anderen Daten und Informationen jeder Art, auch über das Internet; Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware.
Der Gesuchsgegner ist Cifagro enterprises u.a., welcher den Domain-Namen <limango.ch> am 1. Juli 2010 registrieren liess. Unter diesem Domain-Namen richtete der Gesuchsgegner eine "pay-per-click" ("PPC") Webseite ein, die Links zu Webseiten von Dritt-Anbietern auflistet.
Die Gesuchstellerin macht einleitend geltend, dass der Gesuchsgegner sich den guten Namen und die Marke "limango" der Gesuchstellerin rechtswidrig zunutze mache, indem er unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen <limango.ch> ein Angebot bereithalte, welches aus Werbeanzeigen für Waren und Dienstleistungen bestünde, welche mit den Waren und Dienstleistungen identisch oder diesen ähnlich seien, die von der Gesuchstellerin unter "limango" angeboten würden. Gemäss Gesuchstellerin würde sich auf der Startseite eine Übersicht u.a. mit folgenden Rubriken finden: Limango; Outlet Lagerverkauf; Kinder; Outlet online Shop; Baby Jacke. Dabei werde unter diesen Rubriken in erheblichem Masse für Konkurrenzprodukte und -leistungen geworben. Unter anderem wird von der Gesuchstellerin darauf hingewiesen, dass beim Klicken auf die Rubrik "Limango" für "Mode für Kinder und Damen", "Shopping.de bis -80%" sowie "Reisen günstig buchen" geworben würde – was alles Produkte und Leistungen seien, die von der Gesuchstellerin selbst unter der Bezeichnung "limango" angeboten würden.
Nach Ansicht der Gesuchstellerin werde der streitgegenständliche Domain-Name daher für Waren und Dienstleistungen, für welche der Gesuchstellerin ein Markenschutz zusteht, zu Werbezwecken verwendet, und dies ohne die erforderliche Zustimmung der Gesuchstellerin.
Anschliessend hält die Gesuchstellerin fest, dass (i) sie Inhaberin eines Kennzeichenrechts
nach dem Recht der Schweiz sei, und (ii) die Registrierung und / oder Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin darstelle.
Die Gesuchstellerin beantragt infolgedessen, dass der Domain-Name <limango.ch> vom Gesuchsgegner auf die Gesuchstellerin übertragen werde.
Der Gesuchsgegner reichte keine Gesuchserwiderung ein und erklärte sich auch nicht zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung gemäss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements bereit.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Der Domain-Name hat aufgrund seiner Kennzeichnungsfunktion gegenüber absolut geschützten Drittrechten den gebotenen Abstand zu wahren. Ist dies nicht der Fall, kann seine Verwendung gestützt auf Namen-, Firmen- und Markenrecht verboten werden (BGer 4C.31/2004 E.2; Käfer GmbH & Co. Verwaltungs- und Beteiligungs KG. v. Starcookers GmbH, WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0010; comparis.ch AG v. PRIVATE, Ron Paul, WIPO Verfahren Nr. DCH2014-0002). Überdies unterstehen Domain-Namen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239 E.2c; Käfer GmbH & Co. Verwaltungs- und Beteiligungs KG. v. Starcookers GmbH, supra; comparis.ch AG v. PRIVATE, Ron Paul, supra).
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der internationalen Markenregistrierung Nr. 1001418 "limango" als Wortmarke mit Priorität vom 3. Februar 2009 ist, welche in der Schweiz für die Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35, 38 und 39 geschützt ist. Dem Gesuch wurde ein Auszug der WIPO ROMARIN Datenbank beigelegt, welcher den geforderten Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbringt (vgl. Vitale Barberis Canonico SpA v. CSI Group GmbH/ Chris Köppel, WIPO Verfahren Nr. DCH2013-0005).
Gemäss Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz ("MSchG") hat der Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, welcher die Rechte des Markeninhabers verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG). Marken sind also grundsätzlich in Abhängigkeit der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie Schutz beanspruchen (sog. Spezialitätsprinzip; Aschmann/Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 N 25; LLOYD Shoes GmbH v. CSI Group GmbH / Chris Köppel, WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0012).
Im vorliegenden Fall liegt Identität zwischen der Marke der Gesuchstellerin und dem streitgegenständlichen Domain-Namen vor, da sich "limango" und <limango.ch> gegenüberbestehen, wobei der Zusatz ".ch" vom Verkehr als rein beschreibend wahrgenommen wird und daher bei der Frage der Zeichenähnlichkeit nicht zu berücksichtigen ist (vgl. Comparis.ch AG v. Beratercenter.ch GmbH, Roland Steiner, WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0040).
Der Gesuchsgegner suggeriert unter dem strittigen Domain-Namen Dienste im Zusammenhang mit online-Shopping, wie die Bereitstellung von Informationen über Konsumentenprodukte, die Vermittlung von Handelsgeschäften bzw. Verträgen für Dritte, Werbung sowie Versandhandelsdienstleistungen anzubieten. Die Marke der Gesuchstellerin geniesst in der Schweiz für diverse Dienstleistungen Schutz, insbesondere auch in den soeben erwähnten Bereichen, wie der Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte (auch im Rahmen von e-commerce), dem Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet (nämlich Informationen über Konsumentenprodukte), der Vermittlung von Verträgen für Dritte über An- und Verkauf von Waren und über die Erbringung von Dienstleistungen (auch im Internet), Werbung, Versandhandelsdienstleistungen etc. (siehe hierzu insbesondere die Klassen 35 und 39). Der Gesuchsgegner verwendet demnach ein identisches Zeichen wie die Gesuchstellerin für gleichartige Dienstleistungen. Dass via dem strittigen Domain-Namen de facto gar kein echtes online-Shopping möglich ist und stattdessen sogenannte "Sponsored Listings", d.h. Anzeigen mit Links zu anderen Dienstleistern, welche die zuvor beschriebenen online-Shopping bzw. e-commerce Dienstleistungen anbieten, die Überhand haben, ändert nichts an dieser Feststellung (comparis.ch AG v. PRIVATE, Ron Paul, supra).
Anzufügen bleibt in diesem Zusammenhang die Bemerkung, dass bereits mehrere WIPO Domain-Namen-Verfahren in ähnlich gelagerten Fällen gegen den Gesuchsgegner durchgeführt wurden, und diese jeweils zu dessen Ungunsten entschieden wurden (comparis.ch AG v. Cifagro enterprises u.a., WIPO Verfahren Nr. DCH2012-0031; comparis.ch AG v. Cifagro enterprises u.a., WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0018; comparis.ch AG v. Cifagro enterprises u.a., WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0017 und comparis.ch AG v. Cifagro enterprises u.a., WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0002; bwin-party services (Austria) GmbH v. Cifagro enterprises u.a., WIPO Verfahren Nr. D2011-1146; Touring Club Schweiz (TCS) v. Cifagro enterprises u.a., Verfahren Nr. DCH2012-0035; Migros-Genossenschafts-Bund v. Cifagro enterprises u.a., WIPO Verfahren Nr. DCH2016-0001).
Der Experte ist zusammenfassend der Meinung, dass eine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin vorliegt. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Verletzung des Lauterkeitsrechtes.
Gemäss Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements ist zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin relevante Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
Der Gesuchsgegner hat keine Verteidigungsgründe vorgebracht.
Die Gesuchstellerin beantragt die Übertragung des streitgegenständlichen Domain-Namens. Aufgrund der Erwägungen und gestützt auf Paragraph 24(d)(iii) des Verfahrensreglements befindet der Experte, dass die Rechtsverletzung seitens des Gesuchsgegners es rechtfertigt, den strittigen Domain-Namen <limango.ch> an die Gesuchstellerin zu übertragen.
Aufgrund der oben genannten Gründe entscheidet der Experte, dass der Domain-Name <limango.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Michael A.R. Bernasconi
Experte
Datum: 24. Juni 2016