La Promovente es PayPal, Inc., con domicilio en Estados Unidos de América, representada por Legarreta y Asociados, México.
El Titular es Entorno Web, México / Hae Mi Choi Lee, Estados Unidos de América.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <xoom.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC-México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2019. El 30 de octubre de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de octubre de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 4 de noviembre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 6 de noviembre de 2019.
El Centro verificó que la Solicitud junto con Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de noviembre de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 3 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de diciembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Promovente es PayPal, Inc., una empresa estadounidense fundada en 1998, que opera en el campo de pagos en línea y transferencias electrónicas de dinero.
La Promovente es titular del siguiente registro de marca en México, además de registros marcarios otorgados en distintos países:
|
Marca |
Número de Registro |
Fecha de Registro |
Clase |
|
XOOM |
895113 |
18 de agosto de 2005 |
36 |
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de julio de 2016.
La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:
Que la Promovente fue fundada en 1998 y se ha desarrollado como una compañía global en el campo de pagos en línea y transferencias electrónicas de dinero.
Que, en noviembre de 2015, la Promovente adquirió Xoom Corporation, un proveedor digital de transferencias electrónicas de fondos y remesas fundado en 2001, que permite a sus usuarios transferir dinero, pagar facturas y recargar saldos de teléfonos móviles desde los Estados Unidos de América y Canadá a 131 países, incluyendo México.
Que Xoom Corporation se fusionó con la Promovente en octubre de 2016 para convertirse en el servicio PayPal Xoom, recibiendo numerosas críticas positivas y premios, incluyéndose la calificación más alta de proveedores de servicios de remesas para el mercado de Estados Unidos de América y América Latina.
Que el anuncio de la adquisición de Xoom Corporation por la Promovente recibió una considerable atención de la prensa en numerosas publicaciones en medios de comunicación como el Wall Street Journal, The New York Times, Fortune, así como medios en español como Cnet, El Financiero y Forbes México.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa poco tiempo después de haberse hecho público el comunicado sobre la adquisición de Xoom Corporation por parte de la Promovente.
Que la Promovente es titular de los registros que amparan la marca XOOM en México desde 2005 y en otras jurisdicciones, tales como los Estados Unidos de América, China, la Unión Europea, Australia y Canadá.
Que el nombre de dominio en disputa resulta ser idéntico a la marca XOOM de la Promovente y que, por lo tanto, puede inducir a error o confusión al público al hacerles creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Promovente.
Que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca XOOM de la Promovente, ya que dicha marca se encuentra íntegramente comprendida en el nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa no contiene elementos nominativos adicionales que puedan otorgarle alguna distintividad.
Que la adición del código “.mx” al final del nombre de dominio en disputa carece de distinción gramática, fonética, ideológica o gráfica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca XOOM del Titular.
Que, por lo tanto, los usuarios de Internet que accedan al nombre de dominio en disputa creerán que el Titular cuenta con una autorización o patrocinio de la Promovente, o bien que éste se encuentra vinculado con dicha Promovente.
Que el Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que el nombre de dominio en disputa redirige a los usuarios de Internet a un portal que ofrece servicios de envío de dinero ofrecidos por terceros.
Que la Promovente no ha otorgado licencia ni autorización alguna para el uso de la marca XOOM al Titular, y que ello acredita su mala fe, así como el uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular intencionalmente registró el nombre de dominio en disputa tomando ventaja de la fama de la marca de la Promovente, a efecto de generar más tráfico hacia el sitio web al cual dicho nombre de dominio en disputa resuelve, haciéndole creer al público consumidor que éste guarda algún tipo de relación con la Promovente, con el fin de obtener una ganancia económica.
Que nunca ha existido relación comercial alguna entre la Promovente y el Titular, y que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular lleva a cabo un uso ilegitimo, desleal y engañoso, aprovechándose de la fama de la marca XOOM de la Promovente.
Que el nombre de dominio en disputa se encuentra redirigiendo al sitio web al que resuelve el nombre de dominio <enviadinero.net>, en el cual se anuncian envíos de dinero y servicios financieros.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe y con conocimiento de la marca XOOM de la Promovente.
Que la marca XOOM aparece en una amplia variedad de medios, incluidos anuncios impresos, comerciales de televisión, videos en línea, redes sociales, pancartas, así como el sitio web, el blog y el canal de YouTube de Xoom Corporation.
Que el hecho de que el Titular haya seleccionado un nombre de dominio en disputa idéntico a la marca XOOM de la Promovente, para ofrecer publicidad referente a la prestación de servicios financieros, demuestra que el Titular tenía en mente a la Promovente en el momento de registro del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular obtiene un lucro indebido proveniente de anuncios al ciberocupar el nombre de dominio en disputa y redirigir a usuarios de Internet al portal al que resuelve el nombre de dominio <enviadinero.net>, lo cual impide que la Promovente refleje su marca XOOM en un nombre de dominio con la terminación “.com.mx”.
Que el Titular eligió el nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la fama de la Promovente y de su marca XOOM, y que su objetivo ha sido el de generar más tráfico hacia su sitio web, y el de hacer creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación con la Promovente.
Que después de presentar la Solicitud y antes de recibir la información proporcionada por el Registrador, la Promovente recibió una comunicación por medio de correo electrónico del representante del Titular, donde éste informó que el Titular estaba dispuesto a ceder la titularidad del nombre de dominio en disputa a cambio de una compensación de USD 500.
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP es una variante de la UDRP.
El Titular no presentó una contestación a la Solicitud de la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013; Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487).
Adicionalmente, antes de evaluar los tres elementos antes mencionados, es necesario considerar quién es la persona o entidad que debe ser tratada como el Titular en el presente procedimiento. Dicha valoración se basa en los datos que aparecen en el registro WhoIs disponible al público, así como en el uso que se hace del nombre de dominio en disputa así como en otras circunstancias que obren en el expediente y puedan servir para dicho propósito (Smith & Nephew plc v. Wesley Perkins, Smith and Nephew Trading, Caso OMPI No. D2008-1029; Capitalmatch Pty Ltd v. Registrar Technician, BestRegistrar.Com, Caso OMPI No. D2015-2165).
Según las pruebas aportadas por la Promovente, el nombre de dominio en diputa fue registrado por “Entorno Web” con dirección en México, y éste redireccionaba a la página web “enviardinero.net”. Además, la Promovente proporcionó como Anexo 8 a la Solicitud un correo electrónico fechado el 30 de octubre de 2019, cuyo remitente es J. N.. En dicha comunicación, J. N. explicó que el nombre de dominio en disputa fue vendido a “Entorno Web” y ofreció a la Promovente la transmisión del nombre de dominio en disputa por la cantidad de USD 500. J. N. también informó que él y Entorno Web estaban relacionados con el nombre de dominio en disputa.
El Experto nota que en el momento de la presentación de la Solicitud figuraba en copia el correo electrónico del titular Entorno Web por ser titular del nombre de dominio en disputa en el momento al momento de la presentación.
Actualmente, de conformidad con los datos proporcionados por el Registro, el registrante del nombre de dominio en disputa es Hae Mi Choi Lee, con dirección en Estados Unidos de América y dirección de correo electrónico bajo el nombre “ernestogilr@[...]”. Además, el Registro ha informado al Centro en su correo electrónico del 4 de noviembre de 2019, que el registrante del nombre de dominio en disputa cambió mientras se llevaba a cabo el proceso de verificación requerido por el Centro al Registro.
El Experto nota asimismo que el párrafo 1.e) de la Política prohíbe transferir la titularidad del nombre de dominio en disputa durante un procedimiento iniciado bajo la Política.
A la luz de lo anterior, con base en la evidencia contenida en el expediente del caso, no es claro si el registrante inicial “Entorno Web” está o no relacionado con el registrante actual, Hae Mi Choi Lee. Si bien no quedan claras las circunstancias que dieron lugar a la transmisión, todo indicaría atendiendo a las fechas y actuaciones alrededor de la transmisión del nombre de dominio en disputa, que Entorno Web podría haber conocido de la presentación de la presente Solicitud antes de llevar a cabo la transmisión. De cualquier manera, la transmisión del nombre de dominio en disputa al nuevo registrante del mismo se equipara a un nuevo registro, conforme a la Política (ver Capitalmatch Pty Ltd v. Registrar Technician, BestRegistrar.Com, Caso OMPI No. D2015-2165 “El Experto considera que la adquisición del nombre de dominio en disputa por parte del Titular como nuevo propietario, junto con un cambio de uso, ha constituido un nuevo registro”; Vita-Cos-Med Klett-Loch GmbH v. Perfect Privacy, LLC / MVB & Associates, Inc. and Theresa Wainright, Caso OMPI No. D2014-0978 “… el Experto ha considerado la intención del Titular desde la fecha en que se modificó el registro para incluir a MVB & Associates Inc como el registrante de <thymuskin.com>. Es decir, el Experto considera que es apropiado tratar este cambio en las particularidades del registro como un nuevo registro”).
Por consiguiente, el Experto considera que Hae Mi Choi Lee es el Titular en el presente procedimiento, y por ende tomará en cuenta su registro y uso del nombre de dominio en disputa para emitir esta decisión.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las circunstancias suscitadas alrededor del caso, como el hecho de que el nombre de dominio en disputa resolvía al sitio web “enviardinero.net”, en el momento de la presentación de la Solicitud, antes de que dicho nombre de dominio en disputa fuera transferido al Sr. Hae Mi Choi Lee.
La Promovente ha probado ser titular de diversos registros que amparan la marca XOOM en varias jurisdicciones, incluyéndose México, los Estados Unidos de América, China, la Unión Europea, Australia y Canadá.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca XOOM de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.
La inclusión del dominio de segundo nivel (“.com”), junto con el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, carece de relevancia para el análisis en este caso (ver mutatis mutandis, Dell Inc. v. Dell Services Mexico, Caso OMPI No. DMX2015-0016; Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Por ello, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca XOOM de la Promovente.
Se actualiza el primer elemento de la Política.
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Como se indicó anteriormente, el Experto considera que Hae Mi Choi Lee es el Titular en el presente procedimiento, y por ende tomará en cuenta su uso del nombre de dominio en disputa para emitir esta decisión.
De acuerdo con la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), los nombres de dominio que son idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita.
El nombre de dominio en disputa redirecciona a los usuarios de Internet a una página web que ofrece servicios de videoconferencias para empresas, y que proporciona mensajería de datos en tiempo real e intercambio de contenido, denominados “Zoom Video Communications”. El hecho de que los usuarios de Internet que buscan a la Promovente y sus servicios, sean redireccionados a la citada página web, cuyo nombre de dominio difiere de la marca XOOM únicamente por una letra no es uso del que se generen por si mismos derechos o intereses legítimos (ver Aveva Group Plc. v. Edward Kim, Caso OMPI No. D2015-2349; Ann Summers Limited v. Domains By Proxy, LLC / Mingchun Chen, Caso OMPI No. D2018-0625; Carrefour v. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Robert Jurek, Katrin Kafut, Purchasing clerk, Starship Tapes & Records, Caso OMPI No. D2017-2533).
Adicionalmente, respecto del uso que se hacía al momento de presentar la Solicitud, el nombre de dominio en disputa generaba un riesgo de confusión por asociación, el cual se agravaba por el hecho de que el mismo resolvía a un sitio web que ofrecía servicios que compiten con los de la Promovente (ver la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Finalmente, en la opinión del Experto, en ausencia de otra explicación relevante por parte del Titular, el Experto considera que en el balance de las probabilidades el Titular está tomando ventaja de la reputación de la Promovente, desviando tráfico originalmente dirigido hacia el sitio web de ésta, o creando la posibilidad de inducir a error o confusión. Dicho uso del nombre de dominio en disputa no puede conferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver sección 2.5.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Yusuf A. Alghanim & Sons W.L.L. v. Anees Salah Salameh, Caso OMPI No. D2018-1231).
A la luz de lo anterior, se actualiza el segundo elemento de la Política.
El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
De acuerdo con distintos grupos de expertos, así como con la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, la fecha relevante para el análisis de mala fe del registro de un nombre de dominio es normalmente la fecha de creación del nombre de dominio o, en caso de haberse transferido éste a terceros, es la fecha de transmisión al titular actual (ver la sección 3.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 “…la transferencia de un registro de nombre de dominio de un tercero al titular no constituye una renovación y la fecha en que el registrante actual adquirió el nombre de dominio es la fecha que un panel considerará al evaluar la mala fe”).
A la luz de lo anterior, el Experto considera que la fecha que en este caso debe tomarse como punto de referencia para la evaluación de la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa es la fecha de transferencia de éste, la cual tuvo lugar alrededor del 4 de noviembre de 2019 y que el Sr. Hae Mi Choi Lee es el Titular en el presente procedimiento, y por ende tomará en cuenta su registro y uso del nombre de dominio en disputa para emitir esta decisión (ver HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager, Caso OMPI No. D2007-0062; “La transferencia de un nombre de dominio a un tercero equivale a un nuevo registro, lo que requiere que el tiempo del registro de mala fe se determine en el momento en el que el registrante actual tomó posesión del nombre de dominio.” BMEzine.com, LLC. v. Gregory Ricks / Gee Whiz Domains Privacy Service, Caso OMPI No. D2008-0882; “La regla general sobre el registro es que la transferencia a un nuevo registrante constituye un "registro" para efectos del párrafo 4 (a)(iii) de la determinación de mala fe”; Cantarella Bros Pty Limited v. Petar Karanovic, Syrah Corporation, Caso OMPI No. D2016-2552 “… el Experto considera que la fecha de evaluación para el registro de mala fe en el presente caso es la fecha de transferencia del nombre de dominio en disputa del registrante anterior al Titular actual”).
Sin embargo, no debe perderse de vista que cuando el Sr. Hae Mi Choi Lee adquirió el nombre de dominio en disputa, éste había resuelto al sitio web “enviardinero.net”, el cual está relacionado con servicios de transferencias electrónicas de dinero, los cuales compiten directamente con los de la Promovente. Adicionalmente, cuando el Sr. Hae Mi Choi Lee obtuvo el nombre de dominio en disputa, el presente procedimiento ya había iniciado. Por lo tanto, y considerando que el Titular ha causado que el nombre de dominio en disputa resuelva a la página web de Zoom Video Communications, sin ningún tipo de explicación razonable de cuál sería la relación entre el Titular y Zoom Video Communications, y sin ninguna explicación de los motivos que habrían llevado al Titular a adquirir el nombre de dominio en disputa, es dable inferir la mala fe del Titular cuando obtuvo el nombre de dominio en disputa.
En virtud de lo anterior, la conducta del Titular de haber adquirido el nombre de dominio en disputa, el cual es casi idéntico a la marca XOOM de la Promovente (con la única diferencia de la sustitución de una letra “x”, por una letra “z”, cuya pronunciación no implica una diferencia fonética sustantiva), para redireccionar a usuarios de Internet a otra página web, conforma una conducta de registro y uso de mala fe (ver inciso B, supra) (también Jones Lang LaSalle IP, Inc. v. Rob Monster, DigitalTown, Inc., Caso OMPI No. D2018-1299; Gestevisión Telecinco, S.A. v. D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0137).
Con respecto al uso del nombre de dominio en disputa, el Titular está actuando de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente y su marca XOOM, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicha página web, lo que constituye un uso de mala fe conforme al párrafo 1b) iv) de la Política (ver Aveva Group Plc. v. Edward Kim, Caso OMPI No. D2015-2349; Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L. v. GRPS 2000, S.L., Caso OMPI No. D2017-0458; MySpace, Inc. v. Mari Gomez, Caso OMPI No. D2007-1231).
Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <xoom.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 21 de enero de 2020