Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Demandante: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ("LA CAIXA"), con domicilio social en Avda. Diagonal 621-629, 08028 Barcelona, España, representada por Dª Assumpta Zorraquino, Price, Waterhouse & Coopers, Avda. Diagonal nº 640, 7ª Planta, 08017 Barcelona, España.

Demandado: D. Enric-Josep, con domicilio en Andorra, Andorra La Vella, 00000AD. Ante la escasez de datos relativos al titular del dominio controvertido, se acompañan a continuación los datos de localización que figuran en el contacto administrativo del mismo y que son: CMD, Josep, con domicilio en c/ Manso, 52, Sabadell, Barcelona 08025, España, Tfno. 34 93 711 45 23, Fax: 34 93 712 2821, correo electrónico: extense@USA.NET.

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixabanc.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio o bien de los citados nombres de dominio, es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados Unidos de América.

Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombre de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 27 de Marzo de 2001, por correo electrónico, confírmándose en formato papel el 29 de Marzo de 2001.

Tras la verificación registral correspondiente, con fecha de 19 de Abril de 2001, la demanda fue notificada al demandado, quien no procedió a darle contestación.

El 14 de Marzo de 2001 le fue notificada al demandado la falta de personación y contestación a la demanda que había sido presentada, procediéndose después, mediante comunicación de 5 de Junio de 2001, a dar traslado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Unico, del expediente completo.

La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca para la denominación CAIXABANK tanto en España, como en Andorra, país donde figura domiciliado el demandado, así como en otros países como Grecia, Irlanda, Canadá, EE.UU. y Japón. Igualmente la demandante es también titular de una marca internacional cuya vigencia se extiende a veintidós países más.

El demandado es D. Enric-Josep, persona física, aparentemente de nacionalidad andorrana, al ser Andorra donde figura situado su domicilio, de acuerdo con la información relativa al dominio controvertido.

Son también, a juicio de este Panel, dignos de tener en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuación se relacionan:

- El demandante constituyó con fecha de 1 de Agosto de 1997, la sociedad Caixabank, S.A.

- En los meses de Febrero y Agosto de 1998, la sociedad Caixabank, S.A. registró los dominios "caixabank.ad" y "caixabankvida.ad".

- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que el demandado haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.

El demandante establece en su escrito:

- El demandante, que es resultado de la fusión entre la caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, y la Caja de Ahorrros y Montepiedad de Barcelona, es la primera caja de ahorros española y la tercera en el ranking europeo.

- La Caixa es pionera en el sector bancario, en el ámbito de Internet, y ofrece sus servicios a través de sus páginas "lacaixa.com" y "lacaixa.es".

- La demandante constituyó el 1de Agosto de 1997 la sociedad Caixabank, S.A., (quien se encuentra también presente en la red a través de su página "caixabank.ad"), siendo inscrita en el registro de sociedades de Andorra el 16 de Agosto de 1997.

- La notoriedad y presencia de la denominación CAIXABANK en la red, queda acreditada por los resultados de las búsquedas efectuadas a través de los buscadores Google, Yahoo, Altavista y Lycos, introduciendo el término CAIXABANK, y en los que se verifica que la gran mayoría de las referencias obtenidas se relacionan con la sociedad Caixabank, S.A.

- Caixabank, S.A. constituída por el demandante, es titular de los dominios "caixabank.ad" y "caixabankvida.ad" desde Febrero y Agosto de 1998 respectivamente.

- El dominio controvertido es confundible y similar con las marcas de las que es titular el demandante desde un punto de vista denominativo, e idéntico desde un punto de vista fonético pues, igual resulta a esos efectos, pronunciar una "C" o una "K", que es la única diferencia que se advierte.

- Que, en ese contexto, es de destacar que el término "banco", en catalán, es "banc", y no "bank" como en inglés, pero su identidad fonética puede inducir al usuario a error, pues al tener la demandante su residencia en Andorra (cuya lengua oficial es el catalán), puede pensar que ésta no ha adoptado la versión inglesa, sino la catalana, e introducir esta última en el buscador.

- El demandado carece de derecho e interés legítimo en el dominio controvertido, al no ser titular de ningún registro de marca que proteja la denominación CAIXABANC, ni ofrece servicio o producto alguno con la misma.

- Tampoco puede concluirse que exista otra razón de la que se derive ese derecho o interés legítimo, al ser CAIXABANK una denominación notoria en el mercado, habiendo estado la página que identifica el dominio controvertido en situación de inactividad, sin que pueda apreciarse voluntad alguna de iniciar una actividad comercial legítima en el futuro.

- El demandado no ha vinculado el nombre de dominio a ninguna oferta de productos o servicios o actos preparatorios tendentes a concluir en esa oferta.

- El demandando ha registrado el dominio controvertido de mala fe con la finalidad de obtener un beneficio económico de su titular legítimo.

- No puede pretenderse que la creación del dominio controvertido sea fruto de la imaginación del demandado, cuando CAIXABANK identifica a una de las primeras entidades financieras de su país de residencia.

- Todo parece indicar que quien registró el dominio controvertido, también lo hizo con los dominios "caixabank.org" y "caixabank.net", pues los tres tienen la misma fecha de registro y la dirección de sus titulares es la misma, aunque en un caso el titular sea Enric-Josep, y en otro Gaspar Saludes. Ello indica que el registro del dominio controvertido obedece a un patrón de conducta.

El demandante solicita como consecuencia de todo ello, la transferencia a su favor del dominio controvertido.

De acuerdo con la documentación relativa a este procedimiento, recibida por el Panel, el demandado no ha formulado contestación a la demanda.

Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, contenidos en el apartado 4 a) de la "Política Uniforme"

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El Panel considera que entre las marcas de las que es titular el demandante y el dominio controvertido se produce:

- Cuasi-identidad denominativa, pues la única diferencia existente entre la denominación CAIXABANK, protegida por los registros de marca del demandante, y CAIXABANC, elemento relevante del dominio controvertido a efectos comparativos, es la última letra, que no impide ni mínimamente que exista una gran proximidad desde una perspectiva puramente denominativa.

- Identidad fonética, pues la "C" y la "K", que son respectivamente esas últimas letras a las que se alude, no ofrecen diferenciación alguna al ser pronunciadas tanto en español, como en inglés o catalán, cuando se colocan al final de una palabra.

El demandante, por consiguiente, ha cumplimentado el primer requisito exigido por la "Política Uniforme".

El demandado no ha contestado a la demanda, lo que impide conocer las razones que le llevaron a adoptar el dominio <caixabanc.com>, ni su propia versión sobre:

- La finalidad con que adoptó el citado dominio

- Si ha materializado en la práctica alguna actividad comercial vinculada a la denominación CAIXABANC

- Si existe a su favor algún derecho sobre la misma.

El Panel, no obstante, entiende que:

- El demandante ha probado documentalmente la notoriedad de la denominación CAIXABANK en Andorra, país en el que figura domiciliado en demandando.

- Esa notoriedad permite concluir que el demandado no ostenta ni ha ostentado con anterioridad derechos o intereses que puedan considerarse legítimos en relación con la mención CAIXABANC.

- La ausencia de contestación a la demanda por el demandado ha permitido a diversos Paneles en sus decisiones llegar a esta misma conclusión, cuando la notoriedad de la denominación implicada ha sido debidamente acreditada (por ejemplo, decisión OMPI No. D2000-1402).

- También entiende el Panel que debe seguirse la línea interpretativa contenida en numerosas decisiones emanadas del Centro (D2000-0045, entre otras), en el sentido de que la ausencia de contestación a la demanda por el demandado puede considerarse como un reconocimiento implícito de éste de la inexistencia de derechos o intereses legítimos a su favor.

El Panel concluye, por consiguiente, que el demandado ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por la Política Uniforme.

Concurre en el presente supuesto, a juicio del Panel, dos factores fundamentales de hecho que le llevan a concluir que el dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe:

- El primero vendría derivado precisamente por la condición de CAIXABANK de denominación notoria, que el Panel ya ha reconocido.

- El segundo derivaría de la tenencia totalmente pasiva del demandado, respecto del dominio controvertido.

Tal y como ya se ha indicado, el Panel reconoce que la denominación CAIXABANK es notoria en el país donde figura domiciliado el demandado, que es Andorra.

Aunque esa notoriedad ha ido consolidándose lógicamente con el paso del tiempo y haya podido alcanzar también a España, el Panel considera que ya era un hecho antes del 18 de Noviembre de 1999, fecha en la que se registró el dominio controvertido. Para ello se ha de tener en cuenta:

- Que la demandante constituyó la sociedad Caixabank, S.A. con fecha 1 de Agosto de 1997, es decir, más de dos años antes de que se registrara el dominio controvertido.

- Que dicha sociedad implantó ya su presencia en la red, en Febrero de 1998, cuando registró el dominio "caixabank.ad", obteniendo después además el registro del dominio "caixabankvida.ad" en el mes de Agosto de ese mismo año.

- Que las dimensiones geográficas y demográficas de Andorra hacen que, lógicamente, circunstancias como las mencionadas sean objeto de un general conocimiento por la mayoría de sus habitantes, a un ritmo muy superior al que lo serían en un territorio cuyas proporciones fueran mayores.

Así, aunque la ausencia de contestación a la demanda no permite conocer si el demandado habría reconocido la existencia de esa notoriedad al adoptar el dominio controvertido, ello no impide al Panel afirmar la práctica imposibilidad de que la denominación CAIXABANC fuera objeto de una invención o creación independiente por el demandado.

Todo lo anterior constituye, ya de por sí, suficiente razón para justificar la mala fe tanto en el uso como en el registro del dominio controvertido, siguiendo la línea interpretativa contenida en otras decisiones emanadas del Centro, como las decisiones OMPI No. D2000-0045 o OMPI No. D2001-0151.

La carencia de contenido de la página web identificada por el dominio controvertido, debidamente acreditada por el demandante, hace evidente la conclusión de que se ha producido una tenencia pasiva por el demandado del citado dominio.

Debe, a este respecto, traerse a colación el contenido de numerosas decisiones emanadas del Centro, en las que la tenencia pasiva de un dominio ha sido considerada como causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del mismo. Entre otras pueden mencionarse las decisiones OMPI No. D2000-0464, OMPI No. D2000-0239 o OMPI No. D2000-0003.

No desea el Panel finalizar el análisis de este último requisito sin precisar que, a tenor de la documentación aportada, podría existir una clara relación entre el demandado en este procedimiento y otra persona que figura como demandando en otro, en el que los dominios implicados son muy semejantes.

Esta circunstancia, e incluso el hecho de que tengan el mismo domicilio, podría dar lugar a una conclusión de que efectivamente ambas partes han actuado de mala fe conjuntamente, pero no que esa mala fe sea consecuencia de un patrón de conducta, como pretende el demandante.

Los dominios adicionales registrados por quien es demandado en este procedimiento, así como los registrados por la persona que figura como demandada en el caso D2001-0437 no coinciden en su mayoría, además, con marcas notorias (a juicio de este Panel, pues esa notoriedad no ha sido probada), lo que tampoco permite, aunque la realidad fuera otra, alcanzar sólidamente esa conclusión con base en las pruebas aportadas.

El Panel, no obstante, concluye que el demandante ha aprobado también la concurrencia del tercer requisito exigido por la "Política Uniforme".

El Panel decide, por todas las razones anteriormente expuestas, que el demandado ha obtenido el dominio <caixabanc.com>, siendo idéntico a las marcas CAIXABANK de las que es titular el demandante, que dicho registro se obtuvo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso del dominio citado ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <caixabanc.com> al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista Unico

18 de Junio de 2001