La Demandante es Moroccanoil Israel, Ltd., con domicilio en Rishon le Zion, Israel, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es María Jesús Chust Garriel, con domicilio en Torrente, Valencia, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <moroccanoilalbacete.es> y <moroccanoilvalencia.es> (los “Nombres de Dominio”).
El registrador de los citados Nombres de Dominio es Red.es.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de agosto de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombre de Dominio. El 3 de agosto de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2012. La fecha de vencimiento para la presentación del Escrito de Contestación era 30 de agosto de 2012. La Demandada no presentó escrito alguno por lo que el Centro notificó su falta de personación en fecha 4 de septiembre de 2012.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 11 de septiembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto, con fecha de 26 de septiembre de 2012, emitió la orden procedimental número 1 por la que solicitaba la notificación de la Demanda por razón del defecto en la Notificación de la Demanda realizada en fecha 10 de agosto de 2012, Consecuentemente, se dio un nuevo plazo para contestar hasta el 16 de octubre de 2012. La Demandada tampoco contestó a la nueva notificación de la Demanda. Por consiguiente, el Centro, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento fijó el día 30 de octubre de 2012 para la emisión de la Decisión.
La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
1. Marca comunitaria denominativa No. 006492185 MOROCCANOIL, depositada el 6 de diciembre de 2007 y en vigor. Identifica productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional.
2. Marca comunitaria figurativa No. 008729519 MOROCCANOIL, depositada el 17 de noviembre de 2009 y en vigor. Identifica productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional.
3. Marca comunitaria figurativa No. 009015496 MOROCCANOIL, depositada el 9 de abril de 2010 y en vigor. Identifica productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional.
La marca MOROCCANOIL de la Demandante debe ser calificada como notoria en el sector de su actividad empresarial.
La Demandada registró los Nombres de Dominio <moroccanoilvalencia.es> y <moroccanoilalbacete.es> con fecha de 30 de junio de 2010 y 3 de octubre de 2011, respectivamente.
En primer lugar, la Demandante alega ser una compañía conocida bajo la marca MOROCCANOIL por la comercialización de productos de cuidado capilar y corporal de alta gama, o de lujo, mediante distribución exclusiva a través de salones de belleza.
La Demandante alega que es titular de las marcas anteriormente descritas en los antecedentes de hecho y por tanto, que los Nombres de Dominio <moroccanoilvalencia.es> y <moroccanoilalbacete.es> resultan coincidentes con la marca registrada notoria MOROCCANOIL de la Demandante. El hecho de que en los Nombres de Dominio la marca MOROCCANOIL se acompañe con las indicaciones geográficas Valencia y Albacete resulta insuficiente para eliminar el riesgo de confusión entre las marcas y nombres de dominio registrados de la Demandante y los Nombres de Dominio.
En segundo lugar, manifiesta la Demandante que los Nombres de Dominio no se corresponden con el propio nombre de la Demandada, ni ésta ha sido comúnmente conocida como “moroccanoil”, por lo que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.
Por lo demás, Moroccanoil Israel Ltd. celebró un contrato de distribución exclusiva con la compañía española Brothers Italspa, S.L. Este contrato fue resuelto de común acuerdo en fecha 17 de noviembre de 2011. En todo caso, insiste la Demandante, los contratos de distribución no contemplan la posibilidad de que los distribuidores locales puedan registrar nombres de dominio en los que se haga uso alguno de los distintivos. Consecuentemente, los contratos de subdistribución, que necesariamente han de reproducir el contenido de los anteriores, no establecen dicha facultad.
Posteriormente, la Demandante tuvo conocimiento de que la Demandada había registrado los Nombres de Dominio además de otros nombres de dominio semejantes, a través de los cuales se estaba realizando una explotación de la apariencia comercial de las páginas Web y de los productos de Moroccanoil Israel, Ltd para atraer a consumidores hacia productos que no eran de la marca MOROCCANOIL pero que pretendían hacer pasar por tales.
A través de la información de contacto contenida en dichos sitios Web, la Demandante tuvo conocimiento de que la Demandada tenía alguna relación con la compañía Brothers Italspa, S.L. por lo que se remitió carta de cese y desistimiento que provocó la eliminación de los contenidos de los sitios Web a los que dirigían los Nombres de Dominio. Además, si la Demandada contestó a dicha carta, según Anexo que aporta al expediente, entiende que en ningún momento alegó o invocó derecho ni interés legítimo. En dicha contestación, la Demandada manifestó que el registro de los Nombres de Dominio se había realizado a favor de la compañía Xela Press, S.L., en su condición de subdistribuidora de los productos MOROCCANOIL, e igualmente solicitaba compensación de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la resolución del contrato con Brothers Italspa S.L. y la hoy Demandante.
Indica la Demandante que posteriormente se abrió un proceso de negociación entre los abogados de la partes pero sin que se haya podido alcanzar ningún tipo de acuerdo. Por ello, la Demandante insiste en la falta de autorización y, en definitiva, en la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada.
En relación al tercer requisito, la Demandante entiende que la marca MOROCCANOIL es un distintivo notorio por lo que su registro es constitutivo de mala fe, siguiendo la teoría establecida en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001.
Además, afirma la Demandante que el hecho de que la empresa Xela Press, S.L. fuera subdistribuidora de productos MOROCCANOIL, y, por tanto, relacionada de alguna manera con la Demandante, hace que la coincidencia entre los Nombres de Dominio y la marca notoria MOROCCANOIL no sea casual. Y sobre todo, la apariencia idéntica de la página Web a la que se dirigían los Nombres de Dominio y la página Web corporativa de la Demandante, “www.moroccanoil.com”, que hacía prácticamente indistinguibles.
Considera igualmente la Demandante que es constitutivo de mala fe de la Demandante el hecho de solicitar una indemnización superior a los meros gastos de registro y mantenimiento y, finalmente, entiende que existe un uso pasivo de los Nombres de Dominio toda vez desde el requerimiento efectuado de cese y desistimiento, se ha producido un cese en la actividad.
Por cuanto antecede, considera que se dan los requisitos para la admisión de su pretensión y consecuentemente solicita se le transfieran los Nombres de Dominio.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que los Nombres de Dominio sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio y 3) que los Nombres de Dominio hayan sido registrados o utilizados de mala fe.
El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquélla, siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada. (Ver William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0004; Sanofi Aventis v. Holger Kirgis, Caso OMPI No. DES2006-0007; Crédito y Caución S.A. v. Dulemba Miroslaw, Caso OMPI No. DES2007-0018; JAGEX LIMITED c. Morgan Mike, Caso OMPI No. DES2007-0023).
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento el registro de nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.
Por tanto, habiendo probado la Demandante ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el Reglamento sólo queda por comparar los Nombres de Dominio <moroccanoilalbacete.es> y <moroccanoilvalencia.es> con la marca MOROCCANOIL de la Demandante. Por tanto, al haber incorporado la marca de la Demandante en los Nombres de Dominio sólo queda mas que dar por cumplido con este requisito.
En apoyo a cuanto antecede, numerosas decisiones anteriores bajo el Reglamento y bajo la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”) de la cuál se inspira el Reglamento, han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca, es suficiente para dar por cumplido con este requisito (La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen, Caso OMPI No. D2006-1615 <blacaixa.com>; Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L., Caso OMPI No. D2008-1842 <institutegestalt.com> e <institut-gestalt.com>; Aerovías del Continente Americano,S.A. Avianca v. Juan González Domínguez, Caso OMPI No. DES2011-0034).
Por lo demás, la adición de los indicadores geográficos “Valencia” o “Albacete” a la marca registrada de la Demandante MOROCCANOIL para crear los Nombres de Dominio no generan carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los Derechos Previos de la Demandante (PepsiCo, Inc. V. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS), Caso OMPI No. D2003-0696).
Por lo tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues los Nombre de Dominio <moroccanoilalbacete.es> y <moroccanoilvalencia.es> son similares al Derecho Previo MOROCCANOIL de la Demandante hasta el punto de crear confusión.
La Demandante ha aportado pruebas suficientes de la presencia y difusión en el mercado español de su actividad así como de los signos distintivos que ostenta. Signos que constituyen, en tanto marcas de productos, los derechos previos exigidos por el Reglamento y que deben ser calificados como notorios en el ámbito de su actividad comercial.
Pues bien, la Demandante han demostrado que la Demandada no es conocida comúnmente en el tráfico jurídico, económico o en el propio de Internet, bajo la denominación “moroccanoil”. Igualmente, ha demostrado que la Demandada no es titular de derecho previo alguno sobre dicha denominación o término. Y tampoco existe autorización de utilización de la marca de la Demandante a favor de la Demandada.
Asimismo, el hecho de que la sociedad mercantil con la que aparentemente se encuentra relacionada la Demandada haya sido una subdistribuidora de los productos de la Demandante no permitiría, per se, la utilización de la marca como nombre de dominio, máxime cuando no existía autorización. Aparentemente, los contratos de distribución de la Demandante no contemplan la posibilidad de que los distribuidores locales puedan registrar nombres de dominio en los que se haga uso de los signos distintivos de la Demandante. Sin perjuicio de lo anterior, no existe indicio alguno que permita dar por cumplidos los requisitos de Oki Data Americas, Inc. v. ASD,Inc., Caso OMPI No. D2001-09021 que viene a establecer la obligación de la Demandada de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca. Cuestión está que no ha quedado probada.
Con todo, la petición de indemnización solicitada por la Demandada así como su falta de personación en este procedimiento, denotan una falta clara de derechos o intereses en los Nombres de Dominio.
Consecuentemente, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos exigido por el Reglamento.
La Demandante, tal y como consta en antecedentes, ha aportado elementos suficientes para calificar la marca MOROCCANOIL como notoria. En estos casos, la doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede, en determinadas circunstancias, ser constitutivo de mala fe, pues el conocimiento actual de la marca o, en general, de los Derechos Previos de la demandante, es un factor indicativo de la mala fe de la demandada (entre otras decisiones Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022).
En todo caso, debemos calificar como de mala fe la actividad de la Demandada pues bien por la actividad desarrollada en su propio nombre, bien por la realizada a través de la mercantil Xela Press,S.L. todo aboca a la existencia de un conocimiento previo de la Demandante y su marca. Asimismo, cabe calificar como de mala fe el uso que se está realizando pues del expediente se deduce una intención clara de confundir de la Demandada en la medida de que aquélla reproducía la imagen corporativa de la Demandante en su sitio Web. Así se deduce de los pantallazos del sitio Web de la parte Demandada en las que queda constancia de esa simulación. Por tanto, no sólo utiliza la marca MOROCCANOIL como nombre de dominio sino que igualmente reproduce la imagen corporativa de la Demandante con intención de vender sus productos. Esta práctica, realizada por la Demandante, encaja dentro supuesto cuarto del artículo 2º del Reglamento a propósito de las pruebas del registro o uso de mala fe: “4: El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web”. Pues, por medio de la confusión generada en el sitio Web al que vinculó los Nombres de Dominio, obtuvo presuntamente ventajas económicas.
Nótese además que el hecho de que actualmente los Nombres de Dominio en disputa se encuentren inactivos no es un obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones, desde la pionera decisión del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows Caso OMPI No. D2000-0003.
Con cuanto antecede, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <moroccanoilalbacete.es> y <moroccanoilvalencia.es> sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 19 de octubre de 2012
1 El Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos