Êtes-vous titulaire d’un enregistrement de marque national ou régional dans un pays ou une région d’un membre du système de Madrid que vous avez désigné ultérieurement dans un enregistrement international de marque?

Si oui, saviez-vous que votre enregistrement international de marque remplace automatiquement votre enregistrement national ou régional dans les pays ou régions désignés concernés? Grâce à la fonction de remplacement du système de Madrid, vous avez la possibilité de laisser expirer votre enregistrement national ou régional, tout en conservant sa date de protection antérieure!

Note : Votre enregistrement national ou régional de marque reste en vigueur, sauf si vous décidez de ne pas le renouveler.

Important! Attendez la fin de la période de dépendance de cinq ans – et assurez-vous que votre enregistrement international de marque bénéficie d’une protection dans le membre désigné du système de Madrid concerné – avant de laisser expirer votre enregistrement national ou régional de marque!

Votre enregistrement international de marque est tributaire de votre marque de base pour une période de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international. Si votre marque de base cesse de produire ses effets pour quelque raison que ce soit, par exemple si elle fait l’objet d’un refus ou d’un retrait, ou si elle est radiée ou non renouvelée au cours de cette période de cinq ans, votre enregistrement international de marque sera radié.

Principaux avantages du remplacement

  • Le remplacement permet d’optimiser la gestion du portefeuille de marques et de réduire les coûts en regroupant les droits nationaux et régionaux en un seul enregistrement international.
  • Vous pouvez renouveler votre enregistrement international de marque en suivant une seule procédure, tout en bénéficiant des dates antérieures de plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux de marque.

Conditions de remplacement

  • Votre enregistrement national ou régional de marque doit être valide au moment de la désignation.
  • La désignation dans l’enregistrement international de marque devra être faite à une date postérieure à la date du dernier enregistrement national de marque.
  • La marque doit être identique dans l’enregistrement national/régional et dans l’enregistrement international.
  • L’enregistrement doit être effectué au nom du même titulaire.
  • La liste des produits et services doit être la même (identique ou semblable).

Astuce! Assurez-vous que votre demande postérieure d’enregistrement international de marque couvre tous les produits et services que vous souhaitez protéger dans un pays membre du système de Madrid!

Comment demander un remplacement?

Dans la pratique, vous n’avez rien à faire pour bénéficier du remplacement, qui se fait automatiquement.

Vous pouvez néanmoins demander à l’office national ou régional de propriété intellectuelle concerné de “prendre note du remplacement”. Cela vous permettra de vous assurer que le remplacement satisfait à toutes les conditions requises et qu’il a bien eu lieu.

Lorsqu’il “prend note du remplacement”, l’office de propriété intellectuelle concerné reconnaît dans son registre national des marques que, même si la date de l’enregistrement international de marque est plus récente, vous bénéficiez d’une protection sur son territoire à compter de la date correspondant à l’enregistrement national ou régional.

L’office nous informera qu’il a “pris note du remplacement”, afin que nous puissions également inscrire les informations au registre international. Ces informations deviendront alors accessibles au public.

Astuce! Les procédures utilisées pour “prendre note du remplacement” varient suivant les offices de propriété intellectuelle. Des émoluments peuvent s’appliquer. Pour plus d’informations, consulter les profils des membres du système de Madrid disponibles sur le portail eMadrid. Sélectionnez le ou les office(s) de propriété intellectuelle qui vous intéressent et cochez la case “remplacement” sur la page “Sélectionner les informations”.

Un exemple pratique de remplacement

  1. Vous êtes titulaire d’un enregistrement national de marque en Australie daté du 1er janvier 2010;
  2. Le 1er mars 2022, vous déposez une demande d’enregistrement international de marque désignant l’Australie.
  3. Si l’Office de la propriété intellectuelle de l’Australie accorde une protection, votre marque bénéficiera d’une protection en Australie au titre de l’enregistrement international de la marque à compter du 1er mars 2022.
  4. Si l’enregistrement international de la marque correspond à l’enregistrement national/régional (c’est-à-dire qu’il porte sur la même marque, les mêmes produits et services, et qu’il est effectué au nom du même titulaire), il remplacera automatiquement l’enregistrement national de la marque en Australie et conservera sa date (1er janvier 2010).

Remplacement et BREXIT

Si vous aviez précédemment désigné l’Union européenne dans un enregistrement international de marque, vous savez sans doute que suite au BREXIT, la désignation initiale de l’UE ne couvre plus le Royaume-Uni.

Si l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni vous a accordé une protection avant le 31 décembre 2020, il aura créé pour vous un nouveau droit national de marque distinct afin de garantir la continuité de la protection après le BREXIT.

Si vous souhaitez que votre enregistrement international de marque couvre à nouveau le Royaume-Uni, vous pouvez demander une désignation postérieure à l’aide de la fonction “Étendre la protection de votre enregistrement” sur le portail eMadrid. Dans ce cas, vous pouvez demander à l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de “prendre note” du remplacement de l’enregistrement national. L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni indiquera alors, dans son registre national, que vous avez bénéficié d’une protection au titre d’un enregistrement national de marque au Royaume-Uni, et fera mention de la date de désignation initiale de l’Union européenne qui figure dans votre enregistrement international de marque.

Pour en savoir plus

Êtes-vous titulaire d’un enregistrement de marque national ou régional dans un pays ou une région d’un membre du système de Madrid que vous avez désigné ultérieurement dans un enregistrement international de marque?

Si oui, saviez-vous que votre enregistrement international de marque remplace automatiquement votre enregistrement national ou régional dans les pays ou régions désignés concernés? Grâce à la fonction de remplacement du système de Madrid, vous avez la possibilité de laisser expirer votre enregistrement national ou régional, tout en conservant sa date de protection antérieure!

Note : Votre enregistrement national ou régional de marque reste en vigueur, sauf si vous décidez de ne pas le renouveler.

Important! Attendez la fin de la période de dépendance de cinq ans – et assurez-vous que votre enregistrement international de marque bénéficie d’une protection dans le membre désigné du système de Madrid concerné – avant de laisser expirer votre enregistrement national ou régional de marque!

Votre enregistrement international de marque est tributaire de votre marque de base pour une période de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international. Si votre marque de base cesse de produire ses effets pour quelque raison que ce soit, par exemple si elle fait l’objet d’un refus ou d’un retrait, ou si elle est radiée ou non renouvelée au cours de cette période de cinq ans, votre enregistrement international de marque sera radié.

Principaux avantages du remplacement

  • Le remplacement permet d’optimiser la gestion du portefeuille de marques et de réduire les coûts en regroupant les droits nationaux et régionaux en un seul enregistrement international.
  • Vous pouvez renouveler votre enregistrement international de marque en suivant une seule procédure, tout en bénéficiant des dates antérieures de plusieurs enregistrements nationaux ou régionaux de marque.

Conditions de remplacement

  • Votre enregistrement national ou régional de marque doit être valide au moment de la désignation.
  • La désignation dans l’enregistrement international de marque devra être faite à une date postérieure à la date du dernier enregistrement national de marque.
  • La marque doit être identique dans l’enregistrement national/régional et dans l’enregistrement international.
  • L’enregistrement doit être effectué au nom du même titulaire.
  • La liste des produits et services doit être la même (identique ou semblable).

Astuce! Assurez-vous que votre demande postérieure d’enregistrement international de marque couvre tous les produits et services que vous souhaitez protéger dans un pays membre du système de Madrid!

Comment demander un remplacement?

Dans la pratique, vous n’avez rien à faire pour bénéficier du remplacement, qui se fait automatiquement.

Vous pouvez néanmoins demander à l’office national ou régional de propriété intellectuelle concerné de “prendre note du remplacement”. Cela vous permettra de vous assurer que le remplacement satisfait à toutes les conditions requises et qu’il a bien eu lieu.

Lorsqu’il “prend note du remplacement”, l’office de propriété intellectuelle concerné reconnaît dans son registre national des marques que, même si la date de l’enregistrement international de marque est plus récente, vous bénéficiez d’une protection sur son territoire à compter de la date correspondant à l’enregistrement national ou régional.

L’office nous informera qu’il a “pris note du remplacement”, afin que nous puissions également inscrire les informations au registre international. Ces informations deviendront alors accessibles au public.

Astuce! Les procédures utilisées pour “prendre note du remplacement” varient suivant les offices de propriété intellectuelle. Des émoluments peuvent s’appliquer. Pour plus d’informations, consulter les profils des membres du système de Madrid disponibles sur le portail eMadrid. Sélectionnez le ou les office(s) de propriété intellectuelle qui vous intéressent et cochez la case “remplacement” sur la page “Sélectionner les informations”.

Un exemple pratique de remplacement

  1. Vous êtes titulaire d’un enregistrement national de marque en Australie daté du 1er janvier 2010;
  2. Le 1er mars 2022, vous déposez une demande d’enregistrement international de marque désignant l’Australie.
  3. Si l’Office de la propriété intellectuelle de l’Australie accorde une protection, votre marque bénéficiera d’une protection en Australie au titre de l’enregistrement international de la marque à compter du 1er mars 2022.
  4. Si l’enregistrement international de la marque correspond à l’enregistrement national/régional (c’est-à-dire qu’il porte sur la même marque, les mêmes produits et services, et qu’il est effectué au nom du même titulaire), il remplacera automatiquement l’enregistrement national de la marque en Australie et conservera sa date (1er janvier 2010).

Remplacement et BREXIT

Si vous aviez précédemment désigné l’Union européenne dans un enregistrement international de marque, vous savez sans doute que suite au BREXIT, la désignation initiale de l’UE ne couvre plus le Royaume-Uni.

Si l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni vous a accordé une protection avant le 31 décembre 2020, il aura créé pour vous un nouveau droit national de marque distinct afin de garantir la continuité de la protection après le BREXIT.

Si vous souhaitez que votre enregistrement international de marque couvre à nouveau le Royaume-Uni, vous pouvez demander une désignation postérieure à l’aide de la fonction “Étendre la protection de votre enregistrement” sur le portail eMadrid. Dans ce cas, vous pouvez demander à l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de “prendre note” du remplacement de l’enregistrement national. L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni indiquera alors, dans son registre national, que vous avez bénéficié d’une protection au titre d’un enregistrement national de marque au Royaume-Uni, et fera mention de la date de désignation initiale de l’Union européenne qui figure dans votre enregistrement international de marque.

Pour en savoir plus

  • Guide du système de Madrid (paragraphes 823 à 842)